Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc.

Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc.
Суд	Апелляционный суд девятого округа США
Полное название дела	Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc.
Решенный	8 марта 2011 г.
Членство в суде
Судьи сидят	Стивен С. Тротт , Ким Маклейн Уордлоу и Майкл В. Мосман .

Дело Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9-й округ 2011 г.), решение по которому было принято 8 марта 2011 г., в котором Апелляционный суд девятого округа США постановил, что использование товарного знака конкурента в качестве ключевого слова для поисковой рекламы в Интернете не является нарушением прав на товарный знак . В данном случае Network Automation рекламировала свой собственный конкурирующий продукт в поисковых запросах, содержащих товарный знак ActiveBatch компании Advanced Systems Concepts. При определении того, имело ли место нарушение прав на товарный знак, суд оценил факторы, имеющие отношение к вероятности введения клиентов в заблуждение, изложенные в деле AMF Inc. против Sleekcraft Boats. и пришел к выводу, что путаница маловероятна.

Фон

Google и другие поисковые системы Интернета и сайты электронной коммерции сделали рекламу по ключевым словам в поисковых системах повсеместной. Network Automation («Сеть») и Advanced Systems Concepts («Системы») продавали программное обеспечение для планирования заданий и управления, которое рекламировалось в результатах поисковых систем. Продукт Network назывался Automate , а продукт Systems — ActiveBatch . Network решила купить ключевое слово «ActiveBatch», чтобы, когда пользователи искали «ActiveBatch», веб-сайт Network отображался в виде рекламной ссылки в отдельных разделах результатов поиска, включая Google Search и Microsoft Bing . Systems отправила в Network письмо, в котором говорилось, что использование Network в качестве ключевого слова «ActiveBatch» нарушает права на товарный знак Systems. В результате Network подала иск с требованием вынесения декларативного решения о ненарушении прав. Впоследствии Systems подала встречный иск и заявила о нарушении прав на товарный знак в соответствии с Законом Лэнхэма , 15 USC § 1114. и поэтому потребовал предварительного судебного запрета на использование Network «ActiveBatch».

История нарушения прав на товарный знак

Существенным условием нарушения прав на товарный знак является введение потребителя в заблуждение. В деле Девятого окружного суда 1979 года «AMF Inc. против Sleekcraft Boats» были выявлены восемь факторов, определяющих вероятность путаницы между родственными товарами:

1. сила знака
2. близость товара
3. сходство знаков
4. свидетельство фактического замешательства
5. используемые маркетинговые каналы
6. тип товара и степень осторожности, которую может проявить покупатель
7. намерение ответчика при выборе знака
8. вероятность расширения продуктовой линейки

В 1999 году в другом деле Девятого окружного суда, Brookfield Communications, Inc. против West Coast Entertainment Corp. , было установлено, что из восьми факторов Sleekcraft три из них были наиболее значимыми для дел, связанных с Интернетом, которые известны как «Интернет-факторы». троица» или «Интернет-тройка».

1. сходство знаков
2. родственность предлагаемых товаров и услуг
3. одновременное использование Интернета как маркетингового канала

В деле Брукфилда также подчеркивалась гибкость в применении закона к Интернету, новой, развивающейся технологии:

Мы должны остро осознавать чрезмерную жесткость при применении закона в контексте Интернета; новые технологии требуют гибкого подхода.

— Brookfield Communications, Inc. против West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036, 1054 (9-й округ 1999 г.).

Заседание районного суда

Окружной суд вынес предварительный судебный запрет в отношении Network, использующего знак ActiveBatch. Окружной суд проанализировал восемь факторов Sleekcraft и подчеркнул, что «интернет-тройка» из Брукфилда была наиболее значимой, и установил, что все они отдают предпочтение Systems. Решение суда основывалось на использовании Сетью идентичного знака «ActiveBatch» для продажи продукта, напрямую конкурирующего с продуктом Systems, а также на том факте, что и Network, и Systems использовали Интернет для рекламы. Окружной суд также пришел к выводу, что многие другие факторы Sleekcraft были в пользу Systems, в том числе степень заботы о потребителях, поскольку «как правило, интернет-потребители проявляют низкую степень заботы».

Сеть незамедлительно подала апелляцию.

Мнение девятого округа

отменил Апелляционный суд девятого округа США решение окружного суда о повторном рассмотрении дела. Он пришел к выводу, что вероятность путаницы недостаточна для обоснования нарушения прав на товарный знак , и поэтому снял судебный запрет, наложенный на Network. Девятый округ пояснил, что в своем решении по делу Брукфилда он не предполагал, что «Интернет-тройка» станет жестким критерием нарушения прав на товарный знак в Интернете. Скорее, он еще раз подчеркнул, что факторы и принципы, рассматриваемые в Sleekcraft, не являются исчерпывающими и должны гибко применяться в контексте интернет-торговли и других новых технологий. Девятый окружной суд решил, что окружной суд слишком жестко применил факторы Брукфилда, и сделал упор на гибкость, а не на жесткость для «интернет-тройки» из Брукфилда.

Соответствующими факторами, рассмотренными Девятым округом, являются:

1. сила знака
2. свидетельство фактического замешательства
3. тип товара и степень заботы, проявленной потребителями
4. появление рекламных объявлений и окружающего их контекста в результатах поисковых систем.

Сила знака

Суд девятого округа пришел к выводу, что этот фактор в пользу Systems, поскольку знак «ActiveBatch» был названием продукта Systems, а также зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком. Любой потребитель, ищущий «ActiveBatch», скорее всего, будет искать конкретный продукт, а не категорию товаров.

Близость товаров

Продукты компаний «Системы» и «Сеть» были практически взаимозаменяемыми, поэтому районный суд рассмотрел этот фактор изолированно и вынес решение в пользу «Системс». Однако Девятый окружной суд пришел к выводу, что этот фактор следует учитывать наряду с другими факторами, такими как маркировка и внешний вид рекламы, а также степень заботы потребителей. Федеральный суд пришел к выводу, что окружной суд слишком сильно взвесил этот фактор, не приняв во внимание тот факт, что обе компании были прямыми конкурентами.

Сходство знаков

Тест на сходство двух знаков сравнивает внешний вид, звук и значение знаков. Такое сравнение невозможно, если не существует двух различных товарных знаков. Окружной суд ошибочно воспринял ключевое слово «ActiveBatch», купленное Network, и продукт ActiveBatch от Systems как два разных товарных знака. Федеральный суд пришел к выводу, что ключевое слово «ActiveBatch», приобретенное Network, является тем же товарным знаком, что и продукт ActiveBatch, поэтому сравнение сходства не имело значения.

Доказательства фактического замешательства

Доказательства фактического замешательства не являются необходимыми для доказательства вероятности замешательства потребителей , поэтому Девятый окружной суд согласился с окружным судом в том, что этому фактору не было придано никакого значения.

Вид товара и степень ухода

Федеральный суд установил, что окружной суд ошибочно пришел к выводу, что этот фактор был в пользу Systems, поскольку в деле Брукфилда 1999 года пользователи Интернета проявляли низкую степень осторожности. Интернет-пользователи больше не проявляют низкой степени внимательности во многих ситуациях. Девятый окружной суд также пришел к выводу, что тип и стоимость товара влияют на степень заботы потребителя. Потребитель дорогого программного обеспечения для бизнеса с большей вероятностью поймет поисковые системы и спонсируемую рекламу и, следовательно, с меньшей вероятностью запутается.

Маркетинговые каналы

Федеральный суд решил, что этот фактор менее важен, если канал сбыта неясен. Интернет-реклама становилась повсеместной, поэтому использование одного и того же маркетингового канала не дает никакой информации о вероятности запутывания потребителей. Районный суд неправильно взвесил этот фактор в пользу Системы.

Намерение ответчика

Девятый окружной суд пришел к выводу, что районный суд неправильно рассмотрел этот фактор в отдельности и предположил, что Сеть сознательно использовала аналогичный товарный знак для обмана потребителей. Поскольку Network предлагала продукт, конкурирующий с ActiveBatch, Network не пыталась ввести потребителей в заблуждение, а информировала их о других вариантах сопоставимых продуктов.

Вероятность расширения продуктовой линейки

Окружной суд правильно проигнорировал этот фактор, поскольку вероятность расширения не применима, когда две компании являются прямыми конкурентами.

Другие важные факторы

Восемь факторов Sleekcraft никогда не были исчерпывающим списком. Внешний вид рекламы также имел большое значение. Районный суд правильно проанализировал тексты рекламы и пришел к выводу, что в тексте нет четкого указания источника, что могло привести к замешательству потребителей. Однако Девятый окружной суд установил, что реклама Google Search и Microsoft Bing была отделена от результатов поиска и помечена как «рекламные ссылки», поэтому путаница была менее вероятной.

Заключение

Это был важный случай для рекламы по ключевым словам, поскольку в заключении убедительно говорилось, что ключевые слова, связанные с товарными знаками, не нарушают авторских прав. Кроме того, в заключении Девятого окружного суда говорилось, что предыдущие судебные решения, касающиеся нарушения прав на товарные знаки в Интернете, слишком жестко зависели от конкретных факторов и не учитывали всю картину в контексте новых появляющихся технологий. Результаты этого дела усложнят будущим истцам подачу жалоб на нарушение прав на товарный знак при использовании рекламы по ключевым словам.

Дальнейшее чтение

• Исраэльсен, Грег (2012), «В поисках теста на товарные знаки: запрос девятого округа в области сетевой автоматизации », BYU Law Review , 2012 : 525 .