Microsoft Corp. v. Motorola Inc.

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.
Суд	Апелляционный суд девятого округа США
Полное название дела	Microsoft Corp. против Motorola, Inc., Motorola Mobility, Inc. и Gen. Instrument Corp.
Спорил	11 сентября 2012 г.
Решенный	28 сентября 2012 г.
Цитаты	696 Ф.3д 872 ; 104 USPQ2d 2000 г.; 12 Кал. Ежедневная соч. Серв. 11, 223; Ежедневный журнал, 2012 г., 13, 619 д.р.
История болезни
Предыдущая история	2:10-cv-01823-JLR, 871 F. Доп. 2d 1089 ( WD Washington, 2012 г.)
Холдинг
Временный запрет на иск оставлен в силе после промежуточной апелляции
Членство в суде
Судьи сидят	Марша Берзон , Джон Клиффорд Уоллес , Сидни Р. Томас
Мнения по делу
Большинство	Берзон

Microsoft Corp. против Motorola Inc. , 696 F.3d 872 (9-й округ 2012 г.) — дело девятого округа Апелляционного суда США о разумном и недискриминационном лицензировании (RAND) и иностранном судебном запрете .

Первоначально иск был подан Microsoft против Motorola в Западный окружной суд Вашингтона 9 ноября 2010 года, в котором утверждалось, что Motorola нарушила свое разумное и недискриминационное лицензионное соглашение, по которому Microsoft была сторонним бенефициаром . Окружной суд постановил, что соглашение компании с организацией по стандартизации о предоставлении разумных и недискриминационных условий лицензирования (RAND) всем остальным сторонам представляет собой договор, который подлежит исполнению третьими сторонами.

Пока продолжался судебный процесс по внутреннему контракту в США, в июле 2011 года Motorola подала в суд на Microsoft в Германии за нарушение патентных прав. Окружной суд Германии вынес судебный запрет, запрещающий Microsoft продавать предположительно нарушающие авторские права продукты в Германии на основании немецкого патентного законодательства. Затем Microsoft потребовала судебного запрета на судебный запрет на нарушение патентных прав в Германии.

Окружной суд вынес Microsoft судебный запрет, который не позволял Motorola применять судебный запрет на нарушение иностранных патентов , который Motorola добилась против Microsoft в Германии. После вынесения Microsoft предварительного судебного запрета дело было передано в Апелляционный суд по промежуточной апелляции Motorola. Апелляционный суд девятого округа рассмотрел судебный запрет, вынесенный окружным судом иностранным судом за злоупотребление полномочиями , и подтвердил решение окружного суда.

Фон

Motorola была обладателем патентов, которые считались важными для отраслевых стандартов 802.11 и H.264 , а это означает, что было бы необходимо использовать идеи, воплощенные в этих патентах, если бы кто-то хотел создать устройство, соответствующее этим стандартам. Многие организации, устанавливающие стандарты, чтобы уменьшить вероятность задержки патентов и усилить конкуренцию, попросили владельцев любых важных для стандартов патентов согласиться лицензировать эти патенты на справедливой, неограничительной основе. Компания Motorola заявила о своей готовности лицензировать эти патенты на условиях RAND на всемирной, недискриминационной основе в письмах как в Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), так и в Международный союз электросвязи (ITU). У Microsoft было несколько продуктов, в которых использовались эти стандарты, в первую очередь Xbox 360 и персональные компьютеры под управлением Microsoft Windows.

21 и 29 октября 2010 г. Motorola направила письма в Microsoft с предложением лицензировать ее важные для стандартов патенты на стандарты 802.11 и H.264 соответственно. В предложении предусматривалась ставка роялти в размере 2,25% от цены всех конечных продуктов, продаваемых Microsoft с использованием технологий, защищенных этими патентами. Microsoft сочла эти условия явно необоснованными и в ответ возбудила дело о нарушении контракта против Motorola, заявив, что Motorola нарушила свое соглашение с IEEE и ITU о предоставлении разумных и недискриминационных условий лицензирования всем потенциальным лицензиатам в глобальном масштабе.

В июле 2011 года Motorola в ответ подала иски о нарушении патентных прав против Microsoft в Германии на многие продукты, в которых использовались стандарты, принадлежащие Motorola. Контракты RAND компании Motorola заключались напрямую между Motorola и организацией, устанавливающей стандарты; Microsoft как третья сторона не была признана вовлеченной стороной в соответствии с немецким патентным законодательством .

С другой стороны, 27 февраля 2012 г. в США Западный окружной суд Вашингтона постановил, что гарантийные письма Motorola в IEEE и ITU, в которых говорилось, что Motorola предоставит условия RAND на глобальной основе всем потенциальным лицензиатам, установили контракт между Motorola и организациями, устанавливающими стандарты. Кроме того, поскольку в тексте контракта не было указано добавление условий, обеспечивающих право на условия RAND, утверждения Motorola о том, что лицензиату придется вести переговоры, чтобы иметь право на условия RAND, были проигнорированы. 28 марта 2012 года Microsoft обратилась в окружной суд с просьбой выдать временный запретительный судебный приказ и предварительный судебный запрет, чтобы запретить Motorola применять любые судебные запреты, которые она может получить в Германии.

2 мая 2012 года Motorola выиграла дело в Германии и добилась судебного запрета на продажу Microsoft продуктов, нарушающих авторские права, в Германии. Немецкий запрет не был самодостаточным; Для исполнения решения Motorola должна будет выплатить залог для покрытия потенциальных убытков Microsoft, если решение о нарушении будет отменено в апелляционном порядке.

Судебное разбирательство

Претензии истца

Microsoft заявила, что лицензионные предложения Motorola нарушают ее соглашение о предоставлении разумных и недискриминационных условий всем потенциальным лицензиатам. Microsoft утверждала, что ставка роялти в размере 2,25% была явно необоснованной и что ставка роялти, основанная на цене конечного продукта, была несправедливой для продуктов, которые не были ориентированы на внедрение соответствующих стандартов. Если бы Motorola изначально предложила явно необоснованные условия – независимо от того, какие условия в конечном итоге были согласованы – то она действовала бы недобросовестно в отношении своего обязательства предоставить разумные условия лицензирования на недискриминационной основе и нарушила бы свои контракты с IEEE и МСЭ.

Предварительное ходатайство о судебном запрете

Microsoft добивалась судебного запрета на иск, утверждая, что судебный запрет в Германии был неуместным, потому что:

• Письма Motorola от 21 и 29 октября с требованием денежной выплаты за всемирную лицензию на патенты Motorola, относящиеся к стандартам 802.11 и H.264, продемонстрировали, что денежной компенсации будет достаточно в качестве альтернативы судебному запрету.
• Microsoft стремилась получить лицензию на патенты Motorola, имела право на лицензию RAND в качестве стороннего бенефициара, и такое лицензионное соглашение RAND в конечном итоге заключалось между сторонами либо путем переговоров, либо путем установления условий судом.

Требования ответчика

В первоначальном иске Motorola утверждала, что ее условия были разумными, поскольку они были стандартными условиями лицензирования, с которыми согласились многие другие лицензиаты. Кроме того, Motorola утверждала, что ее согласие предоставить условия RAND зависело от того, что лицензиат свяжется с Motorola и обсудит условия лицензии, в то время как интерпретация Microsoft заключалась в том, что всем потенциальным лицензиатам были предоставлены условия RAND по умолчанию. Поскольку Microsoft не выполнила эти условия, необходимые для получения права на условия лицензирования RAND, Motorola заявила, что не несет никаких обязательств по предоставлению условий RAND и, следовательно, не может нарушать какой-либо контракт.

Защита от предварительного ходатайства о запрете

В ответ на ходатайство Microsoft о предварительном запрете на иск компания Motorola заявила следующее:

• Было неправомерно, что суд определил ставку RAND по крайней мере до того, как патентный лицензиар и лицензиат не смогли предоставить ставку в результате добросовестного торга.
• Судебный процесс в Германии нельзя назвать «досадным», поскольку немецкий суд вынес решение в пользу Motorola.
• Судебный запрет нетерпимо оскорбляет вежливость, поскольку ее претензии на патенты в Германии имеют обоснование в соответствии с немецким законодательством, а также потому, что немецкие суды, у которых были отличные юридические заключения от суда США, не истолковали обязательство RAND о заключении контракта с третьими сторонами.
• Судебный запрет лишил Motorola возможности защищать свои немецкие патенты на единственном форуме, где эти патенты могут быть защищены.

Решение суда

Районный суд

14 мая 2012 г. окружной суд выдал Microsoft судебный запрет в Германии, а также судебный запрет по делу E. & J. Gallo Winery против Andina Licores SA , 446 F.3d 984 и Applied Medical v. . The Surgical Company , 587 F.3d 909, которая включала три фактора:

• Являются ли стороны и вопросы одинаковыми как во внутренних, так и во внешних исках, и является ли первое действие диспозитивным по отношению к иску, который должен быть предписан.
• Будет ли иностранный судебный процесс (1) мешать политике суда, вынесшего судебный запрет; (2) быть раздражающим или угнетающим; (3) угрожать юрисдикции суда, вынесшего решение, в отношении вещей (например, имущества); или (4) если разбирательство наносит ущерб другим справедливым соображениям.
• Является ли влияние судебного запрета на вежливость терпимым.

Наряду с рамками суд постановил следующее:

• Дело по контракту, включая обязательства Motorola RAND перед МСЭ, в суде США будет иметь решающее значение для решения немецкого суда. Окружной суд установил, что иски Microsoft, основанные на договоре, будут охватывать патентное дело и судебный запрет в Германии.
• Судя по времени подачи заявки в Германии и обстоятельствам, на которые Motorola претендовала только в отношении двух из ста своих основных патентов, судебный процесс Motorola в Германии вызвал обеспокоенность по поводу поиска форумов и раздражающего или репрессивного воздействия на Microsoft. Более того, окружной суд пришел к выводу, что действия Motorola лишили окружной суд возможности должным образом вынести решение по контрактному иску.
• Влияние запрета на иск на вежливость было бы терпимым, поскольку иск Германии был подан после иска США, объем запрета на иск не повлиял на юридическую силу Motorola, за исключением судебного запрета в связи с предполагаемым нарушением патентных прав, а суд США сильный интерес к этому делу, поскольку обе компании базировались в США и оспаривали контракт, заключенный на территории США.

Девятый контур

Девятый округ принял ту же основу и рассмотрел решение окружного суда на предмет злоупотребления полномочиями. 28 сентября 2012 года, изложив фактическую и процессуальную историю судебных исков сторон в США и Германии, суд подтвердил иск Microsoft о запрете на иск, запретив Motorola препятствовать продажам многих продуктов Microsoft в Германии. Постановив, что суд обсудил каждый из приведенных выше доводов Моторолы, он отклонил их следующим образом:

• Судебный запрет на продажу был не единственным средством правовой защиты, согласующимся с договорными обязательствами по лицензированию пользователей патентов МСЭ, имеющих важное значение для стандартов.
• Судебное разбирательство все равно могло бы быть «досадным», даже если бы оно имело некоторые основания. Действия Моторолы районный суд смог расценить как маневр.
• Тот факт, что разные юрисдикции по-разному отвечают на один и тот же юридический вопрос, не создает невыносимой проблемы вежливости.
• Действие запретительного судебного запрета распространялось только на судебные запреты, которые Motorola получила в Германии, и Motorola смогла продолжить судебное разбирательство по своему немецкому патенту, за исключением вынесенного ею судебного запрета.

Поскольку судебный запрет был предназначен только для того, чтобы не дать Microsoft понести убытки на время вынесения решения по делу, он действовал только до тех пор, пока не было принято окончательное решение, и только мешал Motorola применить судебный запрет по делу о нарушении патентных прав в Германии. После того как девятый округ подтвердил, что судебный запрет находится в пределах юрисдикции суда и необходим для защиты Microsoft, все дело было возвращено в окружной суд для завершения.

После разбирательства и последствия

В окружном суде гарантийные письма Motorola в IEEE и ITU рассматривались как формирующие договор, в котором говорилось, что Motorola в конечном итоге получит условия лицензирования RAND со своими лицензиатами. Контракт не гарантировал, что любые первоначальные предложения по лицензии будут включать условия RAND; однако, если бы Motorola предложила явно необоснованные условия, она поступила бы недобросовестно, не желая в конечном итоге достичь условий RAND со своими лицензиатами. Поскольку требования к условиям RAND по своей сути различаются от компании к компании, суд не принял немедленного решения относительно того, было ли первоначальное предложение Motorola явно необоснованным и нарушением контракта. Суд постановил, что Motorola было запрещено предпринимать дальнейшие действия против Microsoft на основании нарушения патентных прав, связанных со стандартами 802.11 и H.264, и что Microsoft и Motorola должны были достичь соглашения на условиях RAND о лицензировании тех же патентов. Впоследствии Microsoft и Motorola подали несколько исков и встречных исков по одному и тому же вопросу: Microsoft утверждала, что Motorola предложила явно необоснованные условия, а Motorola утверждала, что ее предложение было разумным. По состоянию на 4 сентября 2013 г. Microsoft выиграла иск о необоснованности запрошенных Motorola гонораров и выиграла около 14,5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.

упоминалось В нескольких последующих делах дело Microsoft против Motorola в качестве прецедента, согласно которому соглашение с организацией, устанавливающей стандарты, о предоставлении лицензиатам условий RAND представляет собой контракт и что следует избегать судебных запретов на нарушение патентных прав в пользу переговоров по лицензионному соглашению RAND.

См. также

• Патентная засада
• Разумное и недискриминационное лицензирование
• Коллизия законов
• Патентные войны на смартфонах

Внешние ссылки

• Официальный сайт Майкрософт
• Официальный сайт Моторолы