Спор о товарном знаке угги

Споры о товарных знаках угги — это споры между некоторыми производителями обуви о том, является ли «угги» охраняемым товарным знаком или общим термином и, следовательно, не подлежит охране товарного знака . В Австралии и Новой Зеландии, где «угги» — общий термин для обозначения стиля обуви, 702 зарегистрированных товарных знака содержат термин «угги» в различных логотипах и дизайнах. Напротив, UGG является зарегистрированной торговой маркой калифорнийской компании Deckers Outdoor Corporation в более чем 130 странах мира, включая США, Европейский Союз и Китай.

Угги (иногда их называют угги ) в Австралии и Новой Зеландии из овчины унисекс распространены ботинки . Однако во многих других странах угги — это бренд обуви, принадлежащий Deckers. Сапоги изготавливаются из двусторонней овчины с начесом внутри и дубленой внешней поверхностью, часто на синтетической подошве. Ботинки возникли в Австралии и Новой Зеландии, первоначально как утилитарная обувь, которую носили для тепла и комфорта. Сапоги UGG стали модным трендом в США в конце 1990-х и стали мировой тенденцией в конце 2000-х.

Закон о товарных знаках в США

Пара угги из США , название которых является товарным знаком.

Пара угги, сделанные в Австралии , название которых является общим.

Закон Лэнхэма является основным законом, регулирующим федеральный закон о товарных знаках в Соединенных Штатах; однако, поскольку это применимо только к «торговле, которая может на законном основании регулироваться Конгрессом», в нем не рассматриваются термины, используемые в зарубежных странах. Этой цели служит руководство по доктрине иностранных эквивалентов .

Согласно доктрине «иностранных эквивалентов», термин на иностранном языке, используемый в зарубежной стране и считающийся в этой стране родовым, не может быть импортирован в Соединенные Штаты и использован в качестве товарного знака. Применяя эту доктрину, суды последовательно ссылаются на два политических обоснования. Первое обоснование: «доктрина служит интересам внутренней конкуренции»:

«Из-за разнообразия населения Соединенных Штатов, а также временных посетителей, которые все являются частью рынка Соединенных Штатов, торговля в Соединенных Штатах использует бесчисленные иностранные языки. Ни один торговец не может получить исключительное право на регистрацию товарного знака. если бы эта эксклюзивность помешала конкурентам обозначать продукт так, как он есть, на языке, который их клиенты знают лучше всего». — Otokoyama Co. Ltd. против Wine of Japan Import Inc.

Второе обоснование: «доктрина служит интересам международной вежливости »:

«Поскольку американские компании оказались бы в затруднительном положении в международной торговле, если бы зарубежные страны предоставили защиту товарных знаков родовым английским словам, Соединенные Штаты отвечают взаимностью и отказываются от защиты товарных знаков родовых иностранных слов». — Энрике Бернат Ф., SA против Guadalajara, Inc.

Однако в Руководстве по процедуре экспертизы товарных знаков («TMEP») говорится, что критерием применения доктрины иностранных эквивалентов является то, «будет ли это слово для американских покупателей, знакомых с иностранным языком, обозначать его английский эквивалент». Таким образом, суды обычно интерпретируют эту доктрину как неприменимую, если родовое слово является словом не иностранного языка, а слова из англоязычной зарубежной страны.

В судебных делах отмечалось, что родовой статус, присвоенный англоязычным словам в зарубежных странах, не имеет никакого отношения к регистрации знаков в Соединенных Штатах. Аргумент об универсальности был выдвинут в отношении угги и был отклонен окружным судом США, который сослался в подтверждение на следующие дела. В деле Anheuser-Busch, Inc. против Stroh Brewery Co. суд отклонил как неуместное общее использование фразы «пиво из Лос-Анджелеса» в Австралии для обозначения слабоалкогольного пива . Суд постановил, что «термин может быть общим в одной стране и наводящим на размышления в другой». и что универсальность в Австралии не имела значения. В деле Carcione v. The Greengrocer, Inc. суд отклонил как несущественное общее использование термина « Gregrocer » в большинстве англоязычных стран для обозначения розничного продавца фруктов. Суд отклонил этот аргумент на том основании, что не имеет значения, как термин используется за пределами Соединенных Штатов: «Стороны согласны с тем, что этот термин является общим в Великобритании. Поскольку здесь мы имеем дело с американским законодательством о товарных знаках и, следовательно, с американскими потребителями, ни британское использование, ни словарное определение, указывающее на такое использование, не являются определяющими». В другом деле суд заявил, что, хотя термин может быть общим в другой стране, если «он не признан таковым в этой стране [США]… этот знак все равно должен рассматриваться как произвольный и причудливый в Соединенных Штатах». " и, таким образом, сохраняет право на регистрацию в качестве товарного знака в США.

Поскольку доктрина является скорее руководящим принципом, чем правилом, она подвергалась критике, причем комментаторы отмечали, что суды Соединенных Штатов часто противоречивы и непоследовательны в применении доктрины и что она дает мало указаний владельцам при выборе знаков или судам при выборе знаков. оценка охраноспособности или вероятности путаницы знаков. предложила Международная ассоциация товарных знаков отменить эту доктрину и заменить ее доктриной, которая в равной степени применима ко всем иностранным словам, независимо от того, взяты ли они из иностранного или английского языка, и чтобы они учитывали законы о товарных знаках этой страны. . Согласно предлагаемым изменениям, «общие термины никогда не подлежат охране как товарные знаки и не подлежат регистрации».

Споры о товарных знаках

Логотип Deckers UGG, зарегистрированный в 1999 году.
Deckers зарегистрировала товарный знак «ugg» в более чем 130 странах.

Торговая марка UGG была предметом споров в нескольких странах. Товарный знак «Ugh-Boots» был удален из реестра товарных знаков Австралии за неиспользование. За пределами Австралии и Новой Зеландии «UGG» заглавными буквами является зарегистрированной торговой маркой Deckers Outdoor Corporation .

В 1971 году австралийский серфер Шейн Стедман зарегистрировал название «UGH-BOOTS» в качестве товарного знака в Австралии и начал продавать ботинки из овчины под этим названием. В 1982 году он зарегистрировал название «UGH» и логотип, содержащий стилизованное солнце и слова «UGG AUSTRALIA». В 1979 году Брайан Смит, еще один австралийский серфер, подал заявку на должность дистрибьютора в США компании Country Leather, западноавстралийского производителя угги, и начал продавать свои ботинки австралийского производства в Нью-Йорке и серферам в Калифорнии. В 1987 году он основал Ugg Holdings Inc., а в 1995 году приобрел товарные знаки у Steadman. В 1996 году он продал свою долю компании Deckers, а в 1999 году Deckers зарегистрировал товарные знаки «UGG» в США и 25 зарубежных странах. Deckers начала отстаивать свою новую торговую марку и разослала письма о прекращении противодействия австралийским производителям, которые использовали название «угги» для своих ботинок, но в остальном не предприняли никаких действий. В начале 2000-х годов спрос на угги резко возрос, отчасти из-за того, что Deckers потратила 8 миллионов долларов США на маркетинг, а также благодаря поддержке нескольких знаменитостей.

За девять месяцев до сентября 2004 года объем продаж угги составил 39,2 миллиона долларов, что на 180% больше, чем в предыдущем году. Также планировалось расширить бренд UGG, включив в него шапки, шарфы и перчатки. С продолжающимся ростом популярности компания Deckers начала серьезные усилия по прекращению использования названия «угги» другими производителями. Юридическая фирма Декерса, Middletons of Melbourne , разослала письма о прекращении противоправных действий ряду австралийских и американских производителей, которые продавали угги через Интернет, запретив им продавать угги на eBay или использовать это слово в своих доменных именах или зарегистрированных названиях компаний. .

Uggs-N-Rugs Фабрика в Кенвике, Западная Австралия.

Производство уггов в Австралии было преимущественно кустарным промыслом . Не имея ресурсов для борьбы с Deckers, 20 австралийских производителей сформировали Австралийскую ассоциацию овчины, чтобы оспорить претензии корпорации, утверждая, что «угги» — это общий термин, относящийся к сапогам из овчины на плоском каблуке, надеваемым без застежки. Они также утверждали, что австралийские производители десятилетиями производили и продавали обувь этого типа, в том числе экспортировали ее в США. Один из этих производителей, Perth's Uggs-N-Rugs , который производил угги с 1978 года и продавал их через Интернет с 1996 года, обратился к австралийскому регулятору товарных знаков, IP Australia . Офицер, слушавший дело, заявил, что «факты в подавляющем большинстве подтверждают предположение о том, что термины (угги, тьфу и уг-сапоги) взаимозаменяемы, используются для описания конкретного стиля овчинных ботинок и являются первым и наиболее естественным способом описания этих ботинок». товары." В 2006 году компания Uggs-N-Rugs получила право использовать термин UGG BOOT/S и его вариации, такие как UGH BOOT/S. Этот случай стал темой телевизионного документального фильма 2006 года « , Хороший плохой и угги» . Консультантом Uggs-N-Rugs был Дэвид Стюарт. по указанию Рэйса: советником Декерса был Кристиан Димитриадис. по указанию Ашерста .

Deckers сохранила за собой права на свой логотип UGG, поскольку защита товарного знака распространяется только на то, как он выглядит целиком, а не на слова, которые он содержит. Название Ugg/UGG было признано родовым после того, как Регистратор товарных знаков обнаружил, что регистрация не дает «прав на родовой термин или термины, из которых он получен» и что идентичность различных товарных знаков «проистекает из дефисный характер выражения». Таким образом, ботинки UGH, ботинки UG и ботинки UGG («или другие варианты») без дефисов являются общими терминами в Австралии. IP Australia также постановила, что товарный знак «UGH-boots» (с дефисом) следует удалить из реестра товарных знаков за неиспользование, поскольку Декерс использовал только логотип UGG, а не знаки UGH. Первоначально Декерс отказался оплатить судебные издержки Uggs-N-Rugs, как того требует решение 2006 года. После публикации статьи в Wall Street Journal , в которой говорилось о надзоре, Декерс оплатил расходы в сентябре 2010 года. Постановление применяется только в Австралии, и Deckers по-прежнему владеет товарными знаками в других юрисдикциях, таких как США, Китай , Япония и Европейский Союз .

В 1998 году Декерс потребовал от американской компании Koolaburra прекратить нарушать права на торговую марку UGG. Кулабурра ответил, что они не использовали названия «UGG» или «UGH» и что единственным знаком, который они использовали, было «Ug». Декерс отправил еще одно письмо о прекращении противоправных действий в 2001 году и еще одно в 2003 году, но Кулабурра отказался прекратить использовать имя «Уг», и в 2004 году Декерс подал иск против Кулабурры в федеральный суд Калифорнии, утверждая (1) нарушение прав на товарный знак ( 2) ложное обозначение происхождения (Koolaburra маркировала свои ботинки как «австралийские угги»), (3) размывание торговой марки, (4) киберсквоттинг , (5) недобросовестная конкуренция, (6) унижение торговли, (7) несправедливое обогащение и (8) нарушение контракта (Декерс утверждал, что в 1998 году Кулабурра согласился прекратить использовать имя Уг). Кулабурра, в свою очередь, заявил, что название UGG является общим и не подлежит охране товарного знака. Поскольку знак UGG был зарегистрирован, Декерс имел право предположить, что он не был родовым, поэтому бремя доказывания лежало на Кулабурре.

В поддержку Кулабурра предоставил показания тренера Национальной сборной Америки по серфингу Питера Тауненда и . покупательницы обуви Nordstrom Хизер Колки Эти заявления были приняты судом как анекдотические. Кроме того, Кулабурра предоставил три примера общего использования Ugg в американских журналах; однако суд отметил, что самое последнее датировано 1980 годом. Кулабурра также процитировал в Нью-Йорке опубликованное в Оксфордском словаре английского языка определение «угга», ; однако это было отклонено после того, как Декерс обратился в Словарь с просьбой изменить определение «угги» с «разновидности мягких ботинок из овчины» на определение, включающее товарный знак UGG, что OED согласилось сделать. Затем Кулабурра заявил, что товарный знак UGG недействителен, поскольку Брайан Смит обманным путем зарегистрировал это имя, предоставив ложные заявления о том, что этот термин не является общим, утверждая, что «как гражданин Австралии Смит знал о том факте, что термин Ugg был общим термином». . Это было отклонено судом, поскольку мошенничество требует, чтобы заявитель «сознательно» сделал ложные заявления, постановив, что такое убеждение было субъективным, и установив, что даже если бы Смит знал, что этот термин является общим в Австралии, он, возможно, «честно считал [а] добросовестно полагать», что он не является универсальным в Соединенных Штатах.

Декерс в ответ представил заявления четырех профессионалов обувной индустрии, которые заявили, что «UGG» широко известно в отрасли как торговая марка, а не общий термин, и предоставили суду доказательства опроса, подтверждающие, что потребители в США считают UGG торговая марка; Среди женщин в возрасте от 18 до 45 лет, купивших обувь стоимостью более 100 долларов за последние 12 месяцев, 58% считали, что UGG — это торговая марка, и только 11% считали ее универсальной. Затем Кулабурра утверждал, что этот термин является родовым в соответствии с доктриной «иностранных эквивалентов» (согласно законодательству США, термин, используемый в другой стране и считающийся в этой стране родовым, не может быть импортирован в Соединенные Штаты и использоваться в качестве товарного знака). Это было отклонено, поскольку доктрина применялась только к терминам на иностранном языке. В феврале 2005 года суд вынес решение в пользу Deckers по их искам о «нарушении прав на товарный знак» и «недобросовестной конкуренции», установив, что потребитель, скорее всего, будет сбит с толку сходством «внешнего вида, вида и звука» между «Ug» и UGG, поскольку стороны продавали идентичную продукцию в условиях прямой конкуренции. Однако суд отказался вынести решение о действительности товарных знаков в Австралии, поскольку вмешательство в решения другой страны было сочтено неуместным.

Австралийская ассоциация овчины пытается изменить название UGG на региональный знак, аналогичный тому, который был достигнут для шампанского , что лишило бы его статуса товарного знака во многих юрисдикциях. В ответ Deckers акцентировала внимание на том, что ее угги производятся в Китае, а не в Австралии. В 2012 году продажи ботинок Deckers UGG составили более 630 миллионов долларов США, а бренд UGG, который теперь включает в себя шапки, шарфы, перчатки, тапочки, повседневную одежду, куртки, пальто и сумки составила более 1 миллиарда долларов США, при этом 30% продаж было произведено за пределами США.

Дела о нарушении прав на товарный знак

• В ходе дела о нарушении прав на товарный знак и фирменном стиле суд отклонил общий термин защиты в 2008 году голландский как неприменимый к контрафактным товарам. Суд также отклонил иск La Cheapa о том, что, поскольку австралийские компании считают, что «ugg» является общим названием, знак «UGG AUSTRALIA» не охраняется в странах Бенилюкса, отметив, что La Cheapa также признала, что знает, что UGG в Бенилюксе является известным брендом, который опровергли их аргумент о том, что UGG были универсальными. La Cheapa распространяла ботинки из овчины, купленные у поставщика в Китае, на интернет-сайте из Нидерландов, описывая их на своем веб-сайте как «100% оригинальные австралийские ботинки Ugg!!!», с «логотипом UGG на пятке» и в коробках. практически идентична упаковке Deckers. Суд признал их поддельными. Дело Декерса также включало продажу компанией La Cheapa импортных ботинок, произведенных компанией Jumbo Ugg Boots Binder Production Pty Ltd в Мельбурне , Австралия, под торговой маркой Jumbo Uggs. Суд заявил, что «учитывая точное сходство товара (а именно: ботинок)» и тот факт, что слово «угги» было частью бренда, а также тот бесспорный факт, что «бренд UGG» был популярен в странах Бенилюкса , он установило, что импорт и распространение ботинок из овчины, на этикетке которых содержалось слово «угги», «приносило несправедливое преимущество или наносило ущерб отличительному характеру бренда UGG» и, таким образом, являлось нарушением товарного знака Deckers.
• 25 декабря 2010 года Deckers подала иск о нарушении прав на товарный знак, пытаясь помешать Emu Australia использовать название UGG на своем веб-сайте продаж. 30 декабря Emu Australia подала встречный иск об аннулировании товарного знака Deckers UGG в США. В иске Emu утверждалось, что товарный знак Deckers был получен после подачи ложного заявления в Ведомство по патентам и товарным знакам США и поэтому был недействителен. 25 августа 2011 года дело было прекращено с предубеждением по соглашению сторон, однако условия урегулирования не разглашаются.
• В 2010 году действительность товарного знака UGG была оспорена в турецком суде местным производителем после того, как его заявка на регистрацию товарного знака, содержащего слова UGGBOOTS и АВСТРАЛИЯ, была отклонена. Судья Верда Чичекли вынесла решение в пользу Deckers, установив, что UGG не является общим термином и не имеет какого-либо описательного характера в турецком языке, за исключением обозначения продукции Deckers. Суд также постановил, что UGG является широко известным товарным знаком, получившим признание и отличительную особенность во всем мире, и, признав утверждения заявителя о том, что UGG является общим термином в Австралии, постановил, что такие предполагаемые факты не имеют никакого отношения к действительности товарного знака в пределах Турция. Декерсу также были присуждены судебные издержки по иску.
• В 2010 году IP Australia вынесла решение по спору о возражении в отношении товарных знаков между Deckers и Luda Production Pty Ltd, предоставив Luda право зарегистрировать товарные знаки UGG AUSTRALIA (& Design) и MADE BY UGG AUSTRALIA с возмещением расходов Deckers. Люда заявила, что «элементные угги» широко использовались на рынке обуви из овчины, но их использование не вызвало какой-либо путаницы с продукцией Luda UGG AUSTRALIA. Luda начала производство угги в 1981 году, а в 1982 году начала продавать ботинки с плетеными каблуками и знаком UGG AUSTRALIA. В 1984 году компания была зарегистрирована , и тогда Люда попыталась зарегистрировать товарный знак своего логотипа UGG AUSTRALIA , но Управление по товарным знакам попросило ее не продолжать, поскольку название было «описательным» и поэтому не подлежало регистрации. В 2004 году Люда подала еще одну заявку на товарный знак после того, как узнала о «других продуктах, продаваемых с вариациями элемента UGG» в сочетании со словом «Австралия». Декерс выступил против заявки по трем причинам: предварительное использование (Декерс утверждало, что предшествующее использование, указанное Людой, было недействительным, поскольку знак, который они стремились зарегистрировать, не был «точной копией» использованного ими знака), что Декерс имел более значительную репутацию. в Австралии и что Люда подала заявление недобросовестно. Суд установил, что Deckers не имела значительной репутации на австралийском рынке, где доминировала Luda Productions, и, таким образом, не выполнила требования Закона о торговой практике в отношении неправильного понимания общественностью происхождения производителя. Суд отметил, что использование Людой термина «UGG AUSTRALIA» на 22 года предшествовало защите Декерса о нарушении прав, что опровергло утверждение Декерса о том, что Люда торговала своей репутацией и что Люда подала иск не недобросовестно, а для того, чтобы получить установленные законом защита торговых марок, уже признанных в Австралии. Что касается иска о неиспользовании между Deckers и Luda Production Pty, IP Australia подтвердила, что Deckers владеет товарным знаком их лейбла UGG AUSTRALIA (с изображением солнца); однако сфера действия товарного знака Deckers была сужена и ограничилась только обувью.
• В 2011 году Декерс подала иск против китайской компании Dangdang по обвинению в продаже поддельных уггов в торговом центре Jingdong Mall и на Taobao , китайскоязычном веб-сайте, похожем на eBay и Amazon . Компания Dangdang, известная в Китае как «зимние ботинки», продавала ботинки австралийского производства с маркировкой Merino World UGG. В свою защиту представитель Jingdong Mall утверждал, что ботинки были другой марки, чем Deckers, и буквы в слове «UGG» имели другой дизайн. В поддержку он процитировал Baidu Baike , китайскую онлайн- энциклопедию описываются , в которой угги как общий термин для обозначения сапог из овчины. На просьбу прокомментировать ситуацию, менеджер по связям с общественностью и СМИ Австралийской торговой комиссии при посольстве Австралии в Шанхае Энтони-Ян заявил, что стиль зимних ботинок зародился в Австралии, где все такие ботинки называются угги. Логотипы австралийских производителей содержали слово «UGG», написанное большими печатными буквами на пятке ботинка, и суд установил, что такая практика вводила в заблуждение рядового потребителя. Суд постановил, что использование слова «ugg» в китайской торговле является нарушением китайского товарного знака Deckers «UGG», и привлек к ответственности производителей и дистрибьюторские фирмы.
  Пригород Шанхая Гаоцяо : является крупнейшей в стране производственной базой по производству зимних ботинок более 200 предприятий производят обувь на сумму более 1 миллиарда юаней (163 миллиона долларов США) в год; это также «крупнейшая в стране база по производству имитаций брендов UGG», где, по оценкам, 150 компаний производят поддельные UGG. Сапоги Deckers UGG стоили в Китае от 1500 до 8000 юаней (от 240 до 1300 долларов США), когда в 2011 году спрос превысил предложение, что привело к появлению большого рынка как поддельных угги, так и более дешевых угги, импортированных из Австралии.
• В 2016 году компания Deckers подала иск в суд Чикаго на компанию Australian Leather из Сиднея, обвиняя ее в нарушении прав на товарный знак UGG из-за 12 пар угги, проданных через Интернет американским покупателям, 4 из которых были куплены сотрудниками Deckers. В апелляции его представлял Ник Ксенофонт . В 2019 году суд обязал компанию Australian Leather выплатить 450 000 долларов США в качестве компенсации за ущерб и примерно 3 миллиона долларов в качестве судебных издержек ответчика. Компания Australian Leather подала апелляцию в Верховный суд США, которую представлял бывший австралийский сенатор Ник Ксенофонт . Федеральное правительство Австралии представило другу суда записку в поддержку апелляции. Однако Верховный суд отказался рассматривать апелляцию.