Lens.com, Inc. против 1-800 Contacts, Inc.
| Lens.com, Inc. против 1-800 Contacts, Inc. | |
|---|---|
| Суд | Апелляционный суд США по федеральному округу |
| Полное название дела | Lens.com, Inc., Апеллянт, v. 1-800 Contacts, Inc., Апеллянт. |
| Решенный | 3 августа 2012 г. |
| Цитирование | 686 Ф.3д 1376 |
| История болезни | |
| Предыдущая история | 92 049 925 ( USPTO (2011)) |
| Холдинг | |
| Товарный знак, предоставленный в связи с «компьютерным программным обеспечением», может считаться аннулированным, если зарегистрированный владелец просто использует компьютерное программное обеспечение «второстепенным» образом при розничных продажах других товаров. Компьютерное программное обеспечение, используемое таким образом, по определению факта не может считаться «товаром», который «продается или транспортируется в коммерческих целях» для целей раздела 15 USC § 1127. | |
| Членство в суде | |
| Судьи сидят | Полин Ньюман , Ричард Линн , Кимберли Энн Мур |
| Мнения по делу | |
| Большинство | Линн, к которому присоединился единогласный суд |
| Примененные законы | |
| 15 USC § 1064 , 15 USC § 1127 ( Закон Лэнхэма ) | |
Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Федеральный округ, 2012 г.) — это решение Апелляционного суда США по Федеральному округу , который постановил, что, когда программное обеспечение просто действует как «канал» для предоставления услуг через Интернет и не имеет независимой ценности как таковой , он не представляет собой «товар», «продаваемый или транспортируемый в коммерческих целях» для целей установления того, является ли товарным знаком для « компьютерное программное обеспечение» было «отказано» в соответствии с 15 USC § 1064 и 15 USC § 1127 (соответствующие разделы федерального закона Лэнхэма ). [1]
Это дело было важным, поскольку оно разъяснило точку зрения Федерального округа на требование «использования в коммерческих целях» для товарных знаков, когда применялось нетрадиционное использование товарного знака. Это имело последствия для владельцев товарных знаков, которые владели интеллектуальной собственностью, связанной с «компьютерным программным обеспечением», и продавали товары через Интернет. Это также коснулось владельцев товарных знаков, которые использовали свои знаки нетрадиционными способами. [2] или тех, чьи знаки были неправильно описаны в заявке на регистрацию товарного знака. [3]
Предыстория дела
[ редактировать ]Стороны были конкурирующими розничными продавцами контактных линз и сопутствующих товаров. В 2001 году Lens.com попыталась зарегистрировать торговую марку LENS в связи с « услугами розничного магазина, предлагающими контактные очки, предоставляемыми через глобальную компьютерную сеть». [1] Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) отклонило заявку, сославшись на предварительную регистрацию того же товарного знака другой компанией в связи с « компьютерным программным обеспечением, содержащим программы, используемые для электронного заказа контактных линз в области офтальмологии , оптометрии и оптики» . " [1] В конечном итоге Lens.com получил этот ранее зарегистрированный товарный знак от другой компании в рамках урегулирования иска. Однако Lens.com не приступила к регистрации товарного знака LENS в связи с услугами розничных магазинов , как она пыталась это сделать ранее. Компания продолжала продавать контактные линзы потребителям через свой веб-сайт.
В 2008 году апеллянт / истец 1-800 Contacts подал заявление в Совет по рассмотрению споров и апелляций по товарным знакам (TTAB) об аннулировании товарного знака LENS , утверждая, среди прочего, что апеллянт / ответчик Lens.com отказался от товарного знака, поскольку он никогда не продавал или занимался торговлей « компьютерным программным обеспечением ». [1] В 2010 году TTAB согласился, заявив, что «программное обеспечение Lens.com [было] просто второстепенным в розничной продаже контактных линз и [не было] «товаром в торговле», то есть «запрошенным или купленным на рынке». место для [его] внутренней ценности». [4]
Ходатайство Lens.com о пересмотре своего решения было отклонено TTAB позднее в 2010 году, и вскоре после этого ВПТЗ США приступило к аннулированию товарного знака. [5] Lens.com обжаловал решение об отмене в Федеральном окружном суде, который вынес свое решение 3 августа 2012 года.
Решение
[ редактировать ]Суд вынес решение в пользу апеллянта/истца по телефону 1-800 Contacts, подтвердив решение TTAB, указанное ниже.
Тот факт, что Lens.com не продавал программное обеспечение, в апелляции не оспаривался. Таким образом, согласно разделу 15 USC § 1127(1)(B), единственный способ, которым Lens.com мог доказать, что он использовал товарный знак и не отказался от него, — это доказать, что его программное обеспечение «перевозилось в коммерческих целях». Ссылаясь на данные акционеров , 495 F.2d 1360, 1361 (CCPA 1974), Суд установил, что статья не может квалифицироваться как таковая, если эта статья является «просто каналом, посредством которого [заявитель] оказывает услуги». [1] Кроме того, он напомнил об «устоявшемся» принципе из данных акционеров , согласно которому, когда предмет «не имеет независимой ценности, кроме услуг, такой предмет вряд ли будет самостоятельным товаром в торговле». [1]
Несмотря на обилие прецедентов в отношении «товаров в торговле», используемых в сочетании с услугами, Суд отметил отсутствие прецедентов в контексте интернет-услуг по вопросу о том, является ли программное обеспечение таких поставщиков услуг «независимым товаром в торговле», и, следовательно, собственно, является предметом товарного знака сам по себе или «просто второстепенным» для услуг в Интернете, и, следовательно, нет. [1] Суд заявил, что дело Planetary Motion, Inc. против Techsplosion, Inc. , 261 F.3d 1188, 1194 (11 округ 2001 г.), показало, что в некоторых случаях распространение программного обеспечения через Интернет может удовлетворить это требование. Однако он постановил, что такое решение должно приниматься на основе фактов в каждом конкретном случае. Суд также подтвердил, что применимым критерием было то, «является ли программное обеспечение: (1) просто каналом или необходимым инструментом, полезным только для получения услуг заявителя; (2) настолько неразрывно связано с услугой, что не имеет жизнеспособного существования». кроме них; и (3) не продается отдельно и не имеет какой-либо независимой ценности, помимо услуг». [1]
Применяя эти принципы к рассматриваемому делу, Суд установил, что программное обеспечение Lens.com было «просто каналом» для услуг розничной онлайн-продажи и было «неразрывно связано» с ним. Суд не нашел «никаких доказательств» того, что программное обеспечение имело какую-либо «независимую ценность». [1] Это отличало Planetary Motion , поскольку характер рассматриваемого программного обеспечения, сайта электронной почты под названием «Coolmail», отличался от любого «программного обеспечения», используемого Lens.com для продажи своих контактных линз через Интернет. В компании Planetary Motion потребители ассоциировали знак Coolmail с самим программным обеспечением, тогда как в случае с Lens.com потребители ассоциировали знак LENS с услугой по обслуживанию контактных линз, а не с программным обеспечением. Таким образом, он пришел к выводу, что товарный знак Lens.com не «используется в коммерческих целях» в сочетании с программным обеспечением, тем самым подтвердив решение TTAB, приведенное ниже, об аннулировании товарного знака. [6]
Наконец, Суд не согласился со вторым аргументом Lens.com, согласно которому TTAB ошибочно полагался только на часть материалов заявления Lens.com при принятии своего решения. Основываясь на приведенном ниже протоколе решения, Суд установил, что ТТАБ должным образом рассмотрел все материалы заявления. [7]
Последующие события
[ редактировать ]Пока это дело продолжалось, обе стороны были также вовлечены в другие судебные разбирательства по товарным знакам. Примерно через год после этого решения Апелляционный суд десятого округа разрешил еще один спор между 1-800 Contacts и Lens.com, на этот раз по поводу использования последним товарного знака своего конкурента в Google Adwords в качестве средства перенаправления клиентов на свой собственный сайт. веб-сайт. [8] Десятый округ постановил, что Lens.com не нарушал права на товарный знак , приобретая поисковую рекламу с использованием зарегистрированного на федеральном уровне товарного знака 1800 CONTACTS компании 1-800 Contacts в качестве ключевого слова.
В августе 2016 года Федеральная торговая комиссия подала административную жалобу на 1-800 Contacts, утверждая, среди прочего, что ее методы обеспечения соблюдения прав на товарные знаки в поисковой рекламе необоснованно ограничивают конкуренцию в нарушение Закона о Федеральной торговой комиссии. 1-800 Contacts отрицает все свои правонарушения и должен предстать перед судьей Федеральной торговой комиссии по административным делам в апреле 2017 года. [9]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Lens.com, Inc. против 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Федеральный округ, 2012 г.).
- ^ Гловер, Джерри (16 августа 2012 г.). «Федеральный округ разъясняет значение термина «использование в торговле» для товарных знаков» . Ливенс, Стрэнд и Гловер, ООО . Проверено 6 октября 2014 г.
- ^ Амато, Юо-Фонг (1 декабря 2012 г.). «Федеральный округ подтверждает отмену регистрации в случае ошибочной идентификации товаров» . Гордон Рис Скалли Мансухани, LLP . Проверено 26 октября 2014 г.
- ^ Lens.com , выше , стр. 3.
- ^ Там же .
- ^ Lens.com , выше , 12.
- ^ Lens.com , выше , стр. 12–13.
- ^ 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc. , 722 F.3d 1229 (10-й округ 2013 г.).
- ^ Дэвид О. Кляйн и Джошуа Р. Вуллер, Защита прав на товарные знаки и поисковая реклама в Интернете: нормативный риск для владельцев брендов , Судебный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности, ноябрь/декабрь. 2016.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Мэтисон, Хиллари Кейн (3 августа 2012 г.). «Товарный знак аннулирован, поскольку программное обеспечение, используемое в качестве канала предоставления услуг через Интернет, не является товаром в торговле» . Финнеган, Хендерсон, Фарабоу, Гарретт и Даннер, ЛЛП . Проверено 8 октября 2014 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
Работы, связанные с делом 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc. в Wikisource - Текст дела Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Федеральный округ, 2012 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Justia Leagle.
