Netscape Communications Corp. против Конрада

Netscape Communications Corp. против Конрада
Netscape Communications Corp. против Конрада
Суд	Апелляционный суд США по федеральному округу
Полное название дела	Netscape Communications Corporation, Microsoft Corporation и America Online, Inc. против Конрада
Решенный	9 июля 2002 г.
Цитаты	295 F.3d 1315 ; 63 USPQ2d 1580
История болезни
Предыдущая история	Решение в пользу истца, Netscape Communications Corp. против Конрада , № 00-20789 ( ND Cal., 2 апреля 2001 г.) (признание патентов США № 5 544 320, 5 696 901 и 5 974 444 недействительными для публичного использования и коммерциализации до даты иска)
Последующая история	В повторном слушании отказано, 2 августа 2002 г.
Холдинг
	Патенты Конрада не имеют права на патентную защиту в Соединенных Штатах, поскольку они публично использовались и коммерциализировались более чем за год до даты подачи заявки на патент.
Членство в суде
Судьи сидят	Холдэйн Роберт Майер , Полин Ньюман , Шэрон Прост
Примененные законы
	35 Кодекса США, § 102
Ключевые слова
	В продаже бар , Патент

Netscape Communications Corp. против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.), ^{[ 1 ]} было решение Апелляционного суда США по федеральному округу . Он подтвердил, что публичное использование или коммерциализация изобретения более чем за один год до даты подачи заявки будет стоить изобретателю его патентных прав (см. также 35 USC § 100-105 ). Изобретателем в данном случае был Аллан М. Конрад, сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли , который разработал и внедрил метод доступа и поиска объектов данных, хранящихся на удаленном компьютере (патенты США 5 544 320; ^{[ 2 ]} 5,696,901; ^{[ 3 ]} 5,974,444 ^{[ 4 ]}). Netscape подала заявление о признании недействительными патентов Конрада в окружном суде США сразу после того, как Конрад подал иск о нарушении патентных прав против клиентов Netscape. Окружной суд пришел к выводу, что патенты Конрада недействительны, поскольку они не соответствуют критериям приемлемости для публичного использования и продажи, указанным в 35 USC § 102b раздела . В частности, районный суд установил, что Конрад (1) разместил свое изобретение в открытом доступе , продемонстрировав его другим лицам без соглашения о конфиденциальности , и (2) пытался продать его другим юридическим лицам, причем и то, и другое более чем за год до того, как он подал иск. патент. Апелляционный суд после рассмотрения подтвердил решение районного суда по тем же причинам.

Фон

Алан М. Конрад владеет 5 544 320 патентами США; ^{[ 2 ]} 5,696,901; ^{[ 3 ]} 5,974,444; ^{[ 4 ]} все, что касается системы доступа и поиска в базе данных, расположенной на удаленном компьютере. 8 февраля 2000 года Конрад подал иск о нарушении патентных прав в окружной суд США Восточного округа штата Техас против тридцати девяти клиентов Netscape Communications Corp. , включая Microsoft Corp. и America Online, Inc. Netscape, действуя в интересах по связям с клиентами обратилась в Окружной суд США Северного округа Калифорнии с просьбой признать патенты Конрада недействительными декларативным решением . Netscape утверждала, что система Конрада находилась в публичном использовании и поступила в продажу до 8 января 1992 года — ровно за год до того, как он подал первую патентную заявку на это изобретение. Согласно 35 USC § 102b раздела , патент действителен, если только «изобретение не было запатентовано или описано в печатной публикации в этой или зарубежной стране, или находилось в публичном использовании или продавалось в этой стране, более чем за один год до даты выдачи патента». заявка на патент в США». Netscape одержала верх в своих аргументах; 18 июня 2001 года окружной суд признал патент недействительным. Затем Конрад обжаловал это решение в Апелляционный суд Федерального округа США .

Факты

Конрад начал свою работу в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) в 1977 году. 8 сентября 1990 года Конрад протестировал метод поиска в базе данных, находящейся на удаленном компьютере. LBNL Вскоре после этого Конрад раскрыл свое изобретение патентному бюро (октябрь 1990 г.). ^{[ 1 ]} но подал заявку на первый из своих трех патентов только 8 января 1993 г., таким образом установив 8 января 1992 г. (т.е. за год до этого) дату запрета на публичное использование и продажу в соответствии с 35 USC § 102b раздела . В период между первым успешным испытанием и датой принятия решения Конрад продемонстрировал свое изобретение компьютерному персоналу Калифорнийского университета, не заставляя их подписывать соглашение о конфиденциальности . ^{[ 1 ]} и предложил адаптировать свое изобретение для использования в Лаборатории сверхпроводниковых суперколлайдеров Университетской исследовательской ассоциации и Стэнфордском центре линейных ускорителей в обмен на деньги. ^{[ 1 ]}

Проблемы

В своей апелляции Конрад утверждал, что окружной суд ошибся, заключив, что его патенты недействительны. В частности, он утверждал, что не использовал публично и не пытался продать свои патенты до критической даты, как того требует раздел 35 USC § 102b . Согласно правовому прецеденту, установленному в деле Petrolite Corp. против Baker Hugher, Inc. , ^{[ 5 ]} изобретение было публично использовано, если оно было использовано «лицом, отличным от изобретателя, на которого не распространяются никакие ограничения, ограничения или обязательства сохранять секретность изобретателя». Согласно правовому прецеденту, установленному в деле Group One, Ltd. против Hallmark Cards, Inc. , ^{[ 6 ]} изобретение было выставлено на продажу, если «оно достигает уровня коммерческого предложения о продаже, которое другая сторона могла бы превратить в обязательный договор путем простого акцепта». Кроме того, продажа должна осуществляться между двумя отдельными юридическими лицами согласно In re Caveney . ^{[ 7 ]}

Общественное использование

Konrad's argument

Конрад признал, что продемонстрировал свое изобретение до критической даты, не сообщив явно аудитории, что оно является конфиденциальным. Тем не менее, Конрад утверждал, что эта демонстрация не соответствует критериям публичного использования по трем причинам. Во-первых, он утверждал, что, поскольку LBNL и демонстрационная аудитория финансировались Министерством энергетики США , раскрытие изобретения, которое он сделал в патентное бюро LBNL до демонстрации, допускало неявное ожидание конфиденциальности. Во-вторых, он утверждал, что демонстрация была экспериментом и, следовательно, не может считаться публичным использованием согласно правовому прецеденту, установленному в деле Бакстер против Кобе . ^{[ 8 ]} Наконец, он утверждал, что не раскрыл всех ограничений своего изобретения.

Решение суда

Апелляционный суд отклонил все три довода Конрада. Во-первых, суд отметил, что, хотя Конрад раскрыл свое изобретение LBNL, общего источника финансирования недостаточно, чтобы гарантировать конфиденциальность. В частности, контракт между LBNL и Министерством энергетики США требует, чтобы LBNL «обеспечивала защиту государственной собственности». ^{[ 1 ]} «защита ограниченных данных» ^{[ 1 ]} и «предоставлять письменные раскрытия информации», ^{[ 1 ]} но ничего не говорит о конфиденциальности проектов, финансируемых Министерством энергетики США. ^{[ 1 ]}

Во-вторых, суд пришел к выводу, что демонстрацию Конрада нельзя считать экспериментом, поскольку он не предоставил «никаких объективных доказательств в поддержку экспериментального использования». ^{[ 1 ]} А именно, Конраду не удалось «вести учет испытаний». ^{[ 1 ]} и в некоторых случаях он не полностью контролировал свое изобретение — он позволял людям опробовать его, не контролируя их. ^{[ 1 ]} Фактически суд использовал собственные показания Конрада о том, что целью демонстрации «было убедить людей в том, что... существует жизнеспособный проект». ^{[ 1 ]} прийти к выводу, что его намерением было получить одобрение, а не экспериментировать. ^{[ 1 ]}

Наконец, суд пришел к выводу, что, хотя Конрад, возможно, и не раскрыл всех ограничений, разница между тем, что было обнаружено, и реальным изобретением была бы очевидна для человека с разумными техническими навыками. Это, как заявил суд, было подтверждено юридическим прецедентом по делу Лох против Brunswick Corp. ^{[ 9 ]} Здесь суд использовал собственные показания Конрада о том, что стартовый клиент, использованный в настоящем изобретении, «очень похож, если не совпадает, на значки программ, созданные для быстрого запуска программы». ^{[ 1 ]} и, следовательно, может быть легко получен из демонстрации, в которой использовалась инициализация через терминал. ^{[ 1 ]}

Распродажа бара

Konrad's argument

Конрад признался, что предлагал адаптировать свое изобретение для использования в лаборатории сверхпроводниковых суперколлайдеров Университетской исследовательской ассоциации и Стэнфордском центре линейных ускорителей в обмен на компенсацию. Однако Конрад утверждал, что это не была продажа, поскольку эти лаборатории, как и его работодатель LBNL, финансировались Министерством энергетики и, следовательно, являются одним и тем же юридическим лицом. Затем по прецеденту, установленному в деле Ин ре Кавени , ^{[ 7 ]} По его словам, это предложение не является продажей, а всего лишь «инструментом учета, используемым для отслеживания перевода средств на исследования между двумя лабораториями Министерства энергетики». ^{[ 1 ]}

Решение суда

Апелляционный суд отклонил довод Конрада. Юридический прецедент требует, чтобы в случае, когда продавец и покупатель финансируются одной и той же организацией, существование продажи зависело от того, может ли финансирующее агентство запретить публичное раскрытие информации. ^{[ 10 ]} Однако в этом случае суд пришел к выводу, что Министерство энергетики не осуществляет достаточный контроль над лабораториями, чтобы предотвратить утечку информации об изобретении общественности: «Все указывает на то, что Министерство энергетики финансировало конкретные проекты в Лаборатории Лоуренса Беркли , Лаборатория сверхпроводникового суперколлайдера и Стэнфордский центр линейных ускорителей , но никогда не осуществлял над ними такого контроля, чтобы сделать все части одного и того же объекта». ^{[ 1 ]}

Влияние

Отдельные сущности

Применение запрета на продажу требует, чтобы покупатель и продавец были «отдельными лицами». ^{[ 7 ]} Однако до этого дела суды считали, что представляют собой отдельные образования, очень расплывчато. ^{[ 11 ]} Фактически, суды традиционно использовали критерий «совокупности обстоятельств». ^{[ 12 ]} (тот, в котором исследуются все факты), чтобы определить, действительно ли покупатель и продавец являются отдельными лицами. Главным результатом этого дела стало то, что оно прояснило, что значит быть отдельными субъектами. ^{[ 11 ]} В частности, апелляционный суд Netscape сформулировал следующий тест для определения того, являются ли покупатель и продавец двумя отдельными лицами: ^{[ 1 ]}

Если, как в данном случае, обе стороны предполагаемого коммерческое предложение на продажу получить средства на исследования от одного и того же объекта, может быть сложнее определить, пытается ли изобретатель коммерциализировать свое изобретение. Соответственно, в в таких случаях наличие планки зависит от контролирует ли продавец настолько покупателя, что изобретение остается вне контроля общественности.

Несмотря на разъяснения, тест по-прежнему требует основанного на фактах анализа степени, в которой один объект «контролирует» другой. ^{[ 11 ]} В Netscape тот факт, что Министерство энергетики не требует от национальных лабораторий соглашения о конфиденциальности (по крайней мере, в отношении нефинансируемых проектов), сочли недостатком контроля. ^{[ 1 ]}

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с Netscape Communications Corp. против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б 5 544 320 США
^ Перейти обратно: ^а ^б США 5 696 901
^ Перейти обратно: ^а ^б США 5 974 444
^ Petrolite Corp. против Baker Hughes Inc. , 96 F.3d 1423 , 1425 (Федеральный округ, 1996 г.).
^ Group One, Ltd. против Hallmark Cards, Inc. , 254 F.3d 1041 , 1048 (Федеральный округ, 2001 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с In re Caveney , 761 F.2d 671 , 676 (Федеральный округ, 1985 г.).
^ Baxter Int'l, Inc. против Cobe Labs., Inc. , 88 F.3d 1054 , 1059 (Федеральный округ, 1996 г.).
^ Лох против Brunswick Corp. , 86 F.3d 1113 , 1122 n.5 (Федеральный округ, 1996 г.).
^ Ферраг против Quipp, Inc. , 45 F.3d 1562 , 1567 (Федеральный округ, 1995 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Коммерческое предложение распродажного батончика после Пфаффа. ИП Юрист. сентябрь 2002 г.
^ Сински против Pharmacia Ophthalmics Inc. , 982 F.2d 494 , 498 (Федеральный округ, 1992 г.).

Внешние ссылки

Текст дела Netscape Communications Corp. против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Justia

[Netscape-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с Netscape Communications Corp. против Конрада , 295 F.3d 1315 (Федеральный округ, 2002 г.).

[p320-2] Перейти обратно: ^а ^б 5 544 320 США

[p901-3] Перейти обратно: ^а ^б США 5 696 901

[p444-4] Перейти обратно: ^а ^б США 5 974 444

[petrolite-5] Petrolite Corp. против Baker Hughes Inc. , 96 F.3d 1423 , 1425 (Федеральный округ, 1996 г.).

[groupone-6] Group One, Ltd. против Hallmark Cards, Inc. , 254 F.3d 1041 , 1048 (Федеральный округ, 2001 г.).

[caveney-7] Перейти обратно: ^а ^б ^с In re Caveney , 761 F.2d 671 , 676 (Федеральный округ, 1985 г.).

[baxter-8] Baxter Int'l, Inc. против Cobe Labs., Inc. , 88 F.3d 1054 , 1059 (Федеральный округ, 1996 г.).

[Lough-9] Лох против Brunswick Corp. , 86 F.3d 1113 , 1122 n.5 (Федеральный округ, 1996 г.).

[Ferrag-10] Ферраг против Quipp, Inc. , 45 F.3d 1562 , 1567 (Федеральный округ, 1995 г.).

[Litigator-11] Перейти обратно: ^а ^б ^с Коммерческое предложение распродажного батончика после Пфаффа. ИП Юрист. сентябрь 2002 г.

[Sinskey-12] Сински против Pharmacia Ophthalmics Inc. , 982 F.2d 494 , 498 (Федеральный округ, 1992 г.).

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]