Компания Монсанто. в. Компания Ром и Хаас.
| Компания Монсанто. в. Компания Ром и Хаас. | |
|---|---|
 | |
| Суд | Апелляционный суд США третьего округа |
| Спорил | 3 мая 1971 г. |
| Решенный | 12 января 1972 г. |
| Цитаты | 456 F.2d 592 ; 172 USPQ ( BNA ) 323 |
| Холдинг | |
| В рассматриваемой заявке на патент Monsanto не была представлена информация обо всех испытаниях, проведенных с химическим соединением. Это неразглашение было сочтено ложным представлением. Нераскрытие информации равнозначно искажению фактов, нарушающему справедливые стандарты поведения, которые Monsanto обязана обществу в обмен на свою монополию. | |
| Членство в суде | |
| Судьи сидят | Руджеро Дж. Олдисерт , Фрэнсис Лунд Ван Дузен , Гарри Эллис Калоднер |
| Мнения по делу | |
| Большинство | Олдисерт, к которому присоединился Ван Дюзен |
| Несогласие | Kalodner |
Monsanto Co. v. Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3-й округ 1972 г.), представляет собой решение Апелляционного суда США третьего округа от 1972 г., в котором разъясняется, какое поведение представляет собой мошенническое получение патента .
Это дело является одним из первых решений после Верховного суда США решения 1964 года по делу Уокер Процесс против Food Machinery, признающего мошенничество в Патентном ведомстве США потенциально нарушающим Антимонопольный закон Шермана , и одним из первых (если не первым) решений, вынесенных что нераскрытие существенной информации Патентному ведомству было мошенничеством.
Фон
[ редактировать ]Компания Monsanto приобрела патент США № 3382280, выданный 7 мая 1968 года, под названием 3',4'-дихлорпропионанилид (известный как 3,4-DCPA или пропанил ), гербицид , избирательно уничтожающий сорняки, не убивая при этом сельскохозяйственные растения, такие как рис. [ 1 ] В ноябре 1969 года «Монсанто» подала в суд на компанию «Ром и Хаас» за нарушение патентных прав. Единственным существенным вопросом была действительность патента, и в конечном итоге это зависело от того, совершила ли Монсанто мошенничество с Патентным ведомством при получении патента. [ 2 ]
Заявка, в результате которой был получен патент '280, была третьей из трех последовательных заявок, первые две из которых были безуспешными. В первой заявке, поданной в 1957 году, Monsanto запросила патент примерно на 100 соединений, включая 3,4-DCPA и 3,4-DCAA (3,4-дихлорацетанилид), химическое вещество с некоторыми схожими свойствами и сходной физической структурой. Монсанто заявила, что все представители этого класса обладают «необычной и ценной гербицидной активностью», в то время как родственные соединения обладают «незначительной гербицидной эффективностью или вообще не обладают ею».
Не убедившись в аргументах Монсанто, Патентное ведомство отклонило заявку как непатентованную по сравнению с известным уровнем техники. В 1961 году «Монсанто» подала новую заявку, в которой утверждалось, что существует еще один большой класс соединений, снова включающий 3,4-DCPA и 3,4-DCAA, и снова утверждалось, что этот класс обладает «необычной и ценной гербицидной активностью». И снова Патентное ведомство отклонило заявку как непатентованную по сравнению с известным уровнем техники. В 1967 году Monsanto снова подала заявку, на этот раз заявив только о 3,4-DCPA и заявив лишь, что 3,4-DCPA обладает «необычной и ценной гербицидной активностью» и что его активность была «удивительной», поскольку «родственные соединения обладают небольшим гербицидным действием или вообще не обладают им». эффективность." Снова. Патентное ведомство (первоначально) отклонило заявку на том основании, что продукт явно превосходит известный уровень техники. Но на этот раз Monsanto преодолела неприятие. [ 3 ]
Главный вопрос в Патентном ведомстве заключался в том, следует ли отклонить заявку на патент , поскольку 3,4-DCPA был очевиден из ранее известных продуктов, наиболее значимым из которых был 3,4-DCAA (3,4-дихлорацетанилид), химическое вещество с некоторые схожие свойства и аналогичная физическая структура. Оба были полезны при изготовлении пигментов и оба обладали гербицидными свойствами. Структурное различие между двумя «близкородственными» соединениями заключалось в том, что 3,4-DCAA «отличается своей структурной формулой только тем, что имеет на одну группу CH 2 меньше », чем 3,4-DCPA. [ 4 ] Из-за сходства структуры 3,4-DCPA и других химических веществ, включая 3,4-DCAA, Патентное ведомство отклонило заявку на патент по соображениям очевидности . Затем Monsanto попыталась убедить Управление отозвать отказ, предоставив документы, подтверждающие, что DCPA не был очевидным, поскольку он обладал значительно превосходящей и неожиданной селективной гербицидной активностью.
Монсанто подала показания Хустеда. Суд первой инстанции установил, что этот документ «не содержит никакого утвердительного искажения фактов и является точным, насколько это возможно», но «он вводит в заблуждение и был задуман как вводящий в заблуждение, поскольку в нем не излагаются известные заявителю факты, которые не соответствовали его положение, что пропанил является превосходным гербицидом». [ 5 ] Апелляционный суд прокомментировал:
Однако патент был выдан. . . после того, как «Монсанто» представила письменные показания доктора Роберта Ф. Хастеда, основанные на испытаниях, проведенных им на двадцати видах растений при трех различных нормах внесения на акр. В отчете, представленном в Патентное ведомство, утверждалось, что 3,4-DCPA полностью убил или серьезно ранил девять из одиннадцати видов и не оказал никакого воздействия только на два. Сообщалось, что восемь других соединений не оказали влияния ни на одно из одиннадцати растений, а два других соединения, одно из них 3,4-DCAA, либо оказали очень незначительное влияние, либо не оказали никакого эффекта. Примечательно, что, хотя испытания в Хастеде включали испытания на двадцати видах с тремя отдельными нормами внесения на акр, Патентное ведомство было проинформировано об испытаниях только на одиннадцати видах и только с одной нормой внесения, два фунта на акр. В целом письменные показания показали менее 25 процентов результатов Хустеда; из 899 тестов было сдано только 110. Окружной суд пришел к выводу, что столь тщательное сбор выводов Хастеда представляет собой искажение фактов. [ 6 ]
Согласно действующему законодательству, как это понимает суд, если соединение, на которое испрашивается патент, очень похоже по структуре на известное соединение, как это было с 3,4-DCPA и 3,4-DCAA, возникает опровержимая презумпция , что последнее соединение очевидно из предыдущего. «Чтобы опровергнуть это предположение, необходимо показать, «что заявленное соединение обладает [d] неочевидными или неожиданными полезными свойствами, которыми фактически не обладает гомолог предшествующего уровня техники». [ 7 ]
Таким образом, показания Хустеда опровергли отрицание очевидности, показав, что 3,4-DCPA обладает неожиданным полезным гербицидным свойством, которого нет у 3,4-DCAA и других продуктов. Суд первой инстанции заявил, что показания Хустеда ввели в заблуждение Патентное ведомство, поскольку и 3,4-DCPA, и 3,4-DCAA «фактически обладают недавно обнаруженным свойством заявленного соединения». [ 8 ]
Суд первой инстанции заявил, что Monsanto представила фальшивые показания под присягой: «Короче говоря, они состоят из полуправды». Суд указал на такие упущения, которые сделали показания под присягой полуправдой:
Например, один пропущенный результат теста показал, что 3,4-DCAA полностью уничтожил амарию весом 2 фунта. на акр внесения, как и 3,4-DCPA. . . . Монсанто, с помощью показаний Хустеда, попыталась показать, что близкородственные соединения не обладают уникальными гербицидными свойствами. Неизложенные факты были, следовательно, существенными». [ 9 ]
Окружной суд признал патент недействительным, и компания Monsanto подала апелляцию в третий округ .
Решение третьего округа
[ редактировать ]Третий округ подтвердил решение окружного суда о мошенничестве (2-1) в заключении окружного судьи Олдисерта . [ 10 ]
Мнение большинства
[ редактировать ]Суд рассмотрел показания Хустеда с точки зрения его места в трех последовательных патентных заявках Monsanto:
Учитывая ранее безуспешные попытки Хаффмана получить патент, разумно заключить, что успех его заявки 1968 года, первоначально отклоненной экспертом, а затем принятой после представления отчета Хастеда, был обусловлен его акцентом на том, что соединение обладает свойства «удивительно». . . гербицидная эффективность», которой не обладают родственные соединения. [ 11 ]
Поэтому вопрос о том, действительно ли 3,4-DCPA действительно превосходит родственные соединения в качестве гербицида, имел решающее значение для патентного преследования и для того, совершила ли Монсанто мошенничество в Патентном ведомстве. Суд отклонил довод Monsanto о том, что в письменных показаниях она просто старалась изо всех сил:
Аффидевит Хастеда, поданный в Патентное ведомство, даже близко не отражал весь результат теста Хастеда, переданный Хаффману. Действительно, изучение отчета позволяет, если не заставляет сделать ошибочный вывод, что он представляет собой полный и точный анализ всех испытаний, а не его отредактированную версию. Сокрытие и неразглашение могут быть доказательством и эквивалентом ложного представления, поскольку сокрытие или сокрытие, по сути, является представлением о том, что раскрытое является всей правдой. [ 12 ]
Глядя на такую модель поведения, суд заявил: «[Мы] не можем заставить себя сказать, что заявка на патент 1968 года продемонстрировала тот стандарт поведения, которого требуют обстоятельства». Скорее, «Монсанто была обязана раскрыть Патентному ведомству больше информации о гербицидных свойствах родственных соединений, чем она это сделала». Причина в том, что «речь идет не просто о споре между сторонами, а об общественных интересах», которые не должны выдаваться поддельными патентами. В результате урезанного раскрытия компанией Monsanto фактов, касающихся сравнительной эффективности 3,4-DCPA как гербицида, «Патентное ведомство не смогло справедливо оценить заявку Monsanto на соответствие преобладающим законодательным критериям». [ 13 ]
Суд пришел к выводу:
Таким образом, нераскрытие информации компанией Monsanto равнозначно искажению фактов, нарушающему справедливые стандарты поведения, которые заявитель обязан перед общественностью в обмен на свою монополию. Соответственно, «Монсанто» не имела права на патентную монополию, и окружной суд не допустил ошибки, [признав патент недействительным]. [ 14 ]
Несогласие
[ редактировать ]Судья Калоднер не согласился. Во-первых, по его словам, большинство вынесло решение по делу на основе перевеса доказательств, но следовало использовать стандарт «четких и убедительных доказательств». [ 15 ]
Во-вторых, районный суд ошибочно заявил, что нет необходимости доказывать конкретное намерение обмануть Патентное ведомство «при наличии доказательств умышленного сокрытия существенной информации» и что в выдаче патента должно быть отказано «даже если решение о неразглашении было мотивировано ничем иным, как ошибочным суждением относительно существенности информации». [ 16 ]
В-третьих, не было доказано, что Патентное ведомство «не выдало бы патент, если бы не заявленное мошенничество». Не было никаких доказательств того, что Патентное ведомство было введено в заблуждение. [ 17 ]
Комментарий
[ редактировать ]В статье в журнале George Washington Law Review Ирвинг Кейтон раскритиковал «незнание Третьим округом общепринятых способов и практики, определенных законом и правилами, в которых происходит судебное преследование патентов». [ 18 ] несет ответственность Кэйтон сказал, что патентный эксперт за проверку записей более ранних стадий патентного дела , и существует юридическая презумпция , что это сделал эксперт; эта проверка раскрыла бы информацию, которую Monsanto скрыла в показаниях Хастеда. Соответственно, Кэйтон утверждал, что «патентный адвокат Монсанто, таким образом, имел полное право приписать эксперту фактическое, но, по крайней мере, конструктивное знание содержания раскрытий заявок как 1961, так и 1957 года». [ 19 ] Соавтор Ричард Х. Стерн не согласился со своим коллегой по этому вопросу. Стерн утверждал: «Предлагаемая опора на конструктивные знания и последующее потакание юридическим вымыслам и презумпциям имеют гораздо больше оттенка решимости не узнавать вредные факты, чем откровенность, требуемая в таких случаях». [ 20 ]
Более того, утверждает Кейтон, тот факт, что Третий округ и судья по аналогичному делу в Техасе разошлись во мнениях относительно того, «Монсанто» просто «делала все возможное» или вместо этого намеренно обманывала Патентное ведомство, указывает на то, что разумные люди могут расходиться во мнениях: «Этот факт Итак, не является ли это неизбежным выводом, что [поведение] патентного поверенного компании Monsanto было в худшем случае невиновной ошибкой? [ 21 ] И снова соавтор Стерн не согласился: «Нет. Третий окружной суд, напротив, посчитал, что взгляды судьи Синглтона были явно ошибочными и что его согласие с теорией патентообладателя о том, что «это нормально, приложить все усилия» вперед в Патентное ведомство» противоречило правовому стандарту относительно откровенности, требуемой в разбирательствах ex parte такого типа. Учитывая столь ошибочную концепцию стандарта откровенности, неудивительно, что в обстоятельствах В этом случае судья, использовавший этот правовой стандарт, не обнаружил мошенничества, и неудивительно, что судьи, отклонившие его, обнаружили мошенничество». [ 22 ]
Другое обсуждение этого дела ставит под сомнение решение окружного суда о признании патента недействительным за мошенничество и, как следствие, последующее утверждение Третьего округа. Заявленное основание критики заключается в том, что мошеннические закупки не лишают патент недействительности, а просто делают его навсегда лишенным исковой силы. [ 23 ]
Ссылки
[ редактировать ]Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.
- ^ Приблизительно в 2001 году было использовано около 8 миллионов фунтов, и пропанил является одним из наиболее широко используемых гербицидов в Соединенных Штатах. Агентство по охране окружающей среды США, оценки рынка пестицидов на 2000–2001 гг .
- ^ Monsanto Co. против Rohm & Haas Co. , 456 F.2d 592, 596 (3-й округ 1972 г.) («С нашей точки зрения становится необходимым решить только проблему искажения фактов»).
- ^ 456 F.2d на 596.
- ^ 456 F.2d на 596. Такие пары соединений называются «соседними гомологами», и известно, что они имеют схожие химические и физические свойства. См. статью гомологический ряд . См. также In re Henze , 181 F.2d 196, 201 (CCPA 1950), в котором суд заявил: «По сути, природа гомологов и тесная связь физических и химических свойств одного члена ряда с соседними членов такова, что презумпция непатентованности возникает в отношении претензии, направленной на состав вещества, соседний гомолог которого является старым в данной области техники».
- ^ Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , 312 F. Supp. 778, 791 (ED, 1970 г.)
- ^ 456 F.2d на 596-97.
- ^ 312 Ф. Доп. at 789. Суд заявил, что причиной этого правила является то, что «характеристики, которыми обычно обладают члены гомологического ряда, в основном одинаковы и меняются, но постепенно, от члена к члену. Химики, знающие свойства одного члена ряда, будут в общем, знайте, чего ожидать от соседних членов». Идентификатор . в 790.
- ^ 312 Ф. Доп. в 790.
- ^ 312 Ф.Супп. 791-92.
- ^ 456 F.2d 592 (3-й округ 1972 г.).
- ^ 456 F.2d на 599.
- ^ 456 F.2d на 599. Третий округ принял к сведению, но отклонил заключение окружного суда Техаса, рассматривавшего эти вопросы в деле Monsanto v. Dawson Chemical Corp. , 312 F.Supp. 452 (SD Техас, 1970). Третий округ заявил: «Мы не находим убедительным подход суда к вопросу искажения фактов или его вывод о том, что Monsanto «не сделала ничего, кроме того, что сделала все возможное»». 456 F.2d at 597 n.4 (цитата 312 F. Дополнение в 463).
- ^ 456 F.2d на 600.
- ^ 456 F.2d в 600-01.
- ↑ Мнение большинства не согласилось с этим утверждением, основанным на беседе с адвокатом. В юридических выводах суда первой инстанции говорилось, что «[u] после изучения протоколов мы пришли к выводу, что компания Rohm and Haas выполнила свое бремя доказывания недействительности путем четких и убедительных доказательств». 456 F.2d в 601 n.14 (цитата по 312 F.Supp. в 797).
- ↑ Мнение большинства не согласилось с этим утверждением, указав, что это было альтернативное решение и что полное заявление окружного суда гласило: «Даже если бы нас убедили передумать» и обнаружить, что «Монсанто» не намеревалась вводить в заблуждение. , ... конкретное намерение обмануть не обязательно, если есть доказательства преднамеренного сокрытия существенной информации»» 456 F.2d at 601 n.14.
- ^ 456 F.2d 603-04.
- ^ Ирвинг Кейтон, Джон Ф. Линч, Ричард Х. Стерн, Мошенничество при получении патентов: подлинные и фиктивные обвинения , 43 Geo. Вашингтон Л. Ред. 1, 99 (1974).
- ^ Там же. в 100.
- ^ Там же. в 100 н.*.
- ^ Идентификатор . в 99.
- ^ Идентификатор в 99 н.*.
- ^ См. Дональд Р. Даннер, Джеймс Б., Гэмбрелл и Ирвинг Кейтон, Патентное право (1969–70) , в [1970]. Энн. Выж. Являюсь. Л. 395, 425 н.140 (1970).
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3-й округ 1972 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Justia