Неочевидность в патентном праве США

В патентном законодательстве США неочевидность является одним из требований, которым должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, и это кодифицировано как часть Закона о патентах 1952 года как 35 USC §103 . Изобретение не является очевидным, если « человек, обладающий обычными навыками в данной области » (PHOSITA) не знает, как решить проблему, на решение которой направлено изобретение, используя точно такой же механизм. Поскольку на практике стандарт PHOSITA оказался слишком двусмысленным, Верховный суд США позднее предложил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. против John Deere Co. из Канзас-Сити и др. , 383 US 1 (1966) дает указания относительно того, что является «неочевидным», а KSR v. Teleflex (2006) дает указания относительно того, что является «очевидным».

В патентно-правовой практике США после KSR (2006) требование неочевидности часто путают с непредсказуемостью. Легче найти неочевидность в непредсказуемых искусствах (таких как фармакология ), и труднее в предсказуемых искусствах (таких как бизнес-методы ). Другой спорной областью являются противоречия между неочевидностью и требованиями к патентоспособному объекту : тогда как неочевидность может быть легко удовлетворена, когда изобретатель обнаруживает что-то новое и неожиданное (например, обнаружение сегментов ДНК, соответствующих отцу плода, в крови беременных женщин). в деле Ариоза против Секенома ), в выдаче патента будет отказано, как не отвечающее законодательным требованиям к объекту , «если ПРИМЕНЕНИЕ [этого открытия] просто основано на элементах, уже известных в данной области техники». (см. также «Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories, Inc.» и «Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics, Inc. »). Предполагаемое обоснование этой дихотомии состоит в том, чтобы предотвратить широкие патентные претензии, которые будут препятствовать, а не «способствовать прогрессу науки». , как того требует статья об авторском праве Конституции США .

Историческое развитие

См. также: Статья об авторском праве.

Конституционно требование неочевидности установлено статьей 1, раздел 8, пункт 8 : «Конгресс имеет право… способствовать прогрессу науки… путем обеспечения на ограниченный срок… изобретателям исключительных прав». Право на свои... открытия». Фраза «содействовать прогрессу науки» определяет цель патентной системы, которая заключается в поощрении частных инвестиций в фундаментальные научные исследования, а не в предоставлении монополии на что-то, что взято из общественного достояния (или на что-то, что ограничивает возможности для выполнения исследования, например, исследовательские инструменты не подлежат патентованию). Требование прогресса науки конституционно подтверждает прагматический подход к неочевидности, описанный ниже. Слово « Открытия» устанавливает уровень, до которого должен подняться вклад в прогресс науки, чтобы заслужить временную монополию.

1790-1850: первые дни

Первый патентный статут, принятый Конгрессом в 1790 году, требовал, чтобы патентоспособные изобретения или открытия были «достаточно полезными и важными». можно интерпретировать Важное как важное для прогресса науки, поскольку значение для экономики выражается в полезности . В следующем Законе о патентах 1793 года не было важных формулировок, но говорилось, что «простое изменение формы или пропорций любой машины или состава материи в любой степени не должно считаться открытием». (Это утверждение фактически было заимствовано из Французского патентного закона 1791 г.). Это было отражено в письме Томаса Джефферсона 1814 года, в котором объяснялось, что замена материала, например, с чугуна на кованое железо, недостаточна для патентоспособности.

Сложность формулирования условий патентоспособности усугублялась общностью конституционного гранта и законодательных актов, его реализующих, а также основополагающей политикой патентной системы, согласно которой «вещи, которые ставят публику в затруднительное положение в связи с исключительным патентом», как Джефферсон, должен перевесить ограничительный эффект ограниченной патентной монополии. В Законе о патентах 1836 года не было «просто измененной» формулировки, но вместо этого говорилось, что Комиссар по патентам уполномочен выдавать патент на любое «достаточно используемое и важное» изобретение или открытие.

Верховный суд США впервые рассмотрел вопрос изобретательности/неочевидности/открытия в 1822 году в деле Эванс против Итона (20 US 356,431), когда он одобрил интерпретацию суда низшей инстанции о том, что патентоспособное усовершенствование должно включать изменение в «принцип машины », а не «простое изменение формы или пропорций». В настоящее время подобные изменения обычно трактуются как отсутствие новизны, а не изобретательского уровня.

1851–1951: попытки найти практические критерии.

Вопрос о неочевидности снова дошел до Верховного суда США в 1851 году в деле Хочкисс против Гринвуда . Вопрос заключался в том, заслуживает ли патента замена известных материалов дверных ручек, таких как металл или дерево, на новый материал — фарфор. Суд пришел к выводу, что «улучшение — это работа умелого механика, а не изобретателя», и признал патент недействительным. Такой подход предусматривает направление мысли, которое позже было сформулировано как подход PHOSITA (человека, обладающего обычными навыками в данной области) к анализу изобретательского уровня. Несмотря на начало разработки подхода PHOSITA, Суд не предоставил практических средств для определения того, какая изобретательность заслуживает патента. Здесь стоит отметить, что дело Эванс против Итона и Хотчкисс против Гринвуда , соответственно, иллюстрируют существовавшую до сих пор тенденцию констатировать соответствующую изобретательность путем определения как того, что очевидно (отсутствует изобретательский уровень/открытие), так и того, что неочевидно (имеет изобретательский уровень). изобретательский уровень/открытие).

В период с 1851 по 1951 г. в Верховный суд дошло несколько новых дел, связанных с неочевидностью заявленных в патентах объектов. Одним из примечательных дел является дело Rubber-Tip Pencil Co. против Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874 г.), в котором Верховный суд признал недействительным патент на карандаш с резиновым колпачком-ластиком на том основании, что все знают, что резина будет приклейте деревянную палку, вставленную в отверстие в резине. В другом примечательном деле, Sinclair & Carrol Co. против Interchemical Corp. (1945 г.), Верховный суд США установил, что патент «не является результатом долгих и трудных экспериментов» и что «чтение списка и выбор известного соединения удовлетворить известные требования не более изобретательно, чем выбрать последний кусочек, который нужно вставить в последнее отверстие мозаики».

Однако в течение этого времени суды изо всех сил пытались найти как требуемые уровни изобретательности и очевидности, так и практически полезные критерии для измерения этих уровней. Ярким примером этой борьбы является дело Верховного суда США 1941 года по делу Cuno Engineering против компании Automatic Devices Corp. , в котором утверждалось, что доктрина вспышки гениальности является критерием патентоспособности изобретения: «новое устройство должно выявить вспышку гениальности». творческого гения, а не просто мастерства призвания».

Считалось, что подход «Вспышка гениальности» сместил анализ изобретательности с важности и с PHOSITA на душевное состояние изобретателя; это вызвало бурю негодования в сообществе патентного права, поскольку суды изо всех сил пытались найти альтернативные подходы. Ярким примером этой борьбы является позиция судьи Дугласа в деле Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году, когда он высказал мнение, что для того, чтобы заслужить патент, изобретение «должно служить цели науки — отодвинуть границы химии, физики и тому подобного»; в то время как двумя годами ранее в деле Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. он заявил, что открытие нового естественного принципа само по себе не патентоспособно, «каким бы гениальным ни было открытие этого естественного принципа».

Аналогичная проблема снова возникла в Mayo Collaborative Servs. против Prometheus Labs., Inc. (2012 г.), в котором большинство Верховного суда США заявило: «Вывод состоит в том, что (1) вновь открытый закон природы сам по себе непатентован, и (2) применение этого вновь открытого закона также является непатентованным. обычно непатентовано, если заявка просто опирается на элементы, уже известные в данной области техники». Однако стоит отметить, что это мнение остается весьма спорным; как заявил судья Стивен Брейер , это рискует сделать «все изобретения непатентованными, поскольку все изобретения можно свести к основополагающим принципам природы, которые, будучи известны, делают их реализацию очевидной».

Эта позиция поднимала вопросы относительно необходимости установления границ патентоспособной области не только с помощью обычных усовершенствований, но и с помощью крупных достижений в науке, т.е. создания слишком большой монополии, которая может скорее препятствовать, чем способствовать прогрессу науки. В настоящее время последняя граница устанавливается посредством требования к объекту, имеющему право на патент (исследовательские инструменты, научные теории и законы не подлежат патентованию), в то время как вопрос о том, насколько изобретательский уровень необходим для того, чтобы заслужить патент, предполагается определять через - требование очевидности.

Тенденция, которая начала развиваться примерно в 1950 году (и доминирует сегодня), заключалась в том, чтобы требовать раскрытия элемента открытия, предоставляя при этом патентную монополию только на одно или несколько «конкретных применений [естественных] законов», которые первооткрыватель придумал до того, как самое первое раскрытие становится опубликованным. Ожидается, что двойственность между требованием неочевидности и чрезмерно широким спектром требований в свое время получит дальнейшее развитие в Верховном суде США.

Решение Верховного суда США по делу Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году часто считается высшим достижением прагматичного подхода, поскольку Суд отменил (после подтверждения в двух судах низшей инстанции) выдачу патента на коммерчески успешное, но очень простое механическое устройство, являющееся всего лишь «гаджетом». На основании своего решения, что комбинация, «которая только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций», является непатентованной, поскольку такой патент «очевидно выведет то, что уже известно, в область его монополии и уменьшит... ресурсы, доступные для умелые люди». Другой пример недостаточной изобретательности того времени можно найти у Ин ре Аллера (CCPA, 1955). «Не изобретательно определять оптимальные или работоспособные диапазоны путем рутинных экспериментов». Однако позже это ограничение было снято в тех случаях, когда «параметр должен быть признан переменной, эффективной в результате, перед определением рутинных экспериментов».

В качестве практической проверки прагматичного подхода, который могут использовать суды низшей инстанции, Верховный суд предложил «необычные или неожиданные последствия» комбинации старых элементов: «[Только] когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, является накопление старых устройств, подлежащих патентованию». Хотя время подтвердило прагматический подход (способствует ли патент прогрессу науки или отнимает у него общественное достояние), фор-критерий «необычных или неожиданных последствий» оказался на практике слишком двусмысленным и завышенным. С другой стороны, критерий против комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций», с тех пор оказался полезным на практике.

делом этого периода является дело Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. Еще одним важным то, что не было заявлено изобретателем в выданном патенте, но является очевидным изменением того, что было заявлено, должно рассматриваться как охватываемое формулой изобретения в рамках Доктрины эквивалентов .

Однако ни прагматический подход, ни критерий «необычного или удивительного последствия» не получили тогда дальнейшего развития, поскольку Конгресс в 1952 году принял иной подход к определению неочевидности, восходящий к субъективному фактору, подобному изобретательскому (названному PHOSITA, т.е. человек, обладающий обычными навыками в искусстве) состояние ума.

1952–1983: ФОСИТА

Чтобы уменьшить влияние неочевидности на патентоспособность, устранить вспышку гениальности и предоставить более справедливый и практичный способ определить, заслуживает ли раскрытие изобретения патентной монополии, Конгресс взял этот вопрос в свои руки. и принял Закон о патентах 1952 года. 35 Раздел § 103 Кодекса США гласит:

Патент не может быть получен, даже если изобретение не раскрыто и не описано идентично, как указано в разделе 102 (Требование новизны) настоящего раздела, если различия между объектом патентования и известным уровнем техники таковы, что объект патентования не может быть получен. в целом было бы очевидно на момент создания изобретения для человека, обладающего обычными знаниями в области техники, к которой относится указанный предмет изобретения. Патентоспособность не может быть отменена способом создания изобретения.

Последнее предложение о манерах было добавлено для того, чтобы отменить тест на вспышку гениальности .

Закон о патентах 1952 года добавил 35 USC § 103, который эффективно кодифицировал неочевидность как требование, подтверждающее, что идея подходит для патентной охраны. По сути, этот раздел требует сравнения объекта патентования и предшествующего уровня техники, чтобы определить, был ли объект патента в целом очевидным на момент изобретения для лица, обладающего обычными знаниями. мастерство в искусстве, известное как PHOSITA. (Аналогичные критерии были приняты и в настоящее время используются во многих других странах.) Кларк считал, что Конгресс, принимая Закон, намеревался кодифицировать и разъяснить общее право, окружающее Закон о патентах, четко указав требование неочевидности. Однако этот тест оказался неоднозначным и малополезным на практике, поскольку PHOSITA не существует.

Наиболее важным развитием прецедентного права в этот период стало решение Верховного суда США 1966 года по делу Грэм против John Deere Co. , в котором были предложены критерии, которые необходимо учитывать при практическом анализе неочевидности:

1. объем и содержание предшествующего уровня техники;
2. отличия заявленного изобретения от известного уровня техники;
3. уровень обычных навыков;
4. объективные признаки неочевидности, известные как «факторы Грэма», такие как: «коммерческий успех, давно ощущаемые, но нерешенные потребности, неудачи других и неожиданные результаты», должны служить важной цели «защиты от скольжения». использовать ретроспективный подход» при определении очевидности;
5. «стандарт стимулирования», предполагающий, что доктрина неочевидности предназначена для ограничения выдачи патентов только «тех изобретениями, которые не были бы раскрыты или изобретены, если бы не стимулирование выдачи патента». Однако патентные эксперты и суды неоднократно ссылались на факторы Грэма, а стандарт поощрения по большей части игнорировался.

1984–2006: Тест на преподавание-предложение-мотивацию.

В то же время недавно созданный Апелляционный суд США по федеральному округу , который должен был установить единую прецедентную практику для апелляций по поводу действительности патентов, начал вообще отвергать «необычный и удивительный подход» и ввел «обучение, предложения и мотивация» (TSM) в ACS Hosp. Сис. (1984) . Тест позволял отклонить патент по причине очевидности только в том случае, если фактическое учение, предположение или мотивация из предшествующего уровня техники показывают правомерность запатентованной комбинации.

Далее сочетание ранее известных элементов можно считать очевидным. Как заявил Федеральный округ в деле Winner Int'l Royal Corp. против Ванга , в предшествующем уровне техники должно быть предложение или учение о комбинировании элементов, показанных в предшествующем уровне техники, чтобы сделать патент очевидным. Таким образом, в целом критический вопрос, по мнению Федерального округа, заключается в том, есть ли в предшествующем уровне техники что-то, что могло бы предположить желательность и, следовательно, очевидную природу комбинации ранее известных элементов.

Это требование обычно называется тестом «обучение-предложение-мотивация» (TSM) и, как говорят, служит для предотвращения предвзятости задним числом . Поскольку почти все изобретения представляют собой некоторую комбинацию известных элементов, тест TSM требует, чтобы патентный эксперт (или обвиняемый нарушитель) продемонстрировал наличие некоторого предложения или мотивации для объединения известных элементов для формирования заявленного изобретения. Некоторые критики теста TSM заявили, что тест требует доказательств явного обучения или предложения внести конкретную модификацию предшествующего уровня техники, но Федеральный округ ясно дал понять, что мотивация может быть неявной и может обеспечиваться, например, преимуществом. в результате модификации. Другими словами, явного учения или предложения предшествующего уровня техники о внесении конкретной модификации достаточно, но не требуется для установления очевидности.

Тест TSM на самом деле больше похож на требование новизны, чем на неочевидность. Несмотря на немедленный и подавляющий резонанс в технических и юридических кругах, критикующих TSM за слишком низкий уровень, Конгресс не предпринял никаких действий, чтобы отменить стандарт TSM. Однако его применение было уточнено Верховным судом США в деле KSR v. Teleflex (2007 г.).

Очевидный	Неочевидный
простое изменение формы или пропорций (Эванс, 1822 г.)	изменение «принципа машины» (Эванс, 1822 г.)
замена материала на известный материал без изменения функции, даже если это приведет к снижению затрат (Hotchkiss 1851)	необычные или удивительные последствия (Великая Атлантика, 1950 г.)
лишь объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций. (Великая Атлантика, 1950)	Только когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, накопление старых устройств становится патентоспособным» (Great Atlantic, 1950).
когда в патенте утверждается структура, уже известная из уровня техники, которая изменяется простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна дать больше, чем просто дать предсказуемый результат. Адамс, 1966 год.	Непредсказуемые результаты замены/комбинации (перевернутый Адамс)
[т] два [ранее существовавших элемента] в сочетании сделали не больше, чем при раздельной последовательной работе. ( Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co. , 1969 г.)	Синергизм от комбинации (перевернутый Адамс).
Уровень техники предполагает лишь возможность такого решения, даже если не указаны точные диапазоны (TSM).	скептицизм или неверие перед изобретением (Environmental Designs, 1983). Неудачи других (Грэм)
Заявленное решение на практике не используется, а иск подан патентным троллем.	копирование, похвала, неожиданные результаты и признание в отрасли. Аллен Арчери, 1987. Коммерческий успех (Грэм).
Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными способами для получения предсказуемых результатов; КСР, 2007 г.	Непредсказуемый результат(ы), даже если комбинация включает в себя известные элементы и методы, а еще лучше, если элемент или метод являются новыми.
Простая замена одного известного элемента другим для получения предсказуемых результатов. КСР, 2007 г.	Непредсказуемый результат(ы) замены.
Использование известной технологии для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом. КСР, 2007 г.	Использование технологии для улучшения разнородных устройств (методов, изделий), даже если эта технология известна в другой области.
«Очевидно, что нужно попробовать» — выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха. КСР, 2007 г.	Если решение непредсказуемо и найдено экспериментально, а еще лучше, если само существование решения (подходящего диапазона) непредсказуемо.
Известная работа в одной области деятельности может привести к ее вариациям для использования либо в той же области, либо в другой, на основе стимулов к проектированию или других рыночных сил, если эти изменения предсказуемы для специалиста в данной области. КСР, 2007 г.	Использование технологии, даже если она известна в другой области, для улучшения разнородных устройств (методов, продуктов), если «фактическое применение выходит за рамки его или ее навыков» (KSR) = т.е. вариации непредсказуемы.
Когда работа доступна в одной области деятельности, стимулы к дизайну и другие рыночные силы могут вызвать ее вариации либо в той же области, либо в другой. Если человек с обычной квалификацией может реализовать предсказуемый вариант, § 103, скорее всего, лишает его патентоспособности. Сакрайда против AG Pro, Inc. (1976 г.)	Давно ощущаемые, но нерешенные потребности (Грэм), если только эти потребности не будут решены недавно публично раскрытым методом (с предсказуемым диапазоном требований)
если метод был использован для улучшения одного устройства, и PHOSITA признает, что он улучшит аналогичные устройства таким же образом, использование этого метода очевидно.	если только фактическое применение [техники] не выходит за рамки навыков [ФОСИТЫ]... (Сакраида)
хотя «несомненно, это вопрос большого удобства, позволяющий получить желаемый результат более дешевым и быстрым способом и пользующийся коммерческим успехом», заявленная система «не обеспечивала новой или отличной функции» и поэтому не подлежала патентованию. Sakraida v. AG Pro , Инк (1976)	коммерческий успех (Грэм)
не происходит изменения соответствующих функций элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов было бы очевидно для любого специалиста в области механического применения. Сакрайда против AG Pro, Inc. (1976 г.)	коммерческий успех (Грэм)
не происходит изменения соответствующих функций элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов было бы очевидно для любого специалиста в области механического применения. Сакрайда против AG Pro, Inc. (1976 г.)	время, прошедшее между уровнем техники и датой подачи патента (Leo Pharm. Prods., Ltd. против Ри, 726 F.3d 1346, 1350 (Федеральный суд, 2013 г.))
Некоторое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники, которая побудила бы специалиста в данной области изменить ссылку на известный уровень техники или объединить справочные идеи предшествующего уровня техники для получения заявленного изобретения. КСР, 2007 г.	Уровень техники уводит от заявленного решения.
коммерческого успеха самого по себе недостаточно (Сакраида против AG Pro, Inc., 1976 г.)	коммерческий успех (Грэм, 1966)
(почти) одновременное изобретение двумя или более независимыми изобретателями	давно ощущал потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли. (Грэм)

С 2007 г. по настоящее время: период пост-КСР

По состоянию на 2016 год рекомендации по установлению очевидности дела prima facie , принятые ВПТЗ США на основании решения KSR против Teleflex, заключаются в следующем:

1. Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными способами для получения предсказуемых результатов;
2. Простая замена одного известного элемента другим для получения предсказуемых результатов;
3. Использование известной технологии для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом;
4. Применение известной технологии к известному устройству (методу или продукту), готовому к усовершенствованию, для получения предсказуемых результатов;
5. «Очевидно, что нужно попробовать» – выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха;
6. Известная работа в одной области деятельности может побудить к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, на основе стимулов к дизайну или других рыночных сил, если эти изменения предсказуемы для специалиста в данной области;
7. Некоторое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники, которая побудила бы специалиста в данной области изменить ссылку на известный уровень техники или объединить справочные идеи предшествующего уровня техники для получения заявленного изобретения.

Решение KSR подверглось критике, поскольку оно, по-видимому, заменило требование неочевидности требованием непредсказуемости, тем самым затрудняя получение патентов в предсказуемых видах искусства и создавая противоречие с некоторыми факторами Грэма, такими как «неудачи в другие».

На рекомендации Грэма и KSR не повлиял Закон об изобретениях Америки , несмотря на изменение общего правила 35 USC §103, которое определяет требование неочевидности, вступившее в силу 16 марта 2013 г.:

СТАРЫЙ

Патент не может быть получен, даже если изобретение не раскрыто и не описано идентично, как указано в разделе 102 настоящего титула, если различия между объектом патентования и известным уровнем техники таковы, что ПРЕДМЕТ В ЦЕЛОМ будет были очевидны на момент создания изобретения для человека, обладающего обычными навыками в области техники, к которой относится указанный предмет изобретения.

НОВЫЙ

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как указано в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и известным уровнем техники таковы, что ЗАЯВЛЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЦЕЛОМ было бы очевидно ДО ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ для лица, обладающего обычными знаниями в области техники, к которой относится указанный объект.

Начиная с ок. В 2010 году (см . Бильски против Каппоса , Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories, Inc. , Ариоза против Секенома ) Верховный суд США разработал еще одно (отсутствующее в законодательном статуте) требование к патентоспособным объектам , которое предписывает в дополнение к изобретательский уровень (например, открытие природного явления) другая «изобретательская заявка» с целью предотвращения монополии на само открытие.