Эванс против Итона (1822 г.)
| Эванс против Итона | |
|---|---|
 | |
| Аргументировано 4 марта 1822 г. Решено 20 марта 1822 г. | |
| Полное название дела | Оливер Эванс против Итона |
| Цитаты | 20 США 356 ( подробнее ) |
| История болезни | |
| Прежний | Письмо об ошибке от округа Пенсильвания , [ 1 ] дело было возвращено на новое рассмотрение после предыдущего дела Верховного суда, отменившего первоначальное решение окружного суда. [ 2 ] |
| Последующий | Никто |
| Холдинг | |
| В патенте на усовершенствованную машину должно быть четко указано, чем изобретение отличается от предшествующего уровня техники. | |
| Членство в суде | |
| |
| Мнения по делу | |
| Большинство | История, к которой присоединились Маршалл, Вашингтон, Тодд |
| Несогласие | Ливингстон, к которому присоединились Джонсон, Дюваль |
| Примененные законы | |
| Патентный закон 1793 года , Закон об освобождении Оливера Эванса. [ 3 ] ) | |
Evans v. Eaton , 20 US (7 Wheat.) 356 (1822), было делом Верховного суда США , в котором суд постановил, главным образом, что патент на улучшенную машину должен четко описывать, чем машина отличается от предшествующего уровня техники. .
Это было четвертое опубликованное решение Верховного суда по патентам. [ 4 ] а второй касается материального патентного права . [ 5 ] Это было также третье из четырех последовательных дел Верховного суда, связанных конкретно с Оливера Эванса . патентом на мельницу [ 6 ]
Фон
[ редактировать ]
В 1780-х годах изобретатель Оливер Эванс разработал систему автоматизированной мельницы, которая произвела революцию в технологии помола. Сохранив свое изобретение в секрете, пока он применял его на практике , он первоначально получил защиту для него посредством законов отдельных штатов, например, в Мэриленде. [ 7 ] и Нью-Гэмпшир, [ 8 ] потому что патентная система еще не существовала. Когда Закон о патентах 1790 года вступил в силу, Эванс получил третий когда-либо выданный патент США. Никаких копий этого оригинального патента не сохранилось. [ 9 ]
Поскольку все патенты в то время имели срок действия 14 лет, срок действия его патента истек в 1804 году, и изобретение стало общественным достоянием . Сразу после истечения срока действия его патента он обратился за частным законопроектом , который позволил бы ему продлить его, и это была первая подобная просьба, когда-либо сделанная. [ 10 ] Ему это не удавалось до 1808 года, когда Десятый Конгресс принял закон, разрешающий государственному секретарю выдать ему новый патент на тех же условиях, что и первоначальный. [ 11 ] [ 3 ] Эванс получил свой новый патент на следующий день после вступления закона в силу. [ 12 ]
В соответствии с Законом о патентах 1793 года , который действовал на момент выдачи патента 1808 года, патенты не обязаны были иметь притязания . [ 13 ] В случае сложного патента, такого как патент Эванса, который включал как общий улучшенный метод производства муки, так и конкретные усовершенствованные машины для реализации этого метода, это создало путаницу относительно фактического объема гранта. По той же причине это также создало путаницу относительно того, какой уровень техники достаточен для признания патента недействительным на основании ожидания .
В окружном суде Пенсильвании ответчик Итон не оспаривал использование улучшенного хоппербоя Эванса , но стремился доказать, что либо патент распространяется только на улучшенный метод в целом (а не на хоппербоя в отдельности), либо, альтернативно, патент было предвидено более ранними машинами. В частности, ответчик представил доказательства существования примитивного типа хопербоя, который использовался на некоторых мельницах в Пенсильвании в 1760-х годах. [ 14 ] Убедившись, что патент может распространяться только на улучшенный метод в целом, а не на какую-либо из улучшенных машин, суд проинструктировал присяжных таким образом, что у присяжных не было другого выбора, кроме как вынести вердикт в пользу ответчика, что они и сделали. [ 14 ] Суд также отказался принять представленные истцом доказательства того, что ответчик первоначально предлагал Эвансу выплатить лицензионный сбор.
Затем дело было обжаловано в Верховном суде по решению об ошибке , а затем возвращено в окружной суд после того, как было установлено, что патент недействителен, если он не отличается от известного уровня техники. При повторном рассмотрении окружной суд установил, что патент недействителен по двум основаниям: (1) если патент был на хоппербоя как такового, то это было ожидаемо, поскольку до изобретения Эванса использовались и другие хоппербои; и (2) что, если патент касался усовершенствований Эванса в отношении мальчика-хоппера, он был недействителен из-за отсутствия письменного описания, поскольку в патенте не было четко указано, чем мальчик-хоппер Эванса отличался от мальчиков-хопперов предшествующего уровня техники.
Затем Эванс еще раз подал апелляцию в Верховный суд. Два возражения Эванса носили процессуальный характер: доказательства были приняты на основе показаний мельника, который получил выгоду от признания патента недействительным, и что суд первой инстанции несправедливо исключил показания, полученные в соответствии с установленной государственной процедурой, а не федеральной процедурой. [ 15 ] Другие были более существенными: суд первой инстанции допустил ошибку, сообщив присяжным, что, если бы патент был на хопербоя как такового, он был бы признан недействительным в случае любого использования хоппербоя, действующего по тому же принципу, что и хоппербоя Эванса; и что суд первой инстанции допустил ошибку, постановив, что, если патент касался только усовершенствований мальчика -хоппера, он был недействителен, поскольку в нем не было точно описано, в чем именно заключались улучшения.
Эванс умер за два года до того, как Верховный суд вынес решение по второй апелляции; его фабрика была уничтожена пожаром в 1819 году. [ 16 ]
Мнение Суда
[ редактировать ]Написав от большинства в четыре судьи, «История справедливости» отклонила каждую апелляцию Эванса:
- Принятие судом первой инстанции показаний мельника было приемлемым, поскольку мельник не имел прямой заинтересованности в исходе конкретного дела, а исключение всех, кто имел хотя бы общий интерес к предмету патентного дела, фактически исключило бы всех, кто участвовал в деле. индустрия. [ 17 ]
- Исключение судом первой инстанции показаний было правильным, поскольку никакая устоявшаяся местная практика не могла отменить федеральные процессуальные правила. [ 18 ]
- Суд первой инстанции правильно оставил вопрос о том, был ли мальчик-прыгун Эванса предусмотрен предшествующим уровнем техники, на усмотрение присяжных. [ 19 ]
- Суд первой инстанции правильно постановил, что, если патент Эванса касался только усовершенствования хоппербоя, он был недействителен с точки зрения закона, поскольку в патенте не было указано, чем изобретение отличается от хоппербоя предшествующего уровня техники.
Несогласие
[ редактировать ]Трое судей выразили несогласие: Джонсон, Ливингстон и Дюваль. [ 20 ] Однако зарегистрированное особое мнение было написано только судьей Ливингстоном. Ливингстон выразил особое несогласие с готовностью Верховного суда признать английские прецеденты в области патентного права, несмотря на растущие различия между британской и американской патентными системами.
Пропуская процедурные возражения Эванса, [ 20 ] Судья Ливингстон выразил несогласие по трем пунктам: [ 21 ]
- Он утверждал, что описание патента Эванса изначально не было дефектным, поскольку оно давало достаточную информацию, чтобы «отличить [изобретение] от всех других вещей, ранее известных», как того требует Закон о патентах 1793 года , раздел 11. [ 22 ] Даже несмотря на то, что в описании не уточняются различия между изобретением и предшествующим уровнем техники, любой специалист в данной области техники сможет увидеть, чем оно отличается от предыдущих hopperboys, и будет в курсе того, какой hopperboy будет нарушать авторские права. патент.
- Он утверждал, что патент не следует полностью признавать недействительным только потому, что его требования слишком широки. [ 23 ] Хотя в Англии были прецеденты подобных действий, американское законодательство этого не требовало, и не было никаких оснований для наложения такого «очень высокого наказания». [ 23 ] когда патент был подан добросовестно, без какого-либо намерения предъявить чрезмерную претензию.
- Даже если такое наказание было правильным, утверждал Ливингстон, оно основано на фактах и должно оцениваться только присяжными. [ 24 ]
Последующие события
[ редактировать ]Это дело стало кульминацией длинной серии предыдущих решений, согласно которым изобретение должно было определять не только способы реализации изобретения, но и то, чем изобретение отличается от предшествующего уровня техники. [ 13 ] Эта доктрина в конечном итоге привела к требованию отдельных, отдельных пунктов формулы изобретения, принятому в Законе о патентах 1836 года . Это также привело к появлению требования о письменном описании в отличие от требования о разрешении . [ 25 ] Однако в современной юриспруденции требование письменного описания не возникало вновь как отдельный вопрос до принятия Закона о патентах 1952 года . [ 26 ] Впервые оно вошло в современную юриспруденцию как отдельное требование, когда Таможенный и патентный апелляционный суд вынес решение In re Ruschig в 1965 году. [ 27 ] Несмотря на эту историческую связь, власти, включая судью Рейдера, утверждали, что дело «Эванс против Итона» фактически поддерживает рассмотрение разрешения и письменного описания как единого требования, поскольку необходимость отличия от известного уровня техники была решена требованием о создании отдельного раздела формулы изобретения. [ 28 ]
Этот случай также был отмечен как ранний предшественник современной доктрины очевидности . [ 29 ] и доктрина эквивалентов . [ 30 ] [ 31 ]
Поскольку этот случай характерен для состояния патентного права до 1836 года, с середины XIX века он редко цитировался. Самая последняя ссылка в деле Верховного суда - это дело Бертон против Соединенных Штатов 1906 года , в котором это дело было указано в качестве основания для допустимости показаний свидетелей, заинтересованных в исходе дела. [ 32 ] До этого оно цитировалось в Phoenix Mut. Жизнь Инс. Дело Ко против Раддина в 1887 году как ранний пример возражений суда против включения в текст апелляции излишне длинных цитат. [ 33 ] Это также иногда упоминалось в делах о земельных патентах относительно необходимости четко отличать любой грант от других грантов, например, в деле 1837 года « Владельцы моста через реку Чарльз против владельцев моста Уоррен» . [ 34 ]
Цитируемые работы
[ редактировать ]- Федерико, Пи Джей (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса - Часть I». Журнал Общества патентного ведомства . 27 : 586.
- Федерико, Пи Джей (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса - Часть II». Журнал Общества патентного ведомства . 27 :657.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Эванс против Итона , 8 Ф. Кас. 856, 3 Wash. CC 443 (1818).
- ^ Эванс против Итона , 8 Ф. Кас. 846, Пет. СС 322 (1816 г.).
- ^ Jump up to: а б «Закон об освобождении Оливера Эванса», 6 Stat. 70.
- ^ Малла Поллак, Общественное достояние, находящееся в собственности: конституционное право не быть исключенным - или Верховный суд выбрал правильные хлопья для завтрака в деле Келлогг против National Biscuit Co., 22 Hastings Comm. & Ent LJ 265, 291 n119 (2000).
- ^ Гарольд К. Вегнер, Экспериментальное использование Post-Merck и «Безопасная гавань», 15 Fed. Схема BJ 1, 37 (2005).
- ^ Федерико 1945 , с. 586.
- ^ Мэриленд; Килти, Уильям (1787). «Закон о предоставлении Оливеру Эвансу сроком на несколько лет исключительного права на производство и продажу в этом штате описанных здесь машин» . Законы Мэриленда: 1785–1799 гг . п. 121.
- ^ Хэмпшир, Нью-Йорк (1789 г.). «Закон о предоставлении Оливеру Эвансу сроком на несколько лет исключительного права на производство и продажу в этом штате описанных здесь машин» . Законы Нью-Гэмпшира: первый конституционный период, 1784–1792 гг . п. 401.
- ^ Федерико 1945 , с. 589.
- ^ Федерико 1945 , с. 598.
- ^ Бена, Кристин П. (1979). История частного патентного законодательства в Палате представителей . Типография правительства США. п. 6.
- ^ Эванс против. Джордан, 8 Ф. Кас. 872, 872 (CCD Va. 1813).
- ^ Jump up to: а б Федерико часть 2 1945 , с. 680.
- ^ Jump up to: а б Федерико часть 2 1945 , с. 677.
- ^ 20 США в 424-426.
- ^ Федерико, часть 2, 1945 , с. 681.
- ^ 20 США в 425-426.
- ^ 20 США в 426.
- ^ 20 США в 431-432
- ^ Jump up to: а б 20 США по 452.
- ^ 20 США в 438.
- ^ 20 США в 439
- ^ Jump up to: а б 20 США по 446.
- ^ 20 США в 449.
- ^ Роберт А. Мэтьюз-младший (2015), 3 Аннотированный патентный сборник § 22:8.
- ^ Шраддха А. Упадхьяя, Постмодернистское требование к письменному описанию: анализ применения повышенного требования к письменному описанию к оригинальным утверждениям, 4 Minn. Intell. Prop.Rev. 65, 71-72 (2002).
- ^ Стивен М. Маурер, Идеи на практике: насколько хорошо патентное право США реализует современную теорию инноваций?, 12 Дж. Маршалл, преподобный Intell. Проп. Л. 644, 690 (2013).
- ^ Майкл А. Грин, Позолота Лилли: Требование к письменному описанию S 112 отдельно от включения, 52 BCL Rev. E-Supplement 213, 220-21 (2011).
- ^ Новый способ определения очевидности: применение новаторской доктрины к 35 USC 103 (a), 29 AIPLA QJ 375, 429 (2001).
- ^ Роберт Н. Янг, Судья против присяжных на весах правосудия: 35 USC S 112, P 6 «Эквиваленты» на весах, 32 J. Marshall L. Rev. 833, 848 (1999).
- ^ История судебного преследования Эстоппель: Выбор между общественными интересами и правами собственности изобретателя, 36 Val. UL Ред. 239, 245-46 (2001).
- ^ 202 США 344, 393-94, 26 S. Ct. 688, 704, 50 Л. Ред. 1057 (1906).
- ^ 120 США 183, 193, 7 S. Ct. 500, 504, 30 л. Ред. 644 (1887).
- ^ 36 США 420, 650, 9 L. Ed. 773.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела Эванс против Итона , 20 U.S. (7 Wheat. ) 356 (1822 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress OpenJurist