Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc.
| Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. | |
|---|---|
 | |
| Аргументировано 16 января 2008 г. Принято 9 июня 2008 г. | |
| Полное название дела | Quanta Computer, Inc. и др., Истцы по делу LG Electronics, Inc. |
| Номер квитанции. | 06-937 |
| Цитаты | 553 США 617 ( подробнее ) |
| История болезни | |
| Прежний | Судебное решение отклонено, установлен факт отсутствия нарушений, LG Elecs., Inc. против Asustek Computer, Inc. , 248 F. Supp. 2d 912 ( ND Калифорния, 2003 г.); частично отменено и отправлено на новое рассмотрение, LG Elecs., Inc. против Bizcom Elecs., Inc. , 453 F.3d 1364 ( Федеральный округ, 2006 г.) (установлено, что формулировки лицензии достаточны для создания ограниченной лицензии и доктрины исчерпания прав, не применимы к формула метода); сертификат. предоставлено, 551 US 1187 (2007). |
| Холдинг | |
| Формулировка патентной лицензии недостаточна для создания ограниченной лицензии и предотвращения эффекта доктрины исчерпания прав; Доктрина исчерпания прав применяется к заявлениям о методах и к разрешенной продаже изделий, которые по существу воплощают заявленное изобретение. | |
| Членство в суде | |
| |
| Мнение по делу | |
| Большинство | Томас, к которому присоединились единогласно |
Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. Решение , 553 US 617 (2008 г.), вынесено Верховным судом США , в котором суд подтвердил обоснованность доктрины исчерпания патентов . [1] Это решение поставило под сомнение сохраняющуюся прецедентную ценность ряда решений Федерального округа , которые стремились ограничить решения Верховного суда по доктрине исчерпания прав на их факты и потребовать так называемого « правила разумности » анализа всех постпродажных ограничений, других чем привязки и фиксирование цен. [2] Повторно формулируя доктрину исчерпания патентов, Суд постановил, что она возникает, среди прочего, в результате разрешенной продажи компонента, когда единственным разумным и предполагаемым использованием компонента является использование патента, а компонент по существу воплощает запатентованное изобретение, воплотившее его существенные особенности. Суд также мимоходом отменил тот факт, что доктрина исчерпания прав ограничивается претензиями на продукцию и не применяется к претензиям на метод.
Фактическая информация
[ редактировать ]Компания LG Electronics (LGE) владела несколькими патентами на методы и системы обработки информации. Она заключила два контракта с Intel . В лицензионном соглашении LGE разрешила Intel производить и продавать микропроцессорную продукцию с использованием запатентованных изобретений. Более того, в Лицензионном соглашении прямо указано, что никакой третьей стороне не предоставляется лицензия на объединение лицензионных продуктов с другими продуктами (например, на объединение микропроцессорной продукции Intel с другими частями компьютера). Однако в Лицензионном соглашении также предусматривалось: «Несмотря на какие-либо положения настоящего Соглашения об обратном, стороны соглашаются, что ничто в настоящем документе никоим образом не ограничивает и не изменяет последствия исчерпания патентов, которые в противном случае применялись бы, когда сторона по настоящему Соглашению продает какие-либо свои Лицензионные права. Продукты».
В Генеральном соглашении компания LGE требовала от Intel уведомлять своих клиентов о том, что патентная лицензия не распространяется на какой-либо продукт, изготовленный путем объединения лицензированного микропроцессорного продукта Intel с любым другим продуктом (например, компьютером). Генеральное соглашение также предусматривало, что его нарушение не повлияет на Лицензионное соглашение и не будет являться основанием для его прекращения. Судя по всему, LGE была готова разрешить клиентам Intel комбинировать микропроцессорную продукцию с продукцией, не лицензированной LGE, но только после выплаты LGE дополнительного роялти за это право. Этот вопрос не обсуждается в заключении Суда, который излагает факты лишь в очень ограниченных выражениях, поскольку протокол был запечатан в целях защиты коммерческой тайны .
Quanta Computer приобрела лицензионные микропроцессоры Intel и приступила к производству компьютеров на их основе. При этом Quanta следовала спецификациям Intel, что, в свою очередь, привело к использованию запатентованных методов и созданию запатентованных систем, которые LGE лицензировала для Intel, поскольку именно таким образом Intel разработала свою микропроцессорную продукцию. (Суд первой инстанции установил, что микропроцессорная продукция Intel не использовалась в разумных целях, не нарушая авторские права.) Затем LGE подала в суд на Quanta за нарушение патентных прав .
Компания Quanta одержала победу в окружном суде в соответствии с доктриной исчерпания прав. [3] но после апелляции Федеральный округ постановил, что доктрина исчерпания прав не применяется из-за заявления в Генеральном соглашении о том, что комбинированные продукты не лицензируются, учитывая постановление Федерального округа от 1992 года по делу Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. [4] что продавец запатентованных товаров может путем уведомления наложить послепродажное ограничение на использование товара своим покупателем. Кроме того, Федеральный округ постановил, что доктрина исчерпания прав в любом случае не применяется к патентам на методы. [5]
Маллинкродта Фон
[ редактировать ]В деле Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , [4] Федеральный окружной суд постановил, что владельцы патентов могут обусловить продажу запатентованных товаров ограничительным уведомлением и тем самым ограничить распоряжение товарами покупателями, за исключением нарушений антимонопольного законодательства , таких как фиксирование цен и ограничения на привязку , [6] или нарушения «какого-то другого закона или политики». [7] В частности, суд Маллинкродта заявил: «Если это условие не нарушает какой-либо другой закон или политику (в области патентов, в частности, злоупотребление антимонопольным законодательством),» владельцы патентов, лицензиаты и последующие покупатели «сохраняют за собой свободу заключать договоры относительно условий распродажа". [7]
Далее Федеральный округ заявил, что «соответствующим критерием» при определении того, является ли «ограничение или условие... налагаемое при продаже запатентованного изделия» действительным, «является то, разумно ли ограничение [патентообладателя или лицензиара] в рамках выдачи патента, или же патентообладатель отважился выйти за рамки выдачи патента и совершить поведение, имеющее антиконкурентные последствия, не оправданные с точки зрения разумного принципа». [8] По мнению суда, тесты на ограничения и злоупотребление были одинаковыми, за исключением области привязки и установления цен: должно показать, что общий эффект лицензии имеет тенденцию незаконно ограничивать конкуренцию на соответствующим образом определенном соответствующем рынке». [9]
Этот тест Федерального округа противоречит многим решениям как Верховного суда, так и других апелляционных судов. Например, в деле Zenith Radio Corp. против Hazeltine Research, Inc. [10] Верховный суд рассмотрел вопрос о законности лицензий, согласно которым роялти выплачивались за общий объем продаж всех продуктов, независимо от того, охватывали ли патенты лицензиара все продукты. Суд постановил, что такое лицензирование допустимо, если лицензиар и лицензиат приняли его для взаимного удобства, чтобы упростить управление лицензией. [11] однако лицензиару недопустимо настаивать на этом, несмотря на возражение лицензиата. [12] Суд постановил, что такое поведение является злоупотреблением, но не является нарушением антимонопольного законодательства, если не будут также продемонстрированы другие элементы нарушения антимонопольного законодательства, такие как рыночная власть. [13]
Ранее в деле Брюлотта против компании Thys Co. [14] Верховный суд постановил, что использование патента является неправомерным, если, помимо прочего, патентообладатель взимает роялти, превышающие установленный законом срок действия патента. В деле National Lockwasher Co. против George K. Garrett Co. Апелляционный суд США третьего округа постановил, что патентообладатель злоупотребил своим патентом, потребовав от лицензиатов согласия не заниматься технологиями конкурентов патентообладателя. [15] Таким образом, в этих делах, среди многих других, Верховный суд и другие федеральные суды установили злоупотребления в делах, не связанных с установлением цен или привязкой цен, и не требовали какого-либо правила разумности или анализа соответствующего рынка.
Другие решения Федерального округа [16] следовал подходу Маллинкродта , который, по крайней мере, расходился с решениями Верховного суда. [17] Соответственно, когда certiorari было выдано в деле Кванта , широко предполагалось, что Верховный суд отменит решение Маллинкродта , что многие (в том числе генеральный солиситор США Джеффри Уолл , [18] рассматривается как несовместимое с прецедентом Верховного суда. [19]
Мнение Верховного суда
[ редактировать ]Верховный суд единогласно отменил решение, по мнению судьи Кларенса Томаса .
Заявления о методе
[ редактировать ]Во-первых, заявил Суд, различие между претензиями о методе и продукте недопустимо. В деле Соединенные Штаты против Univis Lens Co. [20] Согласно последнему решению Суда об исчерпании патентов, некоторые из патентов, признанных исчерпанными, представляли собой патенты на методы. Ранее в деле против США Ethyl Gasoline Corp. [21] некоторые патенты охватывали метод сжигания бензина в автомобильном двигателе, и доктрина истощения была признана применимой. Более того, поскольку на одно и то же изобретение легко написать патентную формулу как в формате метода, так и в формате устройства, доктрину исчерпания прав можно было бы легко обойти, если бы полагаться на формулировку метода было достаточно, чтобы избежать исчерпания: «включив заявку на метод для запатентованной машины». способ выполнения своей задачи, составитель патента может защитить от исчерпания практически любой запатентованный объект». [22]
Исчерпание и связанные с ним патенты
[ редактировать ]Затем Суд обратился к вопросу о том, в какой степени исчерпание патентных прав на микропроцессорную продукцию исчерпывает патентные права, относящиеся к комбинированным продуктам, на которые у LGE были патенты. В случае с Univis продажа, исчерпавшая патентные права, представляла собой продажу незапатентованной полуфабриката-заготовки линзы, из которой при последующей обработке была получена запатентованная готовая линза. Микропроцессорная продукция Intel представляла собой законченный коммерческий товар, но в данном случае суд первой инстанции установил, что микропроцессорная продукция не использовалась без нарушения авторских прав, точно так же, как в деле Univis полуобработанные заготовки линз не имели другого применения, кроме как дорабатываться в запатентованные готовые заготовки для линз. Таким образом, суд признал решение Univis решающим. По Quanta мнению суда , в деле Univis «исчерпание сил было вызвано продажей заготовок линз, потому что их единственным разумным и предполагаемым использованием было применение патента, и потому что они «воплощают [d] существенные особенности [] запатентованного изобретения»».
Компания LGE не оспаривала утверждение о том, что предполагаемое и разумное использование микропроцессорной продукции заключалось в ее включении в компьютеры, но она утверждала, что существовали некоторые виды использования, не нарушающие авторские права: их можно было продавать за границу в качестве запасных частей или путем отключения функций, которые делали их доступными. запатентовано. Суд отклонил эти доводы. Что касается отключения, суд заявил, что отключенные аспекты устройства («функции»), а не оставшееся устройство, должны использоваться без нарушения прав, так что их отключение приведет к тому, что они «не будут иметь реального использования». Что касается использования за рубежом или замены, юридическим критерием, на который следует обратить внимание, было то, будет ли продукт выполнять запатентованный метод или воплощать запатентованный продукт, а не то, приведет ли использование к ответственности за нарушение авторских прав.
Еще одна причина, по которой продажи микропроцессорной продукции исчерпали патентные права LGE, заключалась в том, что «все изобретательское в каждом патенте воплощено» в лицензированных продуктах Intel, которые «воплощают в себе основные характеристики [лицензированных] патентов, поскольку они реализуют все изобретательские процессы». в сочетании, согласно их конструкции, со стандартными компонентами». Любая точка новизны, то есть степень, в которой заявленное изобретение отличается от уровня техники, обнаруживается в лицензированных микропроцессорных продуктах, а не в комбинированном продукте, компонентами которого они являются.
Этот последний аспект заключения Quanta аналогичен доктрине дела Lincoln Engineering , доктрине, которую Федеральный округ ранее считал утратившей авторитет. [23] Верховного суда Согласно доктрине Lincoln Engineering , комбинация вновь изобретенного устройства с известным традиционным устройством, с которым новое устройство взаимодействует обычным и предсказуемым способом, которым ранее взаимодействовали устройства этих типов, не подлежит патентованию как «исчерпанная комбинация». или «старая комбинация». Таким образом, когда суд Quanta заявил, что «все изобретательное в каждом патенте воплощено» в лицензированных продуктах Intel, которые «воплощают в себе основные особенности [лицензионных] патентов», суд фактически заявил, что сочетание новых разработок Intel микропроцессор в традиционном виде со старым персональным компьютером — это исчерпанное сочетание. Соответственно, не будет придаваться никакого значения тому факту, что LGE выдала отдельные патенты на устройство по изобретению и на старую комбинацию, которая его включала.
Лицензирование ограниченной области
[ редактировать ]Аргумент LGE в пользу неисчерпания полномочий был направлен на использование доктрины дела General Talking Pictures Corp. против Western Electric Co. [24] В этом случае патентообладатель не предоставил лицензию на «коммерческие» усилители. Таким образом, когда производитель, имеющий лицензию только в «некоммерческой» области использования , продал усилитель обвиняемому нарушителю, который сознательно перепродал его на коммерческом рынке, производитель «не мог передать [обвиняемому нарушителю] то, что оба знали о нем. не имел права продавать». По принципу равенства, заявила компания LGE, она лицензировала Intel только в области производства микропроцессорной продукции для комбинирования с определенными продуктами, а не с другими продуктами. Но суд заявил, что компания LGE разработала лицензию для Intel не так:
LGE упускает из виду важные аспекты структуры... транзакции. Ничто в Лицензионном соглашении не ограничивает право Intel продавать свои микропроцессоры... покупателям, которые намерены комбинировать их с деталями сторонних производителей. В целом он позволяет Intel производить, использовать или продавать продукцию без патентных претензий. Разумеется, LGE потребовала от Intel уведомить своих клиентов, включая Quanta, о том, что LGE не давала этим клиентам лицензии на использование ее патентов. Но ни одна из сторон не утверждает, что Intel нарушила соглашение в этом отношении. LGE отмечает, что Лицензионное соглашение прямо отказывается от каких-либо лицензий третьим лицам на использование патентов путем объединения лицензионных продуктов с другими компонентами. Но вопрос о том, получили ли третьи лица подразумеваемые лицензии, не имеет значения, поскольку Quanta заявляет о своем праве использовать патенты, основанные не на подразумеваемой лицензии, а на исчерпании прав. И истощение касается только собственной лицензии Intel на продажу продукции, применяющей... патенты.
Суд, судя по всему, утверждает, что LGE просто предоставила Intel лицензию на производство, использование и продажу микропроцессорной продукции. Компания LGE прямо заявила, что какой-либо третьей стороне не предоставлялась лицензия на объединение лицензионных продуктов с другими продуктами; а LGE заставила Intel сообщить своим клиентам об отсутствии лицензии. Но LGE не сообщила Intel, что LGE лицензировала Intel на производство, использование и продажу микропроцессорной продукции только в области микропроцессорной продукции в сочетании с другими продуктами, лицензированными LGE (так называемыми продуктами Intel). Не было никаких явных ограничений на область использования прав Intel на производство, использование и продажу – никаких «волшебных слов». Компания LGE была близка к этому – она заявила, что не лицензирует третьи лица для объединения лицензионного продукта с другими продуктами, и требует от Intel уведомлять об этом клиентов – но LGE не смогла перейти сразу к делу и прямо отказать Intel в любой лицензии на производство микропроцессоров. продукты, которые будут сочетаться с другими продуктами. Более того, по какой-то необъяснимой причине стороны с фатальным эффектом отметили тот факт, что доктрина исчерпания все еще существует: «Несмотря на любые положения настоящего Соглашения об обратном, стороны соглашаются, что ничто в нем никоим образом не ограничивает и не изменяет последствия исчерпания патентов, которые в противном случае применялись бы, когда сторона по настоящему Соглашению продает любую из своих Лицензионных продуктов».
То, что это была критическая ошибка (для LGE), подтверждается заключительными заявлениями Суда в его заключении:
Лицензионное соглашение разрешало Intel продавать продукты, в которых применялись патенты. Никакие условия не ограничивали право Intel продавать продукцию, в значительной степени воплощающую патенты. ... Таким образом, санкционированная продажа Intel компании Quanta вывела ее продукцию из сферы действия патентной монополии, и в результате LGE больше не может отстаивать свои патентные права против Quanta.
Таким образом, доктрина исчерпания ресурсов определяла, что Quanta могла законно делать с тем, что она купила у Intel. Непредоставление третьим лицам лицензии на объединение микропроцессорной продукции Intel с другими продуктами не имело юридического значения, поскольку доктрина исчерпания прав устраняла необходимость в такой лицензии. Купив продукцию у официального продавца, Quanta не нуждалась в лицензии.
Нет проблем с контрактом
[ редактировать ]Суд добавил заключительное примечание, указав, что дело не поднималось и суд не выносил решения о том, могла ли LGE обеспечить соблюдение договорных ограничений. В сноске 7 Суд прокомментировал:
Мы отмечаем, что санкционированный характер продажи компании Quanta не обязательно ограничивает другие договорные права LGE. Жалоба LGE не включает в себя иск о нарушении контракта, и мы не выражаем мнения о том, возможно ли возмещение убытков по контракту, даже если исчерпание действует для устранения патентных убытков.
Точно так же Суд ничего не сказал о конкретном исполнении или о том, могут ли контрактные права, если таковые имеются, быть применены к Quanta.
Влияние и вопросы, которые суд не учел
[ редактировать ]Влияние Quanta проблематично, во многом потому, что это решение позволило избежать решения многих вопросов, предположительно в интересах поддержания консенсуса. (Решение было единогласным.) Один учёный прокомментировал:
Это очень разочаровывающее решение суда. Это так мало решало, и это было такое важное дело. Вы остаетесь читать на кофейной гуще. [25]
Неспособность Суда одобрить или отклонить прецедент, на который Федеральный округ ссылался в своем решении по делу Quanta , Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , который ограничивал применимость доктрины исчерпания прав, когда продажа была сделана «условной», «еще больше способствовало неопределенности бизнеса в отношении допустимых лицензионных ограничений. Но, как заметил один комментатор:
Верховный суд в Кванте Многие ожидали, что вынесет решение о том, является ли Маллинкродт хорошим законом. Но Суд обошел этот вопрос, узко истолковав лицензионное соглашение так, чтобы оно не было условной лицензией. ... Поскольку Верховный суд обошел этот вопрос стороной, остается неясным, в какой степени патентообладатель может использовать условную лицензию для наложения ограничений на последующих покупателей. [26]
Суд постановил, что «давняя доктрина исчерпания патентов предусматривает, что первоначальная санкционированная продажа запатентованного объекта прекращает действие всех патентных прав на этот объект». Но что представляет собой «разрешение»? Суд не рассматривал вопрос о «конструктивном» разрешении, то есть разрешении с точки зрения закона при определенных обстоятельствах, независимо от того, нравится оно патентообладателю или лицензиару или пытается его избежать. [27] Соответственно, неясно, в какой степени Quanta отменяет Маллинкродта . Кажется, это невысказанный посыл в Quanta , но Федеральный округ может занять нераскаянную точку зрения, вопреки генерального солиситора взглядам как amicus .
Другие формы транзакций
[ редактировать ]Суд оставил важные вопросы, рассмотренные в Quanta . [28] Одна из проблем заключается в том, что Суд ничего не сказал о других возможных формах этой сделки, таких как продажа лицензиатом производства с ограничением на ее предоставление или (альтернативно) продажа патентообладателем или его лицензиатом с явным ограничения, налагаемые на свободу покупателя распоряжаться товаром. Суд не пояснил, будут ли и при каких обстоятельствах эти другие форматы иметь юридическую силу. [29]
Первый из этих возможных форматов соответствует примеру General Talking Pictures . Второй формат повторяет образец дела Маллинкродта . В первом случае патентообладатель может ограничить объем лицензии производителя-лицензиата определенной областью, например, микропроцессорами, не встроенными в компьютеры, и тогда использование этих микропрессоров в качестве компьютерных компонентов является нарушением патентных прав. Это формат, который, по мнению компании LGE, она использовала. [30] Согласно доктрине Маллинкродта , продажа запатентованного продукта, на который распространяется ограничение (например, этот микропроцессор не может быть продан для использования в качестве компьютерного компонента), является «условной», а не «безусловной» продажей. Если условие нарушено, поведение является нарушением патентных прав. [31] Доктрина исчерпания прав не применяется в соответствии с правилом, изложенным в деле Маллинкродта . Однако, как, по-видимому, считает Кванта , когда ограничение не сформулировано ясно и явно, применяется доктрина исчерпания ресурсов.
Разрешение «аномалии»
[ редактировать ]В кратком сообщении Верховному суду (по его запросу), когда ходатайство о выдаче судебного приказа находилось на рассмотрении, генеральный солиситор заметил, что между доктриной исчерпания сил и доктриной General Talking Pictures существует любопытная «аномалия» :
[T]Это кажущаяся аномалия, позволяющая патентообладателю добиться косвенно – через принудительное условие для лицензиата – ограничения на использование или перепродажу, которое [из-за доктрины исчерпания прав] патентообладатель сам не мог наложить на прямого покупателя. , [однако] это различие является необходимым и объяснимым результатом решения Суда в General Talking Pictures .
По причинам, которые до сих пор не были объяснены ни в одном общедоступном документе, Правительство удалило этот отрывок из своего последующего обзора по существу дела. [32] Как указано в правительственной записке, с одной стороны, доктрина исчерпания прав запрещает постпродажные ограничения на продажу товаров патентообладателем (или его лицензиатом), в то время как, с другой стороны, General Talking Pictures разрешает патентообладателю налагать постпродажные ограничения на свои товары. продажа лицензиатом производства товаров, если в лицензии на производство используется право, формулировка. [33] Ничто во мнении Quanta не касается этой проблемы, и тем более не пытается решить эту проблему или синтезировать конкурирующие доктрины. [34]
Контракт против доктрины исчерпания ресурсов
[ редактировать ]В примечании 7 Суда прямо воздерживается от указания любого из следующего: могут ли договорные формулировки преодолеть или предотвратить срабатывание доктрины исчерпания прав; если да, то какой язык позволит это сделать; и будет ли контекст уместен.
В той степени, в которой доктрина исчерпания прав основана на соображениях государственной политики и в той степени, в которой интересы общественности и третьих сторон (таких как компания Quanta в деле Quanta ) должны учитываться, а также интересы договаривающихся сторон, суды, скорее всего, будут устанавливать ограничения на то, могут ли стороны по договору сделать доктрину неприменимой к товарам, которые являются предметом их договора. С другой стороны, если политика доктрины исчерпания прав является просто правилом, гарантирующим, что последующие покупатели будут справедливо уведомлены о том, что их использование таких товаров будет ограничено, суды с большей вероятностью будут поддерживать такие ограничения, если только они не противоречат другим политикам. например, законы о конкуренции или антимонопольное законодательство.
Суд прямо отказался рассматривать этот вопрос в деле Quanta . [35] Однако суд Кванты ясно дал понять, что он признал фундаментальную разницу в праве между продажей запатентованных товаров патентообладателем и лицензией патентообладателя другого лица на производство запатентованных товаров, которую Верховный суд объяснил в деле Соединенные Штаты против Генерала. Электрическая компания. [36] В то же время суд ясно дал понять, что LGE не смогла лицензировать Intel на формулировках, соответствующих доктрине General Talking Pictures , что могло изменить результат.
Палата лордов рассмотрела вопрос о том, может ли договор противоречить аналогичной доктрине против отступления от права собственности в деле British Leyland Motor Corp. против Armstrong Patents Co. Это доктрина, согласно которой продавец не может успешно предпринимать действия, такие как защита права интеллектуальной собственности , которая уменьшить стоимость того, что продавец продал покупателю. Палата лордов постановила, что контракт не может использоваться для ограничения прав покупателей конечных пользователей, по крайней мере покупателей потребительских товаров, таких как автомобили.
Последующие решения
[ редактировать ]Статический контроль
[ редактировать ]В деле Static Control Components, Inc. против Lexmark Int'l, Inc. окружной суд пересмотрел свое решение по этому делу и вынес решение по закону (JMOL) в пользу предполагаемого нарушителя. [37] Суд заявил, что решение Верховного суда по Quanta «изменило картину доктрины исчерпания патентных прав в целом и в частности» потребовало отмены решения, чтобы SCCI не несла ответственности перед Lexmark за нарушение патентных прав.
Lexmark стремилась ограничить заправку своих картриджей с тонером, опираясь на доктрину Маллинкродта . Однако она не заключила никакого обычного двустороннего договора о продаже картриджей с тонером населению на условиях «условной продажи». [38] Вместо этого Lexmark полагалась на «термоусадочные лицензии» и ограничительные уведомления, сопровождающие продукты. Суд счел их неэффективными для предотвращения применения доктрины исчерпания прав, несмотря на Маллинкродта одобрение на их использование.
Суд признал, что, «[как] указывает Lexmark, Верховный суд не отменил явным образом решение Mallinckrodt в своем заключении Quanta ». Тем не менее суд пришел к выводу:
Рассмотрев аргументы Кванты , Маллинкродта и сторон, Суд убежден, что Кванта отменила решение Маллинкродта sub Silentio . Широкое заявление Верховного суда о законе об исчерпании патентов просто не может быть согласовано с позицией, согласно которой холдинг Quanta ограничивается конкретными фактами. Кроме того, Федеральный округ частично полагался на Маллинкродта при вынесении решения по делу LG Electronics, Inc. против Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Федеральный суд, 2006 г.), решение, которое Верховный суд отменил в Кванта . Также стоит отметить, что в решении Quanta не упоминается ни одного дела Федерального округа.
Однако суд не счел, что Quanta воспрепятствовала применению ограничений на термоусадочную пленку в соответствии с законодательством о государственных контрактах. Однако аспекты договорного права в этом деле стали спорными, поскольку Lexmark добровольно отклонила свои претензии о вредоносном вмешательстве Static Control в договор.
Впечатляющие продукты
[ редактировать ]В апреле 2015 года Федеральный округ sua sponte призвал провести брифинг и amicus curiae участие в полном составе при рассмотрении вопроса о том, следует ли отменить решение Маллинкродта в свете недавнего решения Верховного суда по делу Quanta . Суд постановил:
В свете дела Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), должен ли этот суд отменить решение Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Федеральный округ, 1992 г.) , в той ли степени, в которой он постановил, что продажа запатентованного изделия, когда продажа осуществляется в соответствии с ограничением, которое в других отношениях является законным и в пределах объема выдачи патента, не приводит к исчерпанию патента? [39]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008).
Эта статья включает общедоступные материалы из этого документа правительства США .
- ^ См. раздел ниже с подписью Маллинкродта» « История .
- ^ LG Elecs., Inc. против Asustek Computer, Inc. , 248 F. Supp. 2d 912 ( ND Cal. 2003).
- ^ Перейти обратно: а б Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Федеральный округ, 1992 г.).
- ^ LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc. , 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
- ^ Ричард Х. Стерн , Quanta Computer Inc против LGE Electronics Inc — комментарии по поводу подтверждения доктрины истощения в США. Архивировано 27 марта 2009 г. в Wayback Machine , [2008] Евро. Интел. Опора. Преподобный. 527
- ^ Перейти обратно: а б Маллинкродт , 976 F.2d на 708.
- ^ Маллинкродт , 976 F.2d, 708–09.
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d на 706 (цитата по делу Windsurfing Int'l, Inc. против AMF, Inc. , 782 F.2d 995 , 1001–02 (Федеральный округ, 1986 г.)).
- ^ Zenith Radio Corp. против Hazeltine Research, Inc. , 395 US 100 (1969).
- ^ Зенит , 395 США, стр. 136 («Если положение о роялти от общей суммы продаж диктуется удобством сторон, а не патентными полномочиями, то нет никакого злоупотребления патентами и никаких запрещенных условий, связанных с лицензией»).
- ^ Зенит , 395 США, стр. 139 («Но мы не читаем «Автоматическое радио» , чтобы разрешить патентообладателю использовать полномочия своего патента, чтобы настаивать на роялти от общей суммы продаж и отвергать протесты лицензиата о том, что некоторые из его продуктов не подходят для патент или что для некоторых видов его товаров у него нет необходимости или желания приобретать привилегии патента. В таком случае не только будут взиматься гонорары за незапатентованные товары, но и обязательство платить за неиспользование явно будет иметь свой источник. Мы также считаем, что злоупотребление патентом связано с тем, что патентообладатель настаивает на выплате роялти в процентах от продаж, независимо от использования, и его отказом от предложений лицензиата платить только за фактическое использование».).
- ^ Zenith , 395 US at 140 («если имело место такое злоупотребление патентом, из этого не обязательно следует, что неправильное использование включает в себя элементы нарушения либо § 1, либо § 2 Закона Шермана, или что Зениту угрожало нарушение чтобы дать ему право на судебный запрет в соответствии с § 16 Закона Клейтона»).
- ^ Brulotte v. Thys Co. , 379 U.S. 29 (1964).
- ^ National Lockwasher Co. против George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 , 256-57 (3-й округ 1943 г.) (патентовладелец злоупотреблял патентом, потому что патентообладатель «пытался расширить границы с помощью средств, отличных от средств свободной конкуренции» о своей законной монополии на производство, использование и продажу запатентованного устройства в той степени, в которой такое устройство будет единственным, доступным пользователю такого изделия. Эта монополия, очевидно, не подпадает под действие патента."); соглашение Маккалоу против Kammerer Corp. , 166 F.2d 759 ( 9-й округ 1948 г.).
- ^ См., например, дело US Philips Corp. против International Trade Comm'n , 424 F.3d 1179 , 1185 (Fed. Cir. 2005) («Если конкретное лицензионное соглашение, о котором идет речь, не является одной из тех конкретных практик, которые были если считается, что это злоупотребление само по себе, то оно будет анализироваться с точки зрения правила разумности. Мы постановили, что в соответствии с правилом разума практика недопустима только в том случае, если ее результатом является ограничение конкуренции на соответствующем рынке».) (цитаты опущены). ; Monsanto Co. против Макфарлинга , 363 F.3d 1336 , 1341 (Федеральный округ, 2004 г.).
- ^ Один комментатор во время принятия решения по делу Маллинкродта назвал его началом упадка доктрины исчерпания прав в Соединенных Штатах, Ричард Х. Стерн, Ненаблюдаемый упадок доктрины исчерпания прав в патентном праве США: Маллинкродт против Медипарт , 15 Евро. Интел. Опора. Преподобный. 460 (1993).
- ↑ подал Генеральный солиситор США заключение amicus curiae по существу дела, в котором говорилось: «Тест, принятый Федеральным округом в Маллинкродте, таким образом, отражает фундаментальное непонимание роли и масштаба доктрины исчерпания патентов. ... Апелляционный суд 'подход не может быть согласован с этими прецедентами [Верховного суда]». Краткое описание Соединенных Штатов как amicus curiae в Кванте , 23 года; см. также идентификатор . на 6 («В последние годы доктрина первой продажи развивалась в Федеральном округе таким образом, что это противоречит прецедентам этого Суда»); идентификатор . в пункте 22 («Федеральный округ ошибочно истолковывает Univis как отстаивающий только предположение о том, что ограничения, которые были признаны незаконными ограничениями торговли в патентном контексте, такие как соглашения о «фиксации или связывании цен», не могут быть применены в патентном порядке) иск о нарушении."); идентификатор . в 30 («Приведенное ниже решение основано на том же ошибочном понимании исчерпания патентов, которое пронизывает подход Федерального округа к этой области права».).
- ↑ Так, в блоге Holman's Biotech IP Blog говорится: «Многие люди рассматривали Quanta как важную возможность для Верховного суда рассмотреть вопрос о жизнеспособности решения Mallinckrodt (976 F.2d 700), решения Федерального округа 1992 года, в котором говорилось, что применяется доктрина исчерпания патентов. только к безусловным продажам, и что владелец патента, таким образом, имеет право налагать постпродажные ограничения на покупателей запатентованного продукта, направляя покупателям соответствующее уведомление, и обеспечивать соблюдение этих ограничений в соответствии с патентным законодательством. Многие, включая Генерального солиситора, утверждают, что решение Маллинкродта следует отменить, и что это решение противоречит прецеденту Верховного суда, в частности решению Univis 1942 года, которое они интерпретируют как предписывающее доктрину исчерпания патентов, которая запрещает применение таких ограничений посредством мер по обеспечению соблюдения патентов».
В комментарии O'Melveny & Myers клиентам юридической фирмы сообщалось: «Как заявил генеральный солиситор, Федеральный округ в очередной раз принял формалистическое правило, которое не продвигает интересы патентного права, как это сформулировано прецедентом Верховного суда. Действительно, кажется мало сомнений в том, что взгляды генерального солиситора возобладают по существу дела и что Верховный суд снова отменит решение Федерального округа». - ^ Соединенные Штаты против Univis Lens Co. , 316 US 241 (1942).
- ^ Ethyl Gasoline Corp. против США , 309 US 436 (1940).
- ^ 128 С. Кт. в 2118.
- ^ См . Radio Steel & Mfg. Co. против MTD Products, Inc. , 731 F.2d 840 , 845 (Федеральный округ, 1984 г.).
- ^ General Talking Pictures Corp. против Western Electric Co. , 304 US 175, 182 (1938) (подтверждение законности ограничений области использования объема патентных лицензий на производство и продажу усилителей только в «некоммерческой» сфере) , подтверждено на повторном слушании, 305 U.S. 124 (1938).
- ↑ Профессор Джош Сарнофф из юридического факультета Американского университета, цитируется в Inside Counsel , сентябрь 2008 г. Inside Counsel добавляет: «Компаниям и их адвокатам приходится изучать решение суда в поисках подсказок относительно того, что может произойти дальше».
- ^ Внутренний адвокат , сентябрь 2008 г.
- ^ В договорном праве определенные обязательные обещания подразумеваются законом независимо от желания несогласного должника не быть такими связанными. Таким образом, муж «конструктивно» обещает оплатить все необходимое жены, а зачастую и медицинскую помощь, оказываемую ему. Общее право допускало юридическую фикцию indebitatus asumpsit , согласно которой лицо, имеющее долг, обещало его выплатить, чтобы на него можно было подать в суд на основании этого воображаемого обещания. См. Лайонел Д. Смит и др., Закон о реституции в Канаде: дела, примечания и материалы , стр. 72–75 (Emond Montgomery Publications, 2004) (доступно в Google Книгах). Некоторые формулировки решения Univis указывают на это. Как обсуждается ниже, по крайней мере в одном случае Палата лордов фактически наложила на производителей автомобилей принудительную авторскую лицензию на запасные части, причем эффект был таким же, как и конструктивное разрешение в соответствии с доктриной исчерпания прав.
- ^ См. Ричард Х. Стерн , Quanta Computer Inc против LGE Electronics Inc — комментарии к подтверждению доктрины истощения в США. Архивировано 27 марта 2009 г. в Wayback Machine , [2008] EUR. ИНТЕЛЛ. ПРОП. РЕД. 527, 531-34. (Далее упоминается как Quanta--EIPR .)
- ^ «Огромным упущением в деле Quanta является то, что суд ничего не сказал о других возможных формах этой сделки…» Quanta — EIPR, стр. 531.
- ^ Точно так же компания LGE считала, что ее контракт с Intel заставил Intel использовать формат Mallinckrodt . По мнению Федерального округа, суд принял довод LGE о том, что она использовала и стала причиной использования этих двух форматов. См. Quanta--EIPR на 531-32; LG Electronics, Inc. против Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d, 1369-70. Апелляционный суд заявил: «Доктрина исчерпания прав... не применяется к явно обусловленной продаже или лицензии, поэтому права LGE в заявлении о нарушении ее системных претензий не были исчерпаны». (Цитата и внутренние кавычки опущены.)
- ^ См. Марка Л. Паттерсона, «Восстановление доктрины исчерпания патентов» .
- ^ Сравните Записку генерального солиситора в поддержку certiorari в Quanta на стр. 13-14 с Запиской генерального солиситора по существу дела в Quanta на стр. 17-18.
- ^ В деле Quanta компания LGE не использовала их в своей лицензии для Intel, по мнению Верховного суда, хотя Федеральный округ (возможно, разумно, см. Quanta-EIPR at 531; LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. . , 453 F.3d в 1369-70) думал, что LGE так и есть.
- ^ «Суд, указывая на то, что LGE не включила в свое Лицензионное соглашение, не высказал мнения о том, что произошло бы, если бы LGE написала свою лицензию по-другому». Кванта — EIPR на 532.
- ^ Краткое рассмотрение таких вопросов см. Quanta--EIPR на 532-35.
- ^ Соединенные Штаты против General Electric Co. , 272 US 476 (1926).
- ^ Static Control Components, Inc. против Lexmark Int'l, Inc. , 615 F. Supp. 2d 575 ( ED Ky. 2009).
- ^ Окружной суд постановил: «Продажа картриджей Lexmark Prebate была безоговорочной. Любой мог зайти в магазин, продающий картриджи Lexmark Prebate, и купить один. Любой мог приобрести картриджи Lexmark Prebate непосредственно у Lexmark через ее веб-сайт. Ни один потенциальный покупатель не обязан был соглашаться с этим. Соблюдайте правила Prebate перед покупкой картриджа. Таким образом, продажи тонер-картриджей Lexmark Prebate были разрешены и безоговорочно, так же, как и продажи запатентованных продуктов LGE в Quanta. Таким образом, продажи картриджей Lexmark исчерпали патентные права Lexmark на них, лишив Lexmark прав. возможность контролировать послепродажное использование картриджей посредством патентного права».
- ^ Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prods., Inc. , постановление от 14 апреля 2015 г. (Федеральный округ).
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008 г.) доступен по адресу: Cornell CourtListener Google Scholar Justia Oyez (аудио устных аргументов)