Кимбл против Marvel Entertainment, LLC

Кимбл против Marvel Entertainment, LLC
Верховный суд Соединенных Штатов
Аргументировано 31 марта 2015 г. Принято 22 июня 2015 г.
Полное название дела	Кимбл и др. против Marvel Entertainment, LLC, преемника Marvel Enterprises, Inc.
Номер квитанции.	13-720
Цитаты	576 США 446 ( подробнее ) 135 С. Кт. 2401; 192 Л. Ред. 2д 463; 2015 г ЛЕКСИС США 4067, .; 83 USLW 4531; 114 USPQ2d 1941 г.
Холдинг
Контракты, ограничивающие свободный общественный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям, не имеют юридической силы. Ранее принятое решение по делу Брюлотта против компании Thys Co. было подтверждено.
Членство в суде
Главный судья Джон Робертс Ассоциированные судьи Антонин Скалиа   · Энтони Кеннеди Кларенс Томас   · Рут Бейдер Гинзбург Стивен Брейер   · Сэмюэл Алито Соня Сотомайор   · Елена Каган
Мнения по делу
Большинство	Каган, к которому присоединились Скалиа, Кеннеди, Гинзбург, Брейер, Сотомайор.
Несогласие	Алито, к которому присоединились Робертс, Томас

Кимбл против Marvel Entertainment, LLC , 576 US 446 (2015 г.), является важным решением Верховного суда США по нескольким причинам. Во-первых, Суд отклонил значительную часть академической критики как доктрины неправомерного использования патентов , разработанной Верховным судом, так и конкретного правового принципа, рассматриваемого в деле. Во-вторых, Суд решительно отверг попытки приравнять доктрину неправомерного использования патентов к антимонопольному законодательству и довольно подробно объяснил различные политики, действующие в двух сводах законов. Наконец, мнения большинства и особые мнения информативно формулируют две противоположные точки зрения на надлежащую роль доктрины stare decisis в законодательстве США.

Узкий вопрос в деле «Кимбл против Марвела» заключался в том, следует ли Суду отменить предложение 50-летней давности в деле «Брюлот против Тиса Ко.» , 379 US 29 (1964), согласно которому патентное лицензионное соглашение требует выплаты роялти за период, выходящий за рамки срока действия патента. лицензированный патент не имел исковой силы в соответствии с Положением о верховенстве , несмотря на закон о государственных контрактах, поскольку он предполагал злоупотребление патентными правами. Верховный суд по делу Кимбла отказался отменить решение Brulotte и его доктрину в отношении гонораров с истекшим сроком годности.

Критика Брюлотта

В 1964 году Верховный суд вынес решение «Брулот против Thys Co.» , в котором постановил, что контракт на выплату патентных гонораров после истечения срока действия патента не имеет исковой силы. Это решение подверглось широкой критике в академических кругах и патентной коллегии, а также в решениях судов низшей инстанции. Суть критики заключалась в том, что доктрина неправомерного использования патентов должна быть основана на принципах антимонопольного законодательства и что поведение, не приводящее к значительным антиконкурентным последствиям, не должно быть запрещено.

В своем заключении по делу Кимбла Верховный суд перечислил некоторые критические замечания, свидетельствующие о том, что решение Брюлотта было неправильным и его следует отменить:

• Scheiber v. Dolby Labs., Inc. , 293 F. 3d 1014, 1017–1018 (CA7 2002) (Познер, Дж.) ( Брулотта «жестоко и, как нам кажется, при всем уважении, справедливо критиковали» . Однако у нас нет полномочий отменять решение Верховного суда, независимо от того, насколько сомнительными кажутся нам его обоснования или даже насколько оно не соответствует нынешнему мнению Верховного суда»).
• Эйрес и Клемперер, Ограничение рыночной власти патентообладателей без снижения стимулов к инновациям: порочные преимущества неопределенности и несудебные средства правовой защиты , 97 Mich. L. Rev. 985, 1027 (1999) («Наш анализ... предполагает, что Брюлотта следует отвергнуть»).

Другая критика Брюлотта включает следующее:

• Гарольд Си и Фрэнк М. Каприо, Проблема с Брюлоттой: срок патентного гонорара и продление патентной монополии , 1990 г., Юта Л. Ред. 813 (1990).
• Примечание. Патенты: Верховный суд признал соглашения о роялти по истечении срока действия незаконными сами по себе , 1965 г. Duke LJ 836, 841 (1965) («Таким образом, двусмысленность в Brulotte , пока она остается неразрешенной, может значительно ограничить маркетинг, доступный [патентовладельцам]»).
• Пол Гольдштейн, Федеральная система регулирования интересов авторских прав , 69 Колонка. L. Rev. 49, 70 (1969) («При наличии лишь наиболее ограниченных интересов федерального правительства и отсутствии какой-либо общественной озабоченности правило Брюлотта дает федеральным судам широкую и, вероятно, нелегитимную надзорную власть над государственным управлением частными делами». контракты»).
• Ричард А. Познер. Транзакционные издержки и антимонопольные проблемы при лицензировании интеллектуальной собственности , 4 Дж. Маршалл, преподобный Intell. Prop. L. 325, 332 (2005 г.) (« Брюлотт не отражает нынешнее мнение Верховного суда о конкуренции и монополии, но он будет продолжать связывать действия судов низшей инстанции до тех пор, пока Верховный суд не примет решение отменить его».).
• Кроме того, решения Федерального округа постановили, что патент не может быть признан неправомерным использованием без проявления существенных антиконкурентных последствий, за исключением случаев, когда Верховный суд прямо постановил иное.

Другие комментаторы, однако, отвергли использование антимонопольного подхода для анализа злоупотреблений патентами:

• Робин К. Фельдман, Недостаток антимонопольного анализа для выявления злоупотреблений патентами , 55 Hastings LJ 399, 422 (2003) («антимонопольное правило разумности фокусируется на одном конкретном вопросе: влиянии на конкуренцию, а не на всех возможных справедливых соображениях», имеющих отношение к патентной политике); идентификатор . на 448 («Поведение, замедляющее прогресс науки, могло бы вызвать обеспокоенность патентной политики», но антимонопольные тесты не приспособлены к проблемам такого типа.»)
• Маршалл Лиффер, Неправомерное использование патентов и инновации , 10 Дж. Высокотехнологичный. L. 142, 148 (2010 г.) («Злоупотребление патентами должно выходить за рамки традиционного антимонопольного законодательства и должно касаться политики патентного права и его влияния на инновации»).

Фон

Чертеж запатентованного устройства в патенте

В 1990 году истец Стивен Кимбл получил патент США № 5072856 на игрушку, которая позволяет детям и другим лицам, интересующимся ролевыми играми в роли « Человека-паука », стрелять паутиной — на самом деле веревкой из пенопласта под давлением — «с ладони». рука».

Ответчик Marvel Entertainment, LLC производит и продает продукцию с участием Человека-паука. Кимбл пытался продать или лицензировать свой патент корпоративному предшественнику Marvel и встретился с ее президентом, чтобы обсудить контракт. Но вместо этого компания начала продавать «Web Blaster» — игрушку, которая, как и запатентованное изобретение Кимбла, позволяет пользователям имитировать Человека-паука, стреляя пенопластовой нитью. Кимбл подала в суд на Marvel в 1997 году, обвинив ее в нарушении контракта и патентных прав. Стороны урегулировали этот судебный процесс, и Marvel согласилась приобрести патент Кимбла в обмен на единовременную сумму (около полумиллиона долларов) и 3% текущих роялти от будущих продаж Marvel Web Blaster и аналогичных продуктов. Стороны не установили дату окончания выплаты роялти, очевидно, предполагая, что они будут продолжаться до тех пор, пока клиенты захотят покупать продукт.

Марвел впоследствии узнала о решении Brulotte и поняла, что согласно доктрине Brulotte она не обязана выплачивать роялти после истечения срока действия патента. Кимбл подал в суд на Marvel за нарушение контракта, а Marvel подала встречный иск, требуя заявления о том, что она больше не обязана платить Кимблу ​​после истечения срока действия патента. Компания Marvel выиграла судебный процесс.

Девятый округ неохотно подтвердил это. Там было сказано:

. . . Критика [ Брюлотта ] в этом случае особенно уместна. Патентное влияние в этом случае было значительно омрачено тем, что, вероятно, было непатентными правами, и Кимбл, возможно, смог бы получить более высокую ставку роялти, если бы стороны понимали, что выплаты роялти прекратятся после истечения срока действия патента. Тем не менее, Брюлотта и ее потомки контролируют ситуацию. Мы обязаны следовать за Брюлоттом и не можем отрицать, что это применимо и здесь.

Решение Верховного суда

Верховный суд подтвердил решение ниже, 6-3, в основном на основании stare decisis , но в ходе своего решения суд объяснил, почему решение Брюлотта было правильным, а его критики неправы с точки зрения материального права.

Мнение большинства

Судья Каган

Мнение большинства, высказанное судьей Еленой Каган, началось с объяснения того, как патентная система США отражает предложенный Конгрессом «баланс между поощрением инноваций и обеспечением общественного доступа к открытиям». Следовательно, как только установленный законом срок действия патентной монополии заканчивается, «право на производство или использование изделия без каких-либо ограничений переходит к публике».

Суд уточнил этот момент:

В каждом деле Суд истолковывал эти законы как исключающие меры, ограничивающие свободный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям. В одном ряду случаев мы отменили законы штатов с такими последствиями. В соответствии с федеральным законом, рассуждали мы, «изделие, срок действия патента на который истек», как и непатентованное изделие, «находится в общественном достоянии и может быть изготовлено и продано кем угодно». В аналогичном ряде решений мы сочли не имеющими исковой силы положения частного контракта, ограничивающие свободное использование таких изобретений. . . .[F]Например, мы определили, что производитель не может согласиться воздержаться от оспаривания действительности патента. Мы объяснили, что разрешение даже одной компании ограничить использование просроченного или недействительного патента «лишит… потребителей преимуществ, которые можно получить» от свободного использования открытия. А допустить такой результат, независимо от того, санкционирован ли он «прямым договором» или нет, недопустимо подорвет патентное законодательство.

«Брюлотт был сварен в одной и той же бочке», — заявил суд. Соглашения, согласно которым патентные гонорары должны выплачиваться после истечения срока действия патента, «конфликтуют с политикой патентного законодательства по созданию «общественного достояния после истечения срока действия…», в ​​котором каждый человек может свободно использовать ранее запатентованный продукт».

Brulotte не является препятствием для деловых соглашений об отсрочке платежа или создании совместных предприятий, отметил Суд. Тем не менее, «Кимбл просит нас отказаться от Brulotte в пользу «гибкого, индивидуального анализа» положений о роялти после истечения срока действия «по принципу разумности», как и в соответствии с антимонопольным законодательством. Но антимонопольный подход требует от судов проведения комплексного анализа, «принимая во внимание множество факторов, включая конкретную информацию о соответствующем бизнесе, его состоянии до и после того, как [практика] была введена, а также историю, характер и эффект .полноценного экономического исследования определения рынка, барьеров для входа и т.п.».

Оставив на время в стороне достоинства и недостатки антимонопольного подхода к этому вопросу, суд обратился к роли stare decisis , признав, что иногда это «означает принятие некоторых неправильных решений». Причина этого в том, что обычно «более важно установить применимую верховенство права, чем то, чтобы оно было установлено правильно». Более того:

Отмена прецедента никогда не бывает мелочью. Stare decisis — по-английски идея о том, что сегодняшний суд должен придерживаться вчерашних решений — является краеугольным камнем верховенства права. Применение этой доктрины, хотя и не является неумолимым приказом, является предпочтительным курсом, поскольку оно способствует беспристрастному, предсказуемому и последовательному развитию правовых принципов, способствует доверию к судебным решениям и способствует фактической и воспринимаемой целостности судебного процесса. Это также снижает стимулы для оспаривания устоявшихся прецедентов, избавляя стороны и суды от расходов на бесконечные судебные разбирательства.

Следовательно, для того, чтобы суды изменили курс, должно быть «особое обоснование», помимо простого убеждения в том, что прецедент был решен ошибочно. Это особенно верно в отношении законов, как в данном случае: «Критики нашего решения могут вынести свои возражения через дорогу, а Конгресс может исправить любую ошибку, которую увидит». Более того, в этом случае «Конгресс отверг множество возможностей обратить вспять Брюлотта » — 50 или более лет, в течение которых Конгресс неоднократно вносил поправки в патентное законодательство, не беспокоя Брюлотта , и даже «отклонял законопроекты, которые заменили бы Брюлотта правило как таковое на тот же антимонопольный анализ, к которому сейчас призывает Кимбл».

Затем Суд вернулся к вопросам патентной политики, которые он описал ранее. Они подтвердили причины, по которым следует следовать здесь взгляду на решение и не нарушать прецедент Брюлотта .

«Во-первых, Брюлотта законодательные и доктринальные основы не разрушились с течением времени». В законе не было никаких изменений ни в судебном порядке, ни в Конгрессе. «[T]основная особенность патентных законов, на которые опирался Брюлотт , остается той же самой... Брюлотт , таким образом, не является тем доктринальным динозавром или юридическим последним человеком, ради которого мы иногда отходим от взгляда на решение . " Напротив, отмена решения Брюлотта может подорвать другие прецедентные права и, таким образом, «пошатнуть стабильное право».

Во-вторых, вопреки мнению критиков, «ничто в Брюлотте не оказалось неработоспособным». Легкость определения того, требует ли лицензия выплаты роялти после истечения срока действия патента, «является еще более очевидной по сравнению с альтернативой, предложенной Кимблом. Напомним, что он хочет, чтобы суды использовали правило разумности антимонопольного законодательства для выявления и признания недействительными положений о роялти после истечения срока действия патента с антиконкурентные последствия». Эта процедура требует «тщательного расследования», которое «приводит к заведомо высоким судебным издержкам и непредсказуемым результатам». По этой причине «обмен Брюлотта на верховенство разума сделал бы закон менее, а не более работоспособным, чем сейчас».

По мнению Кимбла, суд заявляет, что роялти по истечении срока годности не являются антиконкурентными; они конкурентоспособны. Они приводят к снижению ставок роялти в течение срока действия патента, что приводит к снижению потребительских цен. Кроме того, все больше компаний могут позволить себе более дешевые лицензии, что усиливает конкуренцию среди лицензиатов. Даже если предположить, что это правда, Суд ответил, что он неправильно понимает основания для Брюлотта . «Если бы Brulotte был антимонопольным, а не патентным делом, мы могли бы [решить] так, как хотелось бы Кимблу». Но это патентное дело — дело о неправильном использовании патента. Это основано на патентной политике. «Конгресс вынес решение: на следующий день после истечения срока действия патента ранее охраняемое изобретение должно быть доступно всем бесплатно». «Выбор какой должна быть патентная политика» лежит на Конгрессе.

Наконец, Суд настаивал: «Придерживаясь нашего прецедента в отношении таких жалоб, мы продвигаем ценности верховенства закона, которым должны следовать суды, оставляя вопросы государственной политики на усмотрение Конгресса». Суд завершил свое выступление литературно, процитировав «Удивительную фантазию №15» , источник одной из самых известных тем «Человека-паука»: с большой силой приходит и большая ответственность .

Несогласие

Судья Алито

Выступая от имени себя и судей Робертса и Томаса, судья Сэмюэл Алито не согласился, заявив, что Суд «использует stare decisis , обычно инструмент [судебного] сдерживания, чтобы подтвердить явный случай судебного превышения полномочий». Он настаивал на том, что Брюлотт :

не было основано ни на чем, что можно было бы с полным основанием рассматривать как интерпретацию положений Закона о патентах. Вместо этого она была основана на экономической теории, которая была опровергнута. Это решение мешает сторонам заключать лицензионные соглашения, которые отражают истинную ценность патента, и нарушает договорные ожидания. Stare decisis не требует от нас сохранения этого необоснованного и разрушительного прецедента. . . . Таким образом, Брюлотт был дерзким политическим актом. Это был не просто случай неправильного толкования закона. Это вообще не было толкованием закона.

принцип stare decisis, Он отрицал, что в данном случае применим в частности, к решениям, основанным на законах. «Когда прецедент основан на правиле, вынесенном судьей, и не основан ни на чем, что принял Конгресс, мы не можем «надлежащим образом возложить на плечи Конгресса» все бремя исправления «собственной ошибки Суда». "

Судья Алито также отверг различие между антимонопольным и неправомерным использованием патентов, которое провело большинство: « Брулотта была антимонопольным решением, замаскированным под патентное дело».

является обязанностью Конгресса, а не Суда Наконец, он не согласился с тем, что отмена Брюлотта :

Принятие закона – непростая задача. . . .В рамках этого обременительного процесса существуют дополнительные практические препятствия. Закон должен быть вынесен на обсуждение, а не оставлен без внимания в пользу более насущных вопросов, а правила Сената требуют 60 голосов, чтобы прекратить дебаты по большинству законов. И даже если Палата представителей и Сенат договорятся об общей политике, детали меры обычно должны быть выработаны комитетом конференции и повторно приняты обеими Палатами.

Комментарий

• Герберт Ховенкамп не согласился с отказом Суда интерпретировать закон о неправомерном использовании патентов через призму антимонопольного законодательства. Он выступал за широкое использование антимонопольного правила разумности для оценки законности (и, следовательно, возможности исполнения) всех коммерческих сделок в этой стране. Результатом, по его словам, будет то, что договоренности, подобные тем, что были в Брюлотте, «присоединятся к общему ряду соглашений, которые почти всегда законны». Он объяснил:

Другими словами, использование антимонопольного, а не патентного права для решения вопроса о роялти после истечения срока действия не создаст той бури неопределенности, которой опасался Суд. Почти все ситуации, в которых он применяется, были бы просто законными. Небольшое количество случаев, связанных как с рыночной властью, так и с вероятными антиконкурентными исключениями или ограничениями в торговле, могут быть рассмотрены в рамках антимонопольного законодательства. Такой подход предоставил бы сторонам лучший набор инструментов для разумного управления инновационными рисками.

• Кевин Нунан в блоге Patent Docs посетовал на это решение, предсказав, что оно станет «еще одним оправданием законного объема патентных прав, который будет ограничен до такой степени, что патенты больше не смогут способствовать прогрессу».
• Нил Уилкоф в блоге IP Kat недоумевал по поводу «странных коллег-судей», составляющих большинство из шести судей: «четыре так называемых либеральных судьи, Брейер, Гинзбург, Сотомайор и Каган, к которым присоединился архиконсервативный судья Скалиа и постоянные колебания голосуйте за судью Кеннеди». Четверых либеральных судей «можно понимать как выражение давнего либерального страха перед «чрезмерным расширением» прав интеллектуальной собственности, особенно патентов, учитывая антиконкурентные последствия, которые, по их мнению, скрываются при осуществлении патентных прав». Что касается судьи Скалиа:

[T]он, похоже, исходит из глубоко укоренившегося судебного консерватизма судьи Скалиа, а не из-за какой-либо озабоченности объемом прав интеллектуальной собственности и их эксплуатацией (или тем, как правило Брюлотта работало на практике). Что интересно, так это то, как он разделил ряды с тремя другими так называемыми консервативными судьями, главным судьей Робертсом и судьями Томасом и Алито, которые сосредоточили свое внимание на том, что они считали глубоко ошибочными и анахроничными основами, лежащими в основе решения Брюлотта . Судья Скалиа, похоже, игнорирует эти факторы в пользу доктринальных соображений, что привело его к тем же результатам, что и его либеральные коллеги.

• Джин Куинн из IP Watchdog восхищался ролью взгляда на решение в этом случае: «Если бы вы собирались написать нелепый художественный рассказ, в который никто в отрасли не поверил бы, сюжет начался бы со ссылки Верховного суда Соединенных Штатов на stare decisis в патентном деле». Он сравнил подход в деле Кимбла с подходом, принятым в недавних решениях о патентных правах, таких как дело «Алиса против CLS Bank» , которое, как он утверждал, придерживалось противоположного взгляда на stare decisis .
• Ричард Х. Стерн в журнале European Intellectual Property Review положительно относится к Кимблу ​​и считает, что это подтверждает линию предыдущих прецедентов Верховного суда, утверждающих, что доктрина неправомерного использования основана на патентной политике, а не на антимонопольной политике:

Результатом решения Кимбла , по всей видимости, станет откат назад от серии решений Федерального округа, кульминацией которых стало решение Принко , которое сделало демонстрацию существенного антиконкурентного воздействия на соответствующем рынке важным элементом доказательства в большинстве случаев неправомерного использования. Кимбл подтверждает доктрину дел [в Верховном суде], согласно которой злоупотребление не является антимонопольным и не требует доказательства фактического антиконкурентного эффекта.

Однако он задается вопросом, окажется ли невозможным определение того, что такое патентная политика, и указывает на области, в которых суды расходятся во мнениях, в частности, должны ли все виды неправомерного использования приводить к лишению исковой силы неправомерного использования патента до тех пор, пока неправомерное использование не будет устранено, а не просто требование о прекращении злоупотреблений. Поэтому он предсказывает дальнейшие судебные разбирательства, поскольку « решение Кимбла не заставит тех, кто считает нынешнюю доктрину США о неправомерном использовании патентов слишком жесткой, уползти и исчезнуть в мышиных норах».

См. также

• Список дел Верховного суда США, том 576
• Неправомерное использование патентов

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

Внешние ссылки

• Текст решения