Walker Process Equipment, Inc. против Food Machinery & Chemical Corp.
| Walker Process Equipment, Inc. против Food Machinery & Chemical Corp. | |
|---|---|
 | |
| Аргументировано 12–13 октября 1965 г. Решено 6 декабря 1965 г. | |
| Полное название дела | Walker Process Equipment, Inc. против Food Machinery & Chemical Corp. |
| Цитаты | 382 США 172 ( подробнее ) |
| Аргумент | Устный аргумент |
| История болезни | |
| Прежний | 335 F.2d 315 ( 7-й округ, 1964 г.) |
| Холдинг | |
| Такое применение патента, полученного обманным путем, нарушило антимонопольное законодательство и послужило основанием для иска о тройной компенсации ущерба, если это привело к существенному антиконкурентному эффекту. | |
| Членство в суде | |
| |
| Мнение по делу | |
| Большинство | Кларк, к которому присоединились единогласно |
| Примененные законы | |
| 15 Кодекса США §§ 1–7 , ; 15 Кодекса США §§ 12–27 , ; 29 Кодекса США §§ 52–53 , | |
Walker Process Equipment, Inc. против Food Machinery & Chemical Corp. , 382 US 172 (1965), было решением Верховного суда США от 1965 года, которое впервые постановило, что принудительное исполнение патента, полученного обманным путем, нарушает антимонопольное законодательство. законам и давало основание для иска о возмещении убытков в тройном размере, если это причиняло существенный антиконкурентный эффект.
Фон
[ редактировать ]Компания Food Machinery подала в суд на Уокера за нарушение патентных прав на аэрационное оборудование для очистки сточных вод систем . Уокер подал встречный иск о тройном возмещении ущерба в соответствии с антимонопольным законодательством, утверждая, что компания Food Machinery «незаконно монополизировала межштатную и внешнюю торговлю путем обманного и недобросовестного получения и сохранения... своего патента... хорошо зная, что у него нет оснований для... .. патент». Уокер утверждал, что компания Food Machinery обманным путем поклялась перед Патентным ведомством (под присягой, которую требует от заявителей патентный статут), что она не знала и не верила, что ее изобретение публично использовалось в Соединенных Штатах в течение более одного года до подачи заявки. свою патентную заявку, хотя компания Food Machinery сама была стороной такого преждепользования. Уокер далее утверждал, что существование патента нанесло Уокеру ущерб, лишив его бизнеса, которым в противном случае он мог бы заниматься. [ 1 ]
Окружной суд удовлетворил ходатайство Food Machinery об отклонении встречного иска, и Седьмой округ подтвердил это на том основании, что не существовало положительного иска о возмещении ущерба, основанного на мошенничестве в патентном ведомстве. Это была всего лишь защита от иска о нарушении прав. [ 2 ]
Постановление Верховного суда
[ редактировать ]Мнение большинства
[ редактировать ]
По мнению судьи Тома Кларка , суд отменил решение. Он постановил: «Мы пришли к выводу, что принудительное исполнение патента, полученного обманным путем, в Патентном ведомстве может быть нарушением § 2 Закона Шермана при условии, что присутствуют другие элементы, необходимые для дела согласно § 2. В таком случае положения о тройном ущербе § 4 Закона Клейтона будет доступна потерпевшей стороне».
Суд начал с заявления, что доказательств того, что компания Food Machinery намеренно исказила факты патентному ведомству, «будет достаточно, чтобы лишить компанию Food Machinery права на освобождение от антимонопольного законодательства», когда она подаст иск о нарушении авторских прав. Однако в то же время «добросовестность Food Machinery станет полной защитой». Эта защита будет применяться к «честной ошибке в отношении влияния предварительной установки на патентоспособность». [ 3 ]
Но хотя ответственность и может быть, она не возникает автоматически. Для установления монополизации или попытки монополизации части торговли или коммерции согласно § 2 Закона Шермана:
[Тогда] будет необходимо оценить исключительную силу незаконного патентного заявления с точки зрения соответствующего рынка для соответствующего продукта. Без определения этого рынка невозможно измерить способность Food Machinery ослабить или уничтожить конкуренцию. Возможно, устройство — коленно-поворотные диффузоры, используемые в системах очистки сточных вод, не охватывает соответствующего рынка. Могут существовать эффективные заменители устройства, не нарушающие патент. Это вопрос доказательства. . . . [ 4 ]
Тем не менее, Уокер имеет право на возможность доказать свою правоту:
Суд первой инстанции отклонил иск не потому, что Уокер не смог ссылаться на соответствующий рынок, доминирование на нем запатентованного устройства и вредные последствия для Уокера применения патента, а скорее на том основании, что только Соединенные Штаты могут «аннулировать или установить в стороне» патент на мошенничество при закупках. Суд первой инстанции не проанализировал никаких экономических данных. Действительно, такое доказательство до сих пор не было предложено из-за изложенного ниже положения. С учетом этих соображений, а также новизны заявленного иска и нехватки руководящих указаний, имеющихся в рассмотренных делах, этот недостаток нельзя считать решающим. Справедливость требует, чтобы во время предварительного заключения Уокер имел возможность изложить свои претензии по § 2 более конкретно, доказать предполагаемое мошенничество и установить необходимые элементы заявленного нарушения § 2. [ 5 ]
Совпадающее мнение
[ редактировать ]
Судья Джон Маршалл Харлан II согласился. Он написал отдельно, чтобы подчеркнуть ограничения холдинга. По его словам, дело о тройном ущербе не будет возбуждено, если:
- заявитель антимонопольного законодательства просто доказал, что наличие патента очевидно;
- имели место мошеннические закупки, но ответчик не знал о мошенничестве;
- истец по антимонопольному законодательству не смог доказать остальные элементы обвинения по § 2. [ 6 ]
Судья Харлан настаивал на том, что:
[Мы считаем, хотя мы этого и не считаем, что частные антимонопольные иски могут также достигать монополий, практикующих патенты, которые по той или иной причине могут оказаться оспоримыми по одной или нескольким из многочисленных формальностей, сопровождающих выдачу патента, могут мы будем охлаждать раскрытие изобретений посредством получения патента из-за страха перед неприятностями или карательными последствиями исков о тройном ущербе. Следовательно, это частное антимонопольное средство защиты не должно считаться доступным для достижения монополий, предусмотренных § 2, действующих на основании патента, приобретенного необманным путем. [ 7 ]
Последующие события
[ редактировать ]Одним из вопросов, не разработанных подробно в заключении Walker Process, было то, что означает «мошенническое получение патента». [ 8 ] Поскольку большинство исков Процесса Уокера подаются ответчиками, обвиняемыми в нарушении патентных прав, большинство таких дел теперь обжалуются в Федеральном округе (с момента создания этого суда в 1982 году), и, таким образом, этот суд оказал огромное влияние на последующее развитие доктрины Процесса Уокера . [ 9 ] Другой вопрос заключается в том, что такое правоприменение: должен ли быть предъявлен реальный иск о нарушении прав или достаточно угрозы конкуренту или его клиенту? [ 10 ]
Дела предварительного федерального округа
[ редактировать ]In Beckman Instrument, Inc. v. Chemtronics, Inc. [ 11 ] Пятый округ держал патент Бекмана, утверждавший, что полярографическая ячейка делает количественный анализ крови недействительным из-за мошенничества в Патентном ведомстве (позже переименованном в Ведомство по патентам и товарным знакам). Окружной суд признал патент действительным, хотя и не нарушил его права. [ 12 ] Но Пятый округ отменил решение, поскольку Бекман знал о подобном устройстве Стоу, но решил не сообщать о его существовании Патентному ведомству. Пятый округ постановил, что «Бекман имел« бескомпромиссную обязанность »раскрыть ссылку Стоу в Патентное ведомство». По решению Пятого округа, устройство Стоу предвосхитило устройство Бекмана, поэтому патент Бекмана был недействителен по двум причинам: ожидание и мошенническое нераскрытие информации Стоу при рассмотрении патента. [ 13 ] Суд не уточнил, был ли Стоу ближе к известному уровню техники, который рассматривало Патентное ведомство, но он был достаточно близок, чтобы его можно было предвидеть. Пятый округ заявил, что существует явная обязанность раскрывать известный уровень техники, который близок к заявленному изобретению: «»[Ясно, что патентные сотрудники Бекмана понимали значение изобретения Стоу и знали, что оно представляет серьезную угрозу действительности. патента, который они пытались получить». [ 14 ] Одна из вещей, которую компания Beckman сделала, чтобы избежать последствий дела Стоу, заключалась в том, чтобы скорректировать свои претензии так, чтобы они не касались напрямую устройства Стоу, но суд заявил, что это не освобождает Beckman от обязанности раскрытия информации.
В деле Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , [ 15 ] Третий округ рассматривал вопросы, не обсуждавшиеся в процессе Уокера, при признании патента недействительным за мошенничество. Компания Monsanto убедила Патентное ведомство отозвать отказ в выдаче патента на гербицид по причине очевидности, предоставив данные испытаний, показывающие, что заявленное соединение (3,4-DCPA) обладает неожиданно более высокой гербицидной эффективностью по сравнению с соединениями с очень похожей молекулярной структурой. Компания Monsanto протестировала ряд этих соединений, некоторые из которых имели эффективность, аналогичную эффективности 3,4-DCPA, а некоторые — нет. Monsanto намеренно предоставила в Патентное ведомство только данные, свидетельствующие об отсутствии аналогичной эффективности.
Третий округ отклонил довод о том, что Monsanto старается изо всех сил и поэтому невиновна в мошенничестве. Суд постановил, что упущение такой весьма существенной информации в заявлении, поданном в Управление, было эквивалентно утвердительному искажению фактов о том, что продуктов с подобной эффективностью не существует:
[] Рассмотрение отчета позволяет, если не заставляет сделать ошибочный вывод, что он представляет собой полный и точный анализ всех испытаний, а не его отредактированную версию. Сокрытие и неразглашение могут быть доказательством и эквивалентом ложного представления, поскольку сокрытие или сокрытие, по сути, является представлением о том, что то, что раскрывается, является всей правдой. [ 16 ]
Суд добавил: «Монсанто была обязана раскрыть Патентному ведомству больше информации о гербицидных свойствах родственных соединений, чем она это сделала». Причина в том, что «речь идет не просто о споре между сторонами, а об общественных интересах», которые не должны выдаваться поддельными патентами.
Прецедентное право Федерального округа по элементам Walker Process иска
[ редактировать ]Федеральный суд принял решение в деле Nobelpharma AB против Implant Innovations, Inc. [ 17 ] что ложность, вызывающая претензию Процесса Уокера, должна быть «существенной», а это означает, что патент, на который распространяется действие, «не был бы выдан, если бы не введение в заблуждение или упущение», которое оспаривается как мошенническое. Кроме того, Федеральный окружной суд постановил, что необходимо предъявить обвинение в «сознательном и умышленном искажении фактов Патентному ведомству», как утверждал Уокер в деле Walker Process : [ 18 ] и это должно быть подтверждено четкими и убедительными доказательствами. [ 19 ] Эти два элемента осознания вины и веских доказательств были дополнены еще двумя элементами, согласно которым патентообладатель должен был действовать с конкретным намерением обмануть УПП, и что УПП обоснованно полагалось на введение в заблуждение или упущение. [ 20 ] В дополнение к наложению этих требований в 1998 году Федеральный окружной суд объявил, что он больше не будет следовать законам региональных округов в делах Процесса Уокера , а вместо этого установит единообразное правило «патентного дела» для оценки поведения в ВПП на основе Федерального закона. Цепной прецедент. [ 21 ]
Федеральный округ отделил аспект положительной защиты иска Процесса Уокера от аспекта встречного антимонопольного иска, переименовав первый в «несправедливое поведение» и на какое-то время разрешив меньшие стандарты доказывания несправедливого поведения, чем антимонопольные иски Процесса Уокера . В деле Dippin' Dots, Inc. против Моузи , [ 22 ] Федеральный окружной суд постановил, что те же доказательства намерения, которые доказывают защиту несправедливого поведения, не подтверждают встречный антимонопольный иск. Федеральный округ заявил: «Чтобы продемонстрировать мошенничество в процессе Уокера , истец должен предоставить более высокие пороговые доказательства как существенности, так и намерений, чем требуется для демонстрации несправедливого поведения». [ 23 ] Затем он постановил, что доказательства умысла против патентообладателя Dippin' Dots были достаточны для подтверждения вывода о несправедливом поведении, но недостаточны для мошенничества в Walker Process . [ 24 ] Однако впоследствии Федеральный округ повысил правовые стандарты доказывания несправедливого поведения, чтобы сделать их примерно эквивалентными стандартам в процессе Уокера мошенничества в деле Therasense v. Becton, Dickinson & Co. [ 25 ] Один комментатор заметил, что это изменение привело к «фактическому выравниванию несправедливого поведения и мошенничества в рамках Процесса Уокера , чего удалось добиться с помощью Therasense ». [ 26 ]
Реагируя на всплеск заявлений о несправедливом поведении и мошенничестве в процессе Уокера , Федеральный окружной суд отметил, что «привычка предъявлять обвинения в несправедливом поведении почти в каждом крупном патентном деле стала настоящей чумой». [ 27 ] Это навело некоторых комментаторов на мысль, что такая реакция заставила Федеральный округ ужесточить требования к процессу Уокера и искам о несправедливом поведении, а также отдать предпочтение большей снисходительности к патентообладателям, как описано выше. [ 28 ]
для поручней Чехол
[ редактировать ]В деле Handgards, Inc. против Ethicon, Inc. [ 29 ] Девятый округ постановил, что применение заведомо недействительного патента может повлечь за собой антимонопольную ответственность. [ 30 ]
Аналогичный тип иска касается применения действующего патента против ответчика, который, как известно истцу, не нарушает патент. [ 31 ]
Уголовное преследование
[ редактировать ]В деле Соединенные Штаты против Union Camp Corp. правительство возбудило уголовное дело против компании, которая подала иск о нарушении патентных прав против другой компании по патенту, который, как оно знало, был недействителен, поскольку она публично продавала запатентованный продукт более года назад. подача заявки на патент. [ 32 ]
Было высказано предположение, что «сговор с целью получения патента путем мошенничества представляет собой, независимо от Закона Шермана, нарушение общего федерального закона о сговоре (18 USC § 371)». [ 33 ]
В деле Соединенные Штаты против Маркхэма [ 34 ] ответчику было предъявлено обвинение и он был осужден в соответствии с федеральным законом о ложных заявлениях (18 USC § 1001) за мошенническое получение патента - «попытку скрыть от Патентного ведомства истинного изобретателя процесса, на который был испрошен патент». [ 35 ] В этом случае некто Кляйн, деловой партнер ответчика Маркхэма, изобрел процесс строительства домов. Маркхэм и Кляйн поссорились, и Маркхэм подал заявку на патент, ложно назвав изобретателями двух других людей, а не Кляйна. [ 36 ] Когда факты в конце концов стали известны, Маркхэму было предъявлено обвинение и он был осужден; апелляционный суд подтвердил приговор. [ 37 ]
Ссылки
[ редактировать ]Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.
- ^ 382 США, 173-74.
- ^ 335 F. 2d 315 (7-й округ, 1964 г.).
- ^ 382 США на 177.
- ^ 382 США, 177-78]
- ^ 382 США на 178.
- ^ 382 США на 179.
- ^ 382 США при 180.
- ↑ Цитируемая фраза появляется по адресу 382 США по адресу 176.
- ^ Все апелляции на решения по делам о нарушении патентных прав подаются в Федеральный округ. 28 Кодекса США § 1295(a)(1).
- ^ Некоторые суды низшей инстанции заявили in dicta, что угроз принудительного исполнения достаточно. См., например, Indium Corp. of Am. против Semi-Alloys, Inc. , 566 F. Supp. 1344, 1352-53 (NDNY 1983) (постановление, что истец Процесса Уокера «должен, по крайней мере, быть в состоянии ссылаться на факты, которые указывают на то, что ответчик применил, или пытался обеспечить соблюдение, или угрожал применить свой патент, полученный обманным путем, против сам истец»).
- ^ 428 F.2d 555 (5-й округ 1970 г.).
- ^ 160 USPQ 619 (WD Tex. 1967).
- ↑ Пятый округ подвергся критике за «неправильное понимание» Влияние обнаружения мошенничества на Патентное ведомство». Если Стоу предвидел, то патент недействителен по причине ожиданий Стоу. Но умышленный обман Патентного ведомства, как утверждается, не лишает патент недействительности. не подлежит окончательному исполнению в случае неправомерного использования, не подлежащего очистке. См. Donald R. Dunner, James B, Gambrell и Irving Kayton, Patent Law (1969-70) , in. [1970] Энн. Выж. Являюсь. Л. 395, 425 н.140 (1970).
- ^ 428 F.2d на 565.
- ^ 456 F.2d 592 (3-й округ 1972 г.).
- ^ 456 F.2d на 599.
- ^ 141 F.3d 1059, 1071 (Федеральный округ, 1998).
- ^ 382 США на 177.
- ^ Nobelpharma , 141 F.3d at 1071.
- ^ Nobelpharma , 141 F.3d, 1069-70; соглашение CR Bard, Inc. против M3 Sys., Inc. , 157 F.3d 1340, 1364 (Федеральный округ, 1998 г.). Что касается конкретных намерений, см . American Hoist & Derrick Co. против Sowa & Sons, Inc. , 725 F.2d 1350, 1368 (Федеральный округ, 1984 г.) (указывается, что в иске процесса Уокера, основанном на попытке монополизации, « конкретное намерение, превосходящее намерение, проявленное по грубой небрежности или безрассудству, является обязательным элементом»).
- ^ Nobelpharma , 141 F.3d at 1067-68.
- ^ 476 F.3d 1337 (Федеральный округ, 2007 г.).
- ^ Dippin 'Dots , 476 F.3d, 1346.
- ^ Dippin' Dots , 476 F.3d, 1349. Федеральный округ заявил, что присяжным недостаточно не поверить объяснениям патентообладателя; должны быть убедительные доказательства намерения обмануть.
- ^ 649 F.3d 1276, 1289 (Федеральный округ, 2011 г.).
- ^ Гидеон Марк и Т. Ли Аненсон, Несправедливое поведение и иски Уокера после Therasense и Закона об изобретениях Америки , 16 У. Па. Дж. Бус. Закон 361, 402 (2014 г.).
- ^ Берлингтон Инд. против Dayco Corp. , 849 F.2d 1418, 1422 (Федеральный округ, 1988 г.). См. также Мелисса Фини Вассерман, «Ограничение защиты от несправедливого поведения» , 13. Вирджиния, JL & Tech. 1, 8 (2008).
- ^ См., например, Вассерман, 13.
- ^ 601 F.2d 986 (9-й округ 1979 г.).
- ^ См . Handgards, Inc. против Ethicon , 743 F.2d 1282, 1289 (9-й округ 1984 г.) (подтверждение вердикта присяжных о тройном ущербе).
- ^ См . Loctite Corp. против Ultraseal Ltd. , 781 F.2d 861, 877 (Федеральный округ, 1985 г.) (применение Handgards к ситуации, когда патентообладатель знал, что нарушения не было, но, тем не менее, добился соблюдения патента). стандарта недобросовестности
- ^ 1969 Торговый Кас. § 72,689 (ED Va. 1969) (постановление о согласии). В этом случае патентный поверенный компании предупредил президента компании о проблеме и предложил предостеречь от предъявления иска другой компании, которая наняла бывшего сотрудника патентообладателя, который знал факты. Компания и ее должностные лица заявили, что «nolo contendere» не являются претендентом . Обвинительное заключение см . Соединенные Штаты против Union Camp Corp. , Crim. Иск № 4558 (ВД Вирджиния, 30 ноября 1967 г.). Жалобу по соответствующему гражданскому иску о мошеннических закупках см. в документе United States v. Union Camp Corp. , Civ. № 5005А, (ЭД Вирджиния, 4 ноября 1968 г.). Уголовное дело также включало в себя судебное разбирательство в четвертом округе. Union Camp Corp. против Льюиса , 385 F.2d 143 (4-й округ, 1967 г.) (мандамус отклонен).
Факты, касающиеся этого дела, обобщены в документе под названием « Антимонопольные последствия мошеннических закупок и защиты патентов» , содержащемся в 15 Антимонопольный булл. 663 (1970) и в «Пересмотре патентного закона» , слушания в Подкомитете по патентам, товарным знакам и авторским правам Комитета судебной власти Сената США, 92-й Конг., 1-я сессия, в соответствии с рез. 32 по С. 643, С. 1253 и С. 1255, Часть 2 и Приложение (13 мая 1971 г.) на 506. - ^ См . идентификатор . в 507.
- ^ 537 F.2d 187 (5-й округ 1976 г.).
- ^ 537 F.2d на 188-89.
- ^ 537 F.2d в 192-95.
- ^ 537 F.2d на 197.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела Walker Process Equipment, Inc. против Food Machinery & Chemical Corp. , 382 U.S. 172 (1965) доступен по адресу: Justia Library of Congress Oyez (аудио устных аргументов)