Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc.
| Стэнфорд против. Рош | |
|---|---|
 | |
| Аргументировано 28 февраля 2011 г. Принято 6 июня 2011 г. | |
| Полное название дела | Попечительский совет Стэнфордского университета Леланда, истец против Roche Molecular Systems, Inc. и др. |
| Номер квитанции. | 09-1159 |
| Цитаты | 563 США 776 ( подробнее ) 131 С. Кт. 2188; 180 л. Эд. 2д 1; 2011 г. ЛЕКСИС США 4183; 79 USLW 4407; 98 USPQ2d ( БНА ) 1761; 68 ALR ФРС. 2д 617; 22 Fla. L. Weekly Fed. С 1069 |
| История болезни | |
| Прежний | 487 Ф. Доп. 2d 1099 ( ND Cal. 2007); 563 Ф. Доп. 2d 1016 (ND Cal. 2008); частично подтверждено, частично отменено, 583 F.3d 832 ( Федеральный округ, 2009 г.); сертификат . предоставлено, 562 US 1001 (2010). |
| Членство в суде | |
| |
| Мнения по делу | |
| Большинство | Робертс, к которому присоединились Скалиа, Кеннеди, Томас, Алито, Сотомайор, Каган. |
| Совпадение | Сотомайор |
| Несогласие | Брейер, к которому присоединился Гинзбург |
| Примененные законы | |
| Закон Бэя-Доула , 35 USC §§ 200–212 , | |
Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc. , 563 US 776 (2011), было делом Верховного суда США , в котором суд постановил, что право собственности на запатентованное изобретение принадлежит в первую очередь изобретателю, даже если изобретатель является исследователем в лаборатория, финансируемая из федерального бюджета, в соответствии с Законом Бэя-Доула 1980 года . [ 1 ] Судьи подтвердили общепринятое понимание конституционного права США, согласно которому изобретатели изначально владеют созданными ими изобретениями, а договорные обязательства по передаче этих прав третьим лицам являются второстепенными. [ 2 ]
Фон
[ редактировать ]Чтобы понять суть дела, необходимо краткое описание спора и общего понимания права собственности на изобретения.
Спор
[ редактировать ]Дело возникло из-за спора по поводу патентов на диагностические тесты на ВИЧ-инфекцию (патенты США № 5,968,730, [ 3 ] 6,503,705, [ 4 ] и 7 129 041 [ 5 ] ), первоначально принадлежавший Стэнфордскому университету, и диагностические тесты на ВИЧ, продаваемые компанией Roche. [ 6 ] Когда Стэнфорд подал в суд на компанию Roche за нарушение патентов в 2005 году, компания Roche в ответ заявила, что она является совладельцем патентов на основании соглашения, которое преподаватель Стэнфордского университета доктор Марк Холодный подписал в конце 1980-х годов, когда он проводил исследования в Cetus , биотехнологическая компания, которая изобрела ПЦР и позже была приобретена Roche .
Когда Холодный поступил на факультет Стэнфорда незадолго до посещения Цетуса, он, как и все научные сотрудники компаний и исследовательских институтов, подписал соглашение, в котором соглашался, что его работодатель будет владеть всеми сделанными им изобретениями. В соглашении Стэнфорда, в частности, говорилось, что он «согласен передать» Стэнфорду свои «права, право собственности и интересы» в отношении изобретений, возникших в результате его работы в университете». [ 6 ] : 2
Стэнфордская лаборатория, в которой работал Холодный, работала над разработкой более совершенных тестов на ВИЧ и хотела опробовать новый метод ПЦР, поэтому руководитель Холодного организовал для него работу в Cetus для изучения этой техники. В соответствии со стандартной деловой практикой компания Cetus заставила Холодного подписать соглашение о конфиденциальности, прежде чем допустить его на свои объекты. В конкретном соглашении, которое подписал Холодный, говорилось, что Холодный «передаст и настоящим переуступает» Цетусу свои «права, право собственности и интересы в отношении каждой из идей, изобретений и усовершенствований», сделанных «в результате [его] доступа» к Цетусу. [ 6 ] : 2
После завершения обучения в Cetus Холодный вернулся в Стэнфорд, где он и другие сотрудники Стэнфорда протестировали методику измерения ВИЧ. В течение следующих нескольких лет Стэнфорд получил письменные уступки прав от сотрудников Стэнфорда, в том числе Холодного, и подал несколько патентных заявок, связанных с этой процедурой. Стэнфорд получил три патента на процесс измерения ВИЧ. Некоторые исследования Стэнфорда, связанные с методом измерения ВИЧ, финансировались Национальными институтами здравоохранения (NIH), тем самым подпадая под действие Закона Бэя-Доула на изобретение . Соответственно, Стэнфорд раскрыл изобретение правительству, предоставил правительству неисключительную, не подлежащую передаче, платную лицензию на использование запатентованной процедуры и официально уведомил НИЗ о том, что он решил сохранить право собственности на изобретение.
Право собственности на изобретения
[ редактировать ]Конституция США предоставляет изобретателям право собственности на изобретения, которые они создают, в соответствии с пунктом об авторском праве , который дает Конгрессу полномочия «содействовать прогрессу науки и полезных искусств, обеспечивая на ограниченный период времени авторам и изобретателям исключительное право на их соответствующие произведения и открытия». Однако для трудоустроенных изобретателей возникают сложности. [ 7 ] При отсутствии письменного соглашения согласно общему праву работник будет владеть изобретением, которое он или она делает, если только работник не был нанят специально для изобретения и не предоставил средства и указания для создания изобретения. [ 8 ] Однако компании и университеты, нанимающие ученых для проведения исследований, обязывают своих сотрудников подписывать контракты, в которых изобретения передаются работодателю, и эти контракты – как и все контракты, не связанные с федеральным правительством – регулируются законами штата. [ 8 ] [ 9 ]
Когда работодатель сам заключает договор с третьими сторонами, эти договоры могут также создавать обязательства в отношении интеллектуальной собственности, изобретенной работниками. Передача изобретений от контрактной исследовательской организации (CRO) спонсору особенно распространена в контрактных исследованиях с оплатой за услуги. [ 10 ] Таким образом, изобретатель может либо сначала передать свое изобретение CRO, который, в свою очередь, передаст его спонсору, либо, для простоты, сотрудник CRO может передать его непосредственно спонсору. До принятия Закона Бэя-Доула в 1980 году исследовательские гранты и контракты, выдаваемые правительством США, часто обязывали учреждения и компании-получатели передавать изобретения правительству США, а ученые обычно напрямую передавали изобретения правительству США. [ 11 ] Закон Бэя-Доула изменил ситуацию; конкретная формулировка закона такова: «Каждая некоммерческая организация или фирма малого бизнеса (получающая федеральный грант) может... решить сохранить право собственности на любое предметное изобретение». [ 12 ] а также: «Если подрядчик не решает сохранить право собственности на рассматриваемое изобретение в случаях, подпадающих под действие настоящего раздела, Федеральное агентство может рассмотреть и после консультации с подрядчиком удовлетворить запросы на сохранение прав изобретателя с учетом положений настоящего раздела. Закон и постановления, изданные в соответствии с ним». [ 13 ] Именно на этот конкретный язык Стэнфорд будет опираться в своем споре с компанией «Рош».
Дело районного суда
[ редактировать ]В 2005 году Попечительский совет Стэнфордского университета Леланда подал иск против Roche Molecular Systems , Inc., утверждая, что наборы для обнаружения ВИЧ компании Roche нарушают три патента. «Рош» утверждала, что она приобрела права на патенты при покупке Cetus, и отстаивала теорию права собственности в трех формах: (i) в качестве встречного иска декларативного судебного решения; (ii) в качестве утвердительной защиты; и (iii) как оспаривание права Стэнфорда подать в суд за нарушение авторских прав. Окружной суд постановил, что встречный иск компании Roche о праве собственности на патенты запрещен сроками исковой давности штата Калифорния.
Стэнфорд также утверждал, что он имел «право второго отказа» на патенты, на которые распространяется право преимущественной покупки правительства, в соответствии со статьей 35 USC § 202 (d) Закона Бэя-Доула, как описано выше. Окружной суд согласился со Стэнфордом, постановив, что Холодный может сохранить право собственности только на свои изобретения, «[i]fa подрядчик не решает сохранять право собственности на рассматриваемое изобретение». Однако районный суд также постановил, что патентные претензии недействительны из-за очевидности.
Обе стороны подали апелляцию. [ 14 ]
Дело Федерального округа
[ редактировать ]Федеральный округ согласился с окружным судом в том, что встречный иск компании «Рош» о праве собственности был запрещен в соответствии с законодательством Калифорнии об исковой давности, но постановил, что утвердительная защита прав собственности не запрещена и что «вопросы о правоспособности могут быть подняты в любое время и не исключаются или подпадает под действие срока исковой давности». Затем суд установил, что Cetus (и, следовательно, Roche) фактически приобрела права на три патента благодаря соглашению, которое Холодный подписал с Cetus. [ 14 ]
Ссылаясь на два предыдущих дела Федерального округа, суд постановил, что формулировка «согласен уступить» в соглашении, которое Стэнфорд подписал Холодный, была просто обещанием передать свои права на изобретения Стэнфорду в какой-то неопределенный момент в будущем. Кроме того, когда Холодный подписал контракт, в Стэнфордском административном руководстве по «Изобретениям, патентам и лицензированию» говорилось, что: «[в отличие от промышленности и многих других университетов, Стэнфордская политика в области прав на изобретения позволяет, если это возможно, сохранять все права за изобретателем». Что касается контракта с Cetus, Федеральный округ истолковал формулировку контракта «настоящим уступаю» как «настоящую уступку будущих изобретений Холодного компании Cetus», тем самым предоставив Cetus немедленные права на будущие изобретения Холодного. К тому времени, когда Холодный три года спустя выполнил переуступку Стэнфорду в отношении поданных Стэнфордом патентных заявок, его права уже перешли к Cetus, и последующая уступка была недействительной. Суд установил, что сам Стэнфорд получил конструктивное уведомление о правах собственности Cetus, по крайней мере, посредством трудоустройства Холодного в Стэнфорде - иными словами, знание Холодным о соглашении Cetus было вменено его работодателю. Суд также установил, что Стэнфорд получил аналогичное конструктивное уведомление через начальника Холодного, который поручил Холодному работать с Cetus и заключил собственные соглашения, по которым права интеллектуальной собственности передавались Cetus. Хотя Стэнфорд утверждал, что Холодный подписал соглашение с Cetus исключительно от своего имени, а не от имени Стэнфорда, суд счел, что этот аргумент не соответствует сути. По мнению суда, соглашение с Cetus указывает на то, что Холодный действовал как независимый подрядчик по отношению к Cetus, а не по отношению к Стэнфорду, и что «Холодный [отказался] от своих индивидуальных прав как изобретателя, а не от Стэнфорда». [ 15 ]
Что касается претензий Стэнфорда в отношении Закона Бэя-Доула, Федеральный округ отменил решение Окружного суда, постановив, что Закон не аннулирует действительную в других отношениях предварительную передачу прав. В результате Стэнфорд имел право только на те права, которые остались после того, как правительство отказалось реализовать свое право.
Таким образом, по мнению суда, Стэнфорд не имел права подать в суд на компанию Roche, окружной суд не обладал юрисдикцией в отношении иска Стэнфорда о нарушении авторских прав, и окружной суд не должен был рассматривать действительность патентов. Соответственно, суд отменил решение районного суда о недействительности и вернул дело к прекращению в связи с отсутствием процессуальной правоспособности.
Стэнфорд подал апелляцию в Верховный суд, аргументируя это тем, что Бэй-Доул имеет приоритет перед обычным правом владения изобретениями. [ 16 ]
Дело Верховного суда
[ редактировать ]В ноябре 2010 года Верховный суд согласился рассмотреть дело. [ 16 ] Решение по делу было вынесено 6 июня 2011 года. Решение было «в значительной степени спорным», поскольку большинство во главе с председателем Верховного суда Робертсом считало, что патентные права в США всегда (с 1790 года) изначально принадлежали «изобретателю» и что не конкретная формулировка Закона Бэя-Доула никак не меняет первоначальную установку. [ 17 ]
Эффекты
[ редактировать ]Влияние на патентное право было незначительным: «Выдача Верховным судом certiorari по этому делу стала неожиданностью для многих адвокатов по интеллектуальной собственности, которые не верили, что Закон Бэя-Доула изменил многовековое утверждение о том, что изобретатели изначально имеют права в своих патентах. В результате решение Верховного суда, безусловно, успокоило изобретателей, а также всех, кто занимается юридической практикой, связанной с изобретениями, в том, что их давнее убеждение в том, что права собственности на изобретения принадлежат в первую очередь изобретателям, верно». [ 2 ]
По мере развития дела стало ясно, что проблемы возникли из-за «неспособности Стэнфорда договориться о жестком соглашении о назначении заданий со своими исследователями и учеными» и, кроме того, что простым решением было бы заставить существующих сотрудников университета согласиться на новый, более четкий и немедленно вступить в силу соглашения о назначении и обязать всех новых сотрудников подписывать такие соглашения. [ 17 ] Это сделали университеты, включая Массачусетский технологический институт и Стэнфорд. [ 18 ] Университеты стали более агрессивно требовать права собственности на изобретения преподавателей, лишая преподавателей прав на их интеллектуальную собственность. Часто преподаватели практически не имеют переговорной силы и вынуждены отказываться от прав на свои изобретения. [ 19 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc. , 563 US 776 (2011).
Эта статья включает общедоступные материалы из этого документа правительства США .
- ^ Jump up to: а б Баер М.Ф. и др . 9 Стэнфорд против Рош: подтверждение основного принципа патентного права, согласно которому изобретатели в конечном итоге имеют права на свои изобретения, les Nouvelles, март 2012 г.: 19-23
- ^ 5 968 730 долларов США
- ^ 6 503 705 долларов США
- ^ 7 129 041 долларов США
- ^ Jump up to: а б с Попечительский совет Леланда Стэнфордского младшего университета. против Roche Molecular Systems, Inc. , 131 S.Ct. 2188 (2011)
- ↑ Скотт Томпсон (2 октября 2020 г.). *Какова цель пункта об изобретениях в трудовом договоре?» Хрон .
- ^ Jump up to: а б Эрик С. Фрейбрун. «Права на изобретения: работодатели против сотрудников» . [ мертвая ссылка ]
- ^ Паркер А. Хауэлл (2012). «В любом случае, чье это изобретение? Соглашения о переуступке изобретений и полномочий сотрудников и их ограничения» . Вашингтонский журнал права, технологий и искусства 8 (2): 79–106.
- ^ Майкл Маккой (2008). «Жизнь после большой фармацевтики» . Новости химии и техники 86 (49): 38–41.
- ^ Эшли Стивенс (2004). «Принятие Бэя-Доула» . Архивировано 26 мая 2012 г. в журнале Wayback Machine Journal of Technology Transfer 29:93–99.
- ^ 35 USC § 202 (а)
- ^ 35 USC § 202 (d)
- ^ Jump up to: а б Джордж Р. МакГуайр, 28 октября 2009 г. Интеллектуальная собственность: Bd. Из Тр. Из Стэнфордского университета Леланда. V. Roche Molecular Sys., Inc.. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine.
- ^ Шон А. О'Доннелл, 30 сентября 2009 г. Истец не имел права подать в суд за нарушение патентных прав, когда изобретатель законно передал свое право собственности третьей стороне, прежде чем свести его к практике. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine.
- ^ Jump up to: а б Деннис Крауч для Patency-O. 1 ноября 2010 г. Верховный суд рассмотрит спор о праве собственности на патент Бэя-Доула: Стэнфорд против Рош.
- ^ Jump up to: а б Деннис Крауч для Patency-O. 6 июня 2011 г. Верховный суд: изобретатели могут сохранять права даже на изобретения, финансируемые из федерального бюджета.
- ^ Ана Лайонс для The Tech. 30 апреля 2011 г. MIT просит Верховный суд пересмотреть патентное дело – На кону миллиарды долларов лицензирования
- ^ «Защита свободы инноваций: права интеллектуальной собственности преподавателей после Стэнфорда против Рош» . ААУП . 9 июня 2014 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Фрейзер, Джон (2010). «Передача академических технологий: отслеживание, измерение и усиление его воздействия». Промышленность и высшее образование . 24 (5): 311–317. дои : 10.5367/ihe.2010.0001 . S2CID 167749779 .
- Хагелин, Тед (2011). «Непредвиденные последствия дела Стэнфорд против Роша » . Стипендия юридического факультета колледжа. Документ 73 .
- О'Коннор, Шон М. (2011). «Последствия дела Стэнфорд против Роша : какой закон о назначениях регулирует?». Журнал интеллектуальной собственности . 24 (1). ССНР 1950804 .
- Паркер Треземер, Передовой опыт составления соглашений о передаче университетских технологий после Filmtec, Стэнфорд против Рош и патентной реформы , Университет штата Иллинойс, JL Tech. и Полы (2012).
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc. , 563 U.S. 776 (2011 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Justia Oyez (аудио устных аргументов) Верховный суд (оговорочное мнение) (в архиве)