Хочкисс против Гринвуда

Хочкисс против Гринвуда
Верховный суд Соединенных Штатов
Аргументировано 5–6 февраля 1851 г. Решено 19 февраля 1851 г.
Полное название дела	Джулия П. Хочкисс, исполнительница покойного Джона Г. Хочкисса, Джона А. Дэвенпорта и Джона В. Куинси, Истцы по ошибке против Майлза Гринвуда и Томаса Вуда, торговых партнеров под именем М. Гринвуд и Ко.
Цитаты	52 США 248 ( подробнее ) 11 Как. 248; 13 Л. Ред. 683; 1850 г. ЛЕКСИС США 1507 г.
Членство в суде
Главный судья Роджер Б. Тейни Ассоциированные судьи Джон Маклин   · Джеймс М. Уэйн Джон Катрон   · Джон МакКинли Peter V. Daniel  · Samuel Nelson Леви Вудбери   · Роберт С. Гриер
Мнения по делу
Большинство	Нельсон, к которому присоединились Тейни, Маклин, Уэйн, Катрон, МакКинли, Дэниел, Гриер.
Несогласие	Вудбери

Хотчкисс против Гринвуда , 52 US (11 How.) 248 (1851), было решением Верховного суда США , которому приписывают введение в патентное законодательство США концепции неочевидности как требования патентоспособности . а также изложение применимого правового стандарта для определения его присутствия или отсутствия в заявленном изобретении.

Проверка дела Хочкисса может быть описана следующим образом: были ли на момент создания заявленного изобретения различия между признаками заявленного изобретения и вещами, которые уже были известны специалистам в соответствующей области техники, что оно было бы в пределах уровня квалификации обычного специалиста в данной области техники, чтобы объединить эти известные признаки для создания заявленного изобретения.

Более конкретно, как указано в заключении Хочкиса , само оно:

Разве что больше изобретательности и умения. . . были необходимы. . . чем у обычного механика, знакомого с этим делом, отсутствовала та степень мастерства и изобретательности, которые составляют важнейшие элементы всякого изобретения. Другими словами, усовершенствование — это работа умелого механика, а не изобретателя.

Фон

Джон Г. Хочкисс, Джон А. Давенпорт и Джон В. Куинси получили патент США № 2197 на изготовление ручек из гончарной глины или фарфора. В патенте утверждалось, что они:

изобрел усовершенствованный метод изготовления ручек для замков, дверей, корпусной мебели и для всех других целей, для которых используются ручки из дерева, металла или других материалов. Это усовершенствование заключается в изготовлении упомянутых ручек из гончарной глины, которая используется в любых видах гончарных изделий; тоже из фарфора; операция такая же, как и в гончарном деле: формование, точение, обжиг и глазурование; . . . способы их крепления для дверей, замков, мебели и других целей будут следующими. . . в основном основаны на одном принципе: полость, в которую вставляются винт или хвостовик, с помощью которой они крепятся, наибольшая на дне ее глубины, имеет форму ласточкиного хвоста, а винт формируется в ней путем заливки металла в слитное состояние.

Запатентованная дверная ручка – патент США. № 2197

Глиняная или фарфоровая ручка сама по себе, по-видимому, была известна и использовалась в Соединенных Штатах до изобретения и патента, а также хвостовик и шпиндель, с помощью которых ручка крепилась, включая использование ласточкиного хвоста и вливаний расплавленного металла. , также были известны и использовались. Но хвостовик и шпиндель, как утверждали изобретатели, никогда раньше не крепились к ручке из гончарной глины или фарфора (а не к металлической или деревянной ручке).

Решение суда низшей инстанции

Судья Джон Маклин - 1849 г.

В деле Хочкисс против Гринвуда , 12 F. Cas. 551 (CCD Ohio 1848), окружной суд штата Огайо оставил в силе вердикт присяжных в пользу обвиняемых. Председательствовал судья Джон Маклин , занимавший должность окружного судьи. Самым спорным вопросом, впоследствии ставшим предметом апелляции, было требование истцов о предъявлении обвинения присяжным, в котором Маклин отклонил следующее:

[Если] хвостовик и веретено никогда раньше не были прикреплены к ручке, сделанной из гончарной глины или фарфора, и если требовалось умение, мысль и изобретательность, чтобы прикрепить упомянутую глиняную головку к металлическому хвостовику и веретену, чтобы то же самое прочно соединить и создать прочное и существенное изделие, и если упомянутая ручка из глины или фарфора, прикрепленная таким образом, была изделием лучше и дешевле, чем ручка, изготовленная до сих пор из металла или других материалов, патент действителен.

Маклин, наоборот, дал присяжным указание:

[I]f ручки той же формы и для тех же целей, что и описанные истцами в их [патентных] описаниях, изготовленные из металла или другого материала, были известны и использовались в Соединенных Штатах до предполагаемого изобретения и патент истцов, и если шпиндель и хвостовик в форме, использованной истцами, до этого времени были публично известны и использовались в Соединенных Штатах и ​​до этого были прикреплены к металлическим ручкам с помощью ласточкиного хвоста и вливаний из расплавленного металла, как указано в спецификации истцов, которая должна быть прикреплена к ручке из гончарной глины или фарфора, так что, если ручка из глины или фарфора представляет собой простую замену одного материала другим, а веретено и хвостовики должны быть такими, какие до сих пор широко использовались, и способ соединения их с ручкой с помощью «ласточкиного хвоста» должен быть таким же, какой использовался до сих пор в Соединенных Штатах, причем материал широко используется, и для этого не требуется никакой другой изобретательности или навыков. построить ручку, чем у обычного механика, знакомого с бизнесом, патент недействителен, и истцы не имеют права на возмещение.

Решение Верховного суда

Судья Сэмюэл Нельсон

Судья Сэмюэл Нельсон вынес решение в пользу суда со счетом 8-1. Судья Леви Вудбери не согласился.

Мнение большинства

Адвокат истцов признал, что «ручки использовались уже много сотен лет; гончарная посуда и фарфор – многие тысячи лет», но настаивал на том, что «никому никогда прежде не удавалось объединить глину и железо так, чтобы сделать из них существенную вещь». и полезный предмет», потому что «их трудно соединить», и чтобы соединить их, требовались умение, мысль и изобретательность». Более того, новые дверные ручки были «дешевле и лучше, чем любой подобный предмет, когда-либо известный». большой коммерческий успех и повсеместно заменяют металлические ручки.

Суд счел эти доводы несостоятельными. Установлено, «что ручки из металла, дерева и т.п., соединенные с хвостовиком и шпинделем, в том виде и способами, которые были использованы патентообладателями при их изготовлении, были ранее известны и находились в общественном пользовании». Глиняные дверные ручки тоже были старыми. Следовательно, «единственной новинкой, на которую можно было претендовать с их стороны, было приспособление этого старого изобретения к ручкам из гончарной глины или фарфора; иными словами, новизна заключалась в замене глиняной ручки вместо ручки, сделанной из металла». или дерево».

Таким образом, обвинение Маклина перед присяжными было правильным, «ибо при применении старого метода крепления хвостовика и ручки к глиняной или фарфоровой ручке не требовалось больше изобретательности и навыков, чем было у обычного механика, знакомого с в этом бизнесе отсутствовала та степень мастерства и изобретательности, которые составляют важнейшие элементы всякого изобретения». Патент недействителен, потому что: «Другими словами, усовершенствование — это работа умелого механика, а не изобретателя».

Особое мнение

Судья Леви Вудбери

Судья Вудбери не согласился. Он сосредоточился на последнем аспекте отклоненного обвинения. Патентовладельцы добивались указания, что «если упомянутая ручка из глины или фарфора, прикрепленная таким образом, является изделием лучше и дешевле, чем ручка, изготовленная ранее из металла или других материалов, патент действителен». Он считал, что «обычный механический» тест неверен для определения того, является ли заявленное изобретение патентоспособным, «тогда как, по моему мнению, истинным тестом на его патентоспособность является то, что изобретение было новым, лучшим и дешевым, чем то, что ему предшествовало». Если новое устройство

на самом деле был лучше и дешевле, чем то, что ему предшествовало для этой цели, это, несомненно, было бы улучшением. Это не было бы ни легкомысленным, ни бесполезным, и при всех обстоятельствах очевидно, что умение, необходимое для его построения, на которое полагаются как суд ниже, так и Суд здесь, является несущественным исследованием или полностью подчинено вопросу о том, является ли изобретение не было дешевле и лучше.

Вудбери заключил: «И почему тот, кто изобретает использование столь дешевой земли в качестве глины для изготовления шишек, или в новой форме или комбинации, с помощью которой сообщество в значительной степени гейнеры?"

Пост- Гочкисские события

В решении 1875 года Рекендорфер против. Фабер , Суд рассмотрел и подтвердил решение Гочкиса . Суд описал изобретение следующим образом:

Претензия заключается просто в сочетании грифеля и резины в держателе карандаша для рисования; другими словами, использование обычного графитового карандаша, в один конец которого примерно на четверть его длины вставлена ​​полоска резины, приклеенная к одной стороне карандаша.

Как и дверная ручка Хочкисса, ластик, приклеенный к карандашу, был продуктом простого механического мастерства и поэтому не подлежал патентованию:

Инструмент или изделие, являющиеся результатом механического мастерства, просто не подлежат патентованию. Механические навыки – это одно; изобретение – это другое. Совершенство изготовления, как бы оно ни повышало удобство, расширяло использование или уменьшало затраты, не подлежит патентованию.

Подобным образом в 1883 году в деле «Атлантик Уоркс против Брейди» суд использовал формулировку, подобную формулировке Хочкисса, при признании патента недействительным: «Целью этих законов никогда не было предоставление монополии на каждое пустяковое устройство, каждую тень тени идеи, что естественно и спонтанно могло бы произойти с любым квалифицированным механиком или оператором в ходе обычного производства».

В решении 1891 года по делу Магован против New York Belting & Packing Co. суд снова повторил Хотчкиссу , признав патент действительным: и опыт, и понял причину неудачи [предыдущих изобретений] и предоставил то, чего явно не хватало, и что в данном случае требуется творческая работа изобретательского факультета».

Несколько лет спустя в деле «Маст, Фоос и Ко» против «Стовер Мфг. Ко.» суд использовал тест Хочкисса «умелого механика», чтобы признать патент недействительным, и объяснил, что предположительно должен знать квалифицированный механик, а именно: все соответствующий уровень техники:

Часто бывает чрезвычайно трудно провести грань между изобретением и механическим мастерством, но, учитывая уровень техники, показанный до сих пор, мы не можем сказать, что применение этого старого устройства для использования, которое было новым только для конкретной машины. то, к чему оно было применено, было чем-то большим, чем можно было бы предположить умному механику, имевшему до него патенты, на которые мы обратили внимание. Хотя совершенно верно, что тот факт, что это изменение не произошло ни с одним механиком, знакомым с ветряными мельницами, свидетельствует о чем-то большем, чем просто механические навыки человека, который его открыл, вполне вероятно, что никто из них не был полностью осведомлен о состоянии уровня техники и предшествующих устройств, но, как уже говорилось ранее, при решении вопроса об изобретении мы должны исходить из того, что патентообладатель был полностью информирован обо всем, что ему предшествовало, независимо от того, было ли это фактическим фактом или нет.

Стандарты Суда в отношении обычных механических навыков с годами росли и падали, но после Великой депрессии и Нового курса стали становиться более строгими. Так, в деле «Cuno Engineering Corp.» против «Automatic Devices Corp.» в 1941 году суд отклонился от решения Хотчкисса признать недействительным автоматический прикуриватель для автомобилей, в которых использовался термостат для вытаскивания зажигалки, чтобы пользователю не приходилось держать ее в поместите в розетку, пока она не нагреется достаточно. Во втором судебном заседании судья Лернед Хэнд признал устройство патентоспособным, постановив, повторяя решение Хотчкисса : «Если патенты будут доставаться тем, кто создает новые приборы, выходящие за пределы ограниченного воображения обычного специалиста, то это изобретение кажется нам заслужить патент». При рассмотрении апелляции Суд (по мнению Дж. Дугласа) по-разному применил Хочкисса к фактам:

После решения по делу Хочкис против Гринвуда в 1851 году было признано, что для того, чтобы усовершенствование позволило получить привилегированное положение патента, необходимо использовать больше изобретательности, чем работа механика, квалифицированного в данной области. . . . Принцип случая Хочкисса применим к адаптации или комбинации старых или хорошо известных устройств для новых целей.

Затем суд Куно возродил смесь Reckendorfer с Atlantic Works и Hotchkiss , добавив:

[Новое устройство, каким бы полезным оно ни было, должно раскрыть вспышку творческого гения, а не просто мастерство призвания. Если это потерпит неудачу, это значит, что оно не установило свое право на частный грант в общественном достоянии. . . Мы не можем заключить, что его умение внести этот вклад достигло уровня изобретательного гения, который Конституция уполномочивает Конгресс вознаграждать. . . . Для осуществления адаптации требовалась изобретательность, но не более того, чего можно ожидать от механика, квалифицированного в данной области техники. Строгое применение этого критерия необходимо, чтобы при постоянном спросе на новые приборы не налагалась тяжелая рука дани на каждое незначительное технологическое достижение в искусстве.

В последующих делах в этот период использовалась аналогичная формулировка.

В 1952 году дело Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. последний из дел, предшествовавших принятию закона о патентах 1952 года, кодифицировавшего Хочкиса в качестве правового стандарта патентоспособности. В деле A&P заявленное изобретение представляло собой стойку или раму с тремя сторонами без верха и низа, которую можно было использовать для перемещения продуктов вдоль прилавка рядом с кассовым аппаратом. Все элементы заявленной комбинации были устаревшими и действовали аналогично тому, как они действовали в прошлом. Суд сказал:

Соединение или сочетание известных элементов должно что-то внести; только когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, накопление старых устройств становится патентоспособным. Конечно, элементы, особенно в химии или электронике, могут приобретать какое-то новое качество или функцию в результате объединения, но это не обычный результат объединения старых в механике элементов. В этом деле отсутствуют какие-либо необычные или неожиданные последствия унификации рассматриваемых здесь элементов, и нет ничего, что указывало бы на то, что суды низшей инстанции тщательно исследовали претензии в свете этого довольно сурового испытания.

Придя к единому мнению, судья Дуглас собрал список дел, в которых Суд интерпретировал тест Гочкисса на изобретение как требование уровня навыков, олицетворяющего «изобретательский гений»:

• Рекендорфер против Фабера , 92 US 347, 357 – «Гений или изобретение»
• Смит против Whitman Saddle Co. , 148 US 674, 681 – «Интуитивный гений»
• Поттс против Крегера , 155 US 597, 607 – «Изобретательский гений»
• Компания Concrete Appliances Co. против Гомери , 269 US 177, 185 «Изобретательский гений».
• Компания Mantle Lamp Co. of America против компании Aluminium Products Co. , 301, США 544, 546
• Cuno Engineering Corp. против Автоматических устройств Corp. , 314 US 84, 91 – «вспышка творческого гения, а не просто мастерство призвания».

Один комментатор охарактеризовал период 1930–1952 гг. как «наиболее критическое отношение Верховного суда к патентам и патентному праву». монополии». Сразу же последовала поправка к патентному законодательству с целью кодификации стандарта «неочевидности», основанного на Гочкиссе , чтобы заменить ранее использовавшийся стандарт «изобретения» и призванный ограничить требование гениальности.

Кодификация Гочкиса 1952 года

Как поясняется в заключении Верховного суда по делу Dawson Chemical Co. против Rohm & Haas Co. , патентная коллегия энергично лоббировала отмену решений Верховного суда, принятых в период до 1952 года, или, по крайней мере, тех формулировок, которые они использовали. В конце концов, ему удалось убедить Конгресс принять § 103 раздела 35 USC как часть кодификации патентного права, устанавливая требование неочевидности для патентоспособности, используя язык Хочкисса .

В новом разделе представлено:

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как указано в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники таковы, что заявленное изобретение в целом было бы очевидно до даты вступления в силу заявки заявленного изобретения для лица, обладающего обычными знаниями в области техники, к которой относится заявленное изобретение. Патентоспособность не может быть отменена способом создания изобретения.

Законодательная история нового § 103 обсуждается в деле Грэм против John Deere Co. , которое обсуждается в следующем разделе.

Решения Верховного суда от Грэма до KSR

Грэм

Первым решением Верховного суда, интерпретирующим кодификацию Хочкисса 1952 года, было решение «Грэм против John Deere Co.» , в котором Суд объяснил, что основная проблема при формулировании условий патентоспособности «заключалась в разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или разработаны, если бы не стимулирование получения патента». Суд добавил, что « Хочкис , устанавливая условие, что патентоспособное изобретение свидетельствует о большей изобретательности и мастерстве, чем те, которыми обладает обычный механик, знакомый с бизнесом, просто проводил различие между новыми и полезными инновациями, которые способны поддержать патент, и теми, которые были нет." Но тест Гочкиса всего лишь «заложил краеугольный камень судебной эволюции», необходимой для определения условий патентоспособности. Ценность формулировки Хочкисса заключалась «в ее функциональном подходе к вопросам патентоспособности. На практике Хочкисс требовал сравнения между предметом патента или патентной заявки и базовыми навыками работы. сравнения, чтобы в каждом случае определялась патентоспособность».

Согласно решению Грэма , главное различие между формулировками Хочкисса и формулировками § 103 «заключается в том, что Конгресс подчеркнул «неочевидность» как действующую проверку раздела, а не менее определенный «изобретенный» язык Хочкисса , который Конгресс считал привело к «большому разнообразию» выражений в решениях и письмах». Смысл § 103 тот же, что и судебные решения со времен Гочкисса «на протяжении более 100 лет»: заявленное изобретение не может быть патентоспособным, даже если оно является новым, «если различие между новым предметом и тем, что было известно ранее, не считается достаточно здорово, что можно получить патент».

Затем Суд пояснил, что установленная законом кодификация Гочкиса не отменит 100-летние прецеденты, существовавшие со времен Хочкисса . Суд пояснил:

Бесспорно, что этот раздел впервые был законодательным выражением дополнительного требования к патентоспособности, первоначально сформулированного в деле Hotchkiss . Также кажется очевидным, что Конгресс намеревался с помощью последнего предложения § 103 отменить тест, который, по его мнению, был объявлен Судом в спорной фразе «вспышка творческого гения», использованной в деле Cuno Engineering Corp. против Автоматических устройств Corp.

Но было бы ошибочно, пояснил далее Суд, принимать утверждения «некоторых сторон и нескольких сторон о том, что первое предложение § 103 имело целью уничтожить судебные прецеденты и снизить уровень патентоспособности». Скорее:

Мы считаем, что эта законодательная история, а также другие источники показывают, что пересмотр не был предназначен Конгрессом для изменения общего уровня патентоспособных изобретений. Мы пришли к выводу, что этот раздел был задуман просто как кодификация судебных прецедентов, охватывающих условие Хочкисса , с указаниями Конгресса о том, что исследование очевидности объекта, подлежащего патентованию, является предпосылкой патентоспособности.

Суд завершил объяснение значения § 103 этой инструкцией:

[Мне] стоит повторить, что мы не обнаружили никаких изменений в общей строгости, с которой должен применяться общий тест. Нас призвали найти в § 103 смягченный стандарт, предположительно являющийся реакцией Конгресса на «повышенный стандарт», применяемый этим Судом в его решениях за последние 20 или 30 лет. Стандарт остался неизменным в этом Суде.

Черная скала Андерсона

Следующим делом Верховного суда об очевидности после Грэма было дело Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co. , в котором суд признал недействительным патент на устройство для ремонта дорог. Устройство представляло собой комбинацию старых устройств, в которых каждый компонент выполнял ту же функцию, что и раньше. Суд пришел к выводу:

[Хотя комбинация старых элементов выполняла полезную функцию, она ничего не добавляла к природе и качеству уже запатентованной лучистой горелки. Далее мы заключаем, что для специалистов в данной области использование старых элементов в комбинации не было изобретением по очевидно-неочевидному стандарту.

Джонстон

Следующим делом Верховного суда, посвященным очевидности, было дело Данн против Джонстона . в котором Суд поддержал отказ от претензий на метод создания записей банковских чеков на расходы в различных категориях, таких как аренда, заработная плата, стоимость материалов и т. д., чтобы облегчить расчет подоходного налога. Суд пояснил, что применимый стандарт неочевидности не был соблюден:

[T]просто существование различий между известным уровнем техники и изобретением не доказывает неочевидность изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой ответчика просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для специалиста в данной области.

Разбросанный

Через три недели после Джонстона суд вынес решение Сакраида против Ag Pro, Inc. Суд постановил:

Давно было ясно, что Конституция требует наличия какого-либо «изобретения», которое будет иметь право на патентную защиту. Данн против Джонстона . Как мы объяснили в деле «Хочкисс против Гринвуда» :

[U]nless больше изобретательности и умения. . . были необходимы. . . чем у обычного механика, знакомого с этим делом, отсутствовала та степень мастерства и изобретательности, которые составляют важнейшие элементы всякого изобретения. Другими словами, усовершенствование — это работа умелого механика, а не изобретателя.

Применяя этот правовой стандарт, Суд признал патент недействительным, как это очевидно согласно § 103.

КСР

Три десятилетия спустя Верховный суд совсем недавно пересмотрел стандарт очевидности. В деле KSR International Co. против Teleflex Inc. , Суд отклонил подход Федерального округа к определению очевидности как недостаточно соответствующий стандарту Хочкисса , как это объяснено в деле Грэм против Дира . Федеральный округ использовал «жесткий» тест, известный как «тест обучения, предложения или мотивации» (тест TSM), согласно которому патентная заявка оказывается очевидной только в том случае, если «некоторая мотивация или предложение объединить идеи предшествующего уровня техники можно найти в известном уровне техники, природе проблемы или знаниях человека, обладающего обычными навыками в данной области». «На протяжении всего рассмотрения Судом вопроса очевидности, — поручил Суд, — в наших делах использовался обширный и гибкий подход», основанный на Хочкиссе и «несовместимый с тем, как Апелляционный суд применил здесь свой тест TSM». Суд также раскритиковал подход Федерального округа к патентам на комбинации старых элементов, в которых элементы выполняли ту же функцию, что и всегда, игнорируя тем самым акцент в деле Хочкисса на «функциональности», подтвержденный в деле Грэма .

Суд объяснил, цитируя дело A&P Tea :

На протяжении более полувека Суд постановил, что «патент на комбинацию, которая лишь объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций... очевидно, выводит то, что уже известно, в область своей монополии и уменьшает ресурсы, доступные для умелые люди». Great Atlantic & Pacific Tea Co. Это основная причина отказа в выдаче патентов на то, что очевидно. Комбинация знакомых элементов в соответствии с известными методами, вероятно, будет очевидной, если она не дает ничего, кроме предсказуемых результатов.

Применяя эти стандарты, Суд признал патент недействительным из-за очевидности. В заключение он объяснил, что соблюдение теста Гочкисса имеет важное значение: «В противном случае патенты могли бы скорее задушить, чем способствовать прогрессу полезных искусств». И он предупредил, что Федеральный округ «проанализировал вопрос в узкой и жесткой манере, несовместимой с § 103 и нашими прецедентами».

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

Внешние ссылки

• Работы, связанные с делом Хочкисс против Гринвуда, в Wikisource
• Текст дела Хочкисс против Гринвуда , 52 U.S. (11 How. ) 248 (1850) доступен по адресу:   CourtListener    Google Scholar    Justia    Library of Congress    OpenJurist