Генри против AB Dick Co.

Генри против AB Dick Co.
Верховный суд Соединенных Штатов
Аргументировано 27 октября 1911 г. Решено 11 марта 1912 г.
Полное название дела	Генри против AB Dick Co.
Цитаты	224 США 1 ( подробнее ) 32 С. Кт. 364; 56 Л. Ред. 645; 1912 ЛЕКСИС США 2279
История болезни
Прежний	AB Dick Co. против Генри , 149 F. 424 ( CCSDNY , 1907).
Холдинг
Владельцы патентов могут устанавливать требования к тому, как лицензиаты могут использовать свое запатентованное изобретение. Продажа продукта, который сознательно нарушает одно из этих ограничений, является сопутствующим нарушением патента.
Членство в суде
Главный судья Эдвард Д. Уайт Ассоциированные судьи Джозеф МакКенна   · Оливер В. Холмс мл. Уильям Р. Дэй   · Хорас Х. Луртон Чарльз Э. Хьюз   · Уиллис Ван Девантер Джозеф Р. Ламар
Мнения по делу
Большинство	Луртон, к которому присоединились МакКенна, Холмс, Ван Девантер
Несогласие	Уайт, к которому присоединились Хьюз, Ламар
Дэй, Харлан не принимал участия в рассмотрении или решении дела.
Отменено
Компания Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co.

Генри против AB Dick Co. , 224 US 1 (1912), было решением Верховного суда США от 1912 года , которое оставило в силе ограничения лицензирования патентов, такие как привязки, на основе так называемой доктрины неотъемлемости — теории, согласно которой было неотъемлемым правом владельца патента, поскольку он мог на законных основаниях вообще отказаться лицензировать свой патент, воспользовавшись «меньшим» правом лицензировать его на любых условиях, которые он выбрал. В 1917 году Верховный суд отменил А. Б. Дика дело в деле Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co. ,

Фон

Запатентованный ротационный мимеограф компании AB Dick Co.

А.Б. Дик владел патентом на мимеограф, который был разработан для печати нескольких бумажных копий документов путем выдавливания чернил через отверстия в трафарете на листы бумаги. Дик продал одну из запатентованных машин мисс Кристине Б. Скоу. К машине была прикреплена табличка с надписью, что машина «продана компанией AB Dick с лицензионным ограничением, согласно которому ее можно использовать только с трафаретом, бумагой, чернилами и другими расходными материалами, произведенными AB Dick». Затем Сидни Генри продал мисс Скоу банку с чернилами, подходящими для использования в мимеографе, зная лицензионное соглашение и ожидая, что она будет использовать чернила в машине.

Затем А.Б. Дик подал иск против Генри в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, который вынес решение в пользу Дика. Второй округ передал Верховному суду вопрос о том, является ли такое поведение нарушением патентных прав.

Постановление Верховного суда

суд постановил (4-3), что поведение Генри было соучастным нарушением. В решении, написанном судьей Луртоном , к которому присоединились судьи Маккенна, Холмс и Ван Девантер, Главный судья Эдвард Уайт , к которому присоединились судьи Хьюз и Ламар, не согласился. (Два судьи были недоступны: судья Харлан умер, а День правосудия отсутствовал.).

Мнение большинства

Судья Луртон

Судья Луртон предварительно отметил, что Генри не может быть виновен в сопутствующем нарушении, если только Скоу не виновен в прямом нарушении прав при использовании чернил Генри. «Не отрицается, что она приняла машину с уведомлением об условиях, на которых патентообладатель дал согласие на ее использование. Не отрицается также и то, что тем самым она согласилась не использовать машину иным образом». Единственный вопрос заключался в том, является ли нарушение соглашения об использовании только чернил Дика нарушением патентных прав. Генри утверждал, что доктрина исчерпания прав не позволяет осуществить такое послепродажное ограничение. «Он не может совершить продажу с условием, что предмет будет использоваться или распоряжаться определенным образом, оставляя, однако, право собственности за покупателем в случае нарушения условия».

Большинство заявило, что этот принцип применим только к безусловным продажам. Эта машина была продана с условием, что ее можно использовать только с чернилами Дика. «Но если право использования ограничено конкретным ограничением, неразрешенное использование обязательно сохраняется за патентообладателем. Если этот зарезервированный контроль над использованием машины будет нарушен, патент будет нарушен. Это право на разделение прав собственности и использования вытекает из природы патентной монополии и признается в соответствующих случаях».

Суд отклонил доводы Генри о том, что признание допустимости лицензионных ограничений приведет к нанесению большого вреда обществу:

С целью проверки последствий постановления, которое будет поддерживать законность продажи запатентованной машины для использования только в связи с расходными материалами, необходимыми для ее работы, купленными у патентообладателя, было предложено множество причудливых предложений условий, которые могли бы быть навязаны патентообладателя были навязаны нам. Так, говорят, что патентообладатель кофейника может продать при условии, что он будет использоваться только с купленным у него кофе, или, если предметом является циркулярная пила, его можно продать при условии, что он будет использоваться только в распиловка добытых у него бревен. Эти и другие иллюстрации используются для того, чтобы показать, что этот метод сбыта запатентованного изделия может доходить до такой степени, что причиняет неудобства общественности и вовлекает невиновных людей в невольные нарушения.

Но все эти иллюстрации не достигают своей цели, поскольку публика всегда свободна принять или отказаться от запатентованного изделия на навязанных условиях. Если они будут слишком обременительными или не соответствующими льготам, запатентованное изделие не найдет рынка сбыта.

Большинство завершило этот аргумент, указав, что по законам США изобретатель может отказаться от использования своего запатентованного изобретения, но при этом он может не позволить другим использовать его в течение срока действия патента, поскольку это его неотъемлемое право в нашей патентной системе:

Это более широкое право включает в себя меньшее, а именно разрешение другим использовать его на условиях, которые решит предписать патентообладатель. Не следует забывать, что мы имеем дело с конституционной и законодательной монополией. . . . И если окажется, что изобретательность патентообладателей в разработке способов получения выгоды от своих открытий необходимо ограничить, только Конгресс имеет право определять, какие ограничения следует наложить. В нынешнем виде закон ничего не содержит, и обязанность, лежащая на этом и на любом другом суде, состоит в том, чтобы разъяснять закон так, как он написан. Аргументы, основанные на предложениях государственной политики, не признанных в патентном законодательстве, не имеют значения. Область, в которую нас приглашают такие аргументы, является законодательной, а не судебной.

Особое мнение

Главный судья Уайт

Главный судья Уайт выразил свои «предчувствия относительно дурных последствий, которые могут возникнуть в результате применения конструкции, приданной сейчас патентному статуту», если Конгресс не сможет «внести поправки в статут, чтобы избежать такого зла». Он решительно возражал против доктрины, «что патентообладатель, продавая машину, на которую распространяется его патент, имеет право по контракту расширить действие патента, чтобы он охватил вещи, которые он не включает; иными словами, осуществлять законодательную власть». далеко идущего и опасного характера. Это происходит, по его словам, потому что «действующее в настоящее время постановление заключается в том, что патентообладатель имеет право по контракту расширять свои патентные права, чтобы включить в притязания своего патента вещи, которые в нем не охвачены, таким образом фактически законодательно закрепляя заставляя патентные законы охватывать предметы, до которых они не могли бы добраться без осуществления права договора».

Затем Уайт перечислил список опасных последствий этого постановления:

• Возьмем патентообладателя, продающего запатентованный двигатель. Теперь он будет иметь право по контракту подвести под действие патентного законодательства все контракты на уголь или электроэнергию, используемую для обеспечения работы машины, или даже на смазочные материалы, используемые в ее работе.
• Возьмите запатентованный плотницкий рубанок. Теперь у патентообладателя по контракту существует право законно ограничить плотника, приобретающего один из самолетов, использованием пиломатериалов, распиленных из деревьев, выращенных на земле конкретного человека или распиленных определенной лесопилкой.
• Возьмите запатентованную кухонную утварь. Теперь за патентообладателем признается право обязывать по договору того, кто покупает посуду, использовать в связи с ней никакие другие продукты питания, кроме тех, которые проданы или изготовлены патентообладателем.
• Возьмите изобретение запатентованной оконной рамы. Теперь по закону продавец рамы может установить, что в доме, в котором установлены оконные рамы, не должно использоваться никаких других материалов, кроме тех, которые могут быть куплены у патентообладателя и продавца рамы.
• Возьмите иллюстрацию, которая всем понятна: запатентованная швейная машина. В настоящее время установлено, что, помещая на машину, помимо требуемого по закону уведомления о патенте, уведомления, называемого ограничением лицензии, приобретается право, в отличие от всего мира, контролировать покупку пользователями машины. ниток, иголок, смазочных масел или других материалов, удобных или необходимых для работы машины.

Уайт объяснил, что это зло не было воображаемым, а уже стало распространенным в результате широкого распространения последователей, которое было связано с решением Шестого округа по о застежке-пуговице делу :

Иллюстрации можно множить до бесконечности. То, что они не являются мнимыми, теперь общеизвестно, поскольку в результате дела о застежке-пуговице , решение по которому несколько лет назад было принято одним из окружных апелляционных судов, за которым последовали дела в других окружных судах штата. апелляция, на которую будет сделана ссылка в дальнейшем, то, что до принятия первого из этих решений о продаже запатентованного изделия было обозначено как условие продажи, регулируемое общими принципами права, на практике стало называться лицензионным ограничением. . ... Поскольку трансформация произошла на практике после принятия рассматриваемых решений, можно сделать вывод, что она объясняется эффектом, вызванным доктриной этих дел. И, как я уже заявлял ранее, общеизвестно, что к этому изменению часто прибегали с целью поставить многочисленные предметы общего пользования под монополию патента, хотя в противном случае они не были бы включены в него, тем самым стремясь подвергнуть все общество широкомасштабному и утомительному монополистическому контролю.

Уайт утверждал, что такое правовое развитие противоречит доктрине исчерпания прав , на которой основывались многие предыдущие дела Верховного суда, включая Адамс против Берка . Уайт утверждал, что дело «Пуговица» и последовавшие за ним решения апелляционного суда были приняты ошибочно и должны быть отменены. «Дело о застежке-пуговице и путаница, которая последовала за применением постановления, вынесенного по этому делу, были лишь следствием несоблюдения разницы между правами патентообладателя, которые были защищены патентом, и правами, которые возникли из контракта и, следовательно, подчинялись только общему закону».

Последующие события

» Американской коллегии адвокатов В «Справочнике по интеллектуальной собственности утверждается, что решение А. Б. Дика «стимулировало действия Конгресса» по принятию раздела 3 Закона Клейтона в 1914 году, который запрещал использование запатентованных или незапатентованных продуктов, когда это привело к существенному снижению конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. рынок.

Два решения Верховного суда не соответствовали или не отличали А. Б. Дика в 1912 и 1913 годах, но не отменили его.

Дело AB , Dick было отменено в 1917 году в деле Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co. , Аргументация дела AB Dick о том, что продажа при условии (т. е. продукт продавался с ограничением на его использование) не подпадает под действие доктрины исчерпания прав, была возобновлена ​​в Федеральном округе по делу Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. Судя по всему, это дело было отменено молчаливо в деле Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. Однако в полном составе решение Федерального округа отказалось отменять решение Маллинкродта и вместо этого подтвердило его. В настоящее время по этому делу рассматривается ходатайство certiorari.

Комментарий

В 1917 году, когда дело о патентах на кинофильмы отменено было заметил : , комментатор

Из этого никоим образом не следует, что, поскольку патентообладатель может полностью отказаться от использования запатентованного изделия, он может лицензировать его использование на любых условиях по своему выбору. Возможно, лучше, чтобы эта статья вообще не пользовалась вниманием общественности, чем если бы ее использовали с ограничениями, несовместимыми с государственной политикой.

В 2011 году профессор Винсент Чиапетта объяснил этот момент более подробно. Он пришел к выводу, что доктрина неотъемлемости игнорирует вопрос о том, превышают ли выгоды от более широкого использования запатентованного изобретения в рамках ограничительной лицензии вред, причиненный в результате ограничения. Правильный юридический анализ, утверждает Кьяпетта, должен сбалансировать пользу и вред.

Дело А. Б. Дика было названо «высшим достижением судебного уважения к патентообладателям».

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

Внешние ссылки

• Текст дела Генри против AB Dick Co. , 224 U.S. 1 (1912 г.) доступен по адресу:   CourtListener    Google Scholar    Justia    Library of Congress.