Доктрина эквивалентов
Доктрина эквивалентов — это юридическая норма во многих (но не во всех) мировых патентных системах, которая позволяет суду привлекать сторону к ответственности за нарушение патентных прав , если устройство или процесс, нарушающие авторские права, не подпадают под буквальный объем патентной претензии , но тем не менее эквивалентно заявленному изобретению . В Соединенных Штатах судья Лернед Хэнд описал его цель как «сдержать беспощадную логику и не дать нарушителю украсть выгоду от изобретения». [1]
Стандарты определения эквивалентов [ править ]
Германия [ править ]
Немецкие суды обычно применяют трехэтапный тест, известный как вопросы Шнайдмессера: [2]
- Решает ли вариант проблему, лежащую в основе изобретения, средствами, объективно имеющими тот же эффект?
- бы специалист в данной области , используя общеизвестные знания Понял на дату приоритета , что данный вариант имеет тот же эффект?
- Являются ли соображения, которые специалист в данной области принимает во внимание для данного варианта в свете значения изобретения, достаточно близкими к соображениям, принятым во внимание для буквального решения, защищенного формулой изобретения, так что специалист в данной области техники будет рассматривать этот вариант как решение, которое эквивалентно буквальному?
На все вышеперечисленные вопросы необходимо ответить утвердительно, чтобы продемонстрировать эквивалентное нарушение. Кроме того, обвинение в эквивалентном нарушении должно выдержать проверку Формштейна . [3] Соответствующий вопрос гласит:
- Является ли вариант с учетом уровня техники не новизным или он очевиден для специалиста в данной области техники?
Ирландия [ править ]
Похоже, что Ирландия придерживается доктрины эквивалентов. В деле «Фарбверке Хёхст против Интерконтинентал Фармасьютикалс (Эйре) Лтд» (1968 г.), связанном с патентом на химический процесс, Высокий суд установил, что ответчик нарушил патент истца, несмотря на то, что ответчик заменил исходный материал, указанный в патентная заявка на другой материал. Экспертные данные показали, что любой техник, которому не удалось получить хороший результат с использованием указанного исходного материала, попробовал бы материал-заменитель. Таким образом, эти два материала были признаны химически эквивалентными, и замена одного ответчиком другим не помешала вынесению решения и судебному запрету против него.
Швейцария [ править ]
21 марта 2013 года Федеральный патентный суд Швейцарии принял подход, аналогичный трехфакторному тесту, применяемому в Германии . Суд основывал свое решение на трех вопросах: [4]
- Имеют ли замененные признаки ту же целевую функцию (тот же эффект)?
- Являются ли замененные признаки и их та же самая целевая функция очевидными для специалиста в данной области техники на основании положений патента (доступности)?
- После прочтения формулировки формулы изобретения в свете описания, будет ли специалист в данной области техники считать замененные признаки решением равной ценности (равной ценности)?
Суд отрицал эквивалентное нарушение EP0918791B3, поскольку параграф 19 EP0918791B3 прямо учит, что токсичные соединения хрома могут быть заменены металлическими катализаторами. Специалист в данной области техники не будет рассматривать органический катализатор ТЕМПО как раствор, равный по ценности солям рутения, указанным в пункте 1. Ответ на третий вопрос был отрицательным.
Суд также постановил, что имело место эквивалентное нарушение EP1149840B1, поскольку на все вопросы трехкомпонентного теста был дан положительный ответ. Суд установил, что замена заявленной п-толуолсульфоновой кислоты пиридином/водой представляет собой базовые знания, преподаваемые на первых курсах бакалавриата по органической химии.
В клапане писсуара II , [5] Федеральный верховный суд Швейцарии в основном подтвердил трехсторонний критерий, примененный Федеральным патентным судом. Верховный суд все же частично отменил предыдущее решение Федерального патентного суда по делу O2014_002 . Верховный суд постановил (причины 6.4), что второй вариант реализации клапана писсуара полностью реализовал ключевые идеи заявленного патента EP1579133, хотя второй вариант реализации не был буквально охвачен формулировкой соответствующей формулы изобретения. Суд далее установил эквивалентное нарушение.
Соединенное Королевство [ править ]
Подход Великобритании к нарушению прав, не подпадающему под буквальную формулировку патентной претензии, менялся с годами.
История [ править ]
До 1960-х годов действие могло считаться нарушающим авторские права, если оно либо соответствовало буквальной формулировке иска («нарушение текста»), либо было чем-то, что суды считали «механическим эквивалентом». Было обнаружено, что эта формулировка вызывает проблемы в некоторых случаях, и постепенно суды создали сложную систему прецедентного права, в соответствии с которой действие, не являющееся нарушением текста, тем не менее, могло быть обнаружено, если предполагаемый нарушитель принял то, что суды стали называть « сердцевина» изобретения. [6]
В 1963 году Ван дер Лели против Бэмфордса приняла решение по делу Палата лордов . Их Светлости придерживались мнения, что, если патентообладатели намеренно сформулировали свою претензию таким образом, чтобы исключить предполагаемое нарушение авторских прав, то им следует придерживаться выбранной ими формулировки. Доктрина «сердцевины» не должна применяться для расширения объема тщательно сформулированной претензии и в будущем должна применяться только к случаям «цветного уклонения от патентных претензий». [7]
Гораздо более строгий подход к построению претензий стал открыт для пересмотра после 1977 года, когда Великобритания присоединилась к Европейской патентной конвенции (EPC). В соответствии с Протоколом о толковании статьи 69, Конвенция требовала от судов Великобритании поддерживать баланс между толкованием патентных требований со строгим буквализмом (описание и рисунки используются только для устранения двусмысленности) и рассмотрением требований как простого руководства. [8]
В деле Catnic Components Ltd против Hill & Smith Ltd (1982 г.) Палата лордов отменила всю ранее существовавшую прецедентную практику по «механическим эквивалентам» и «сердцевине» и постановила, что описанию патента следует придать « целенаправленную конструкцию ». Вопрос, который следует задать, а не чисто буквальный, должен заключаться в том, поймет ли квалифицированный специалист, читающий патент, что строгое соблюдение слова или фразы в формуле изобретения было задумано патентообладателем как существенное требование, даже если бы оно могло быть таковым. никакого существенного влияния на работу изобретения. [9]
Конкретные вопросы, используемые судами для достижения необходимой «целенаправленной конструкции», приобрели устойчивую форму в решении « Улучшитель против Ремингтона» (1990 г.) и решении Палаты лордов по делу Кирин-Амген (2004 г.). Эти так называемые вопросы «улучшителя» (или «протокола») стали широко используемым трехэтапным тестом для определения небуквального нарушения патентных прав.
Действующий закон [ править ]
В 2007 году EPC был пересмотрен как EPC 2000 . Это внесло поправки в Протокол о толковании статьи 69, требующие от судов всех договаривающихся государств, включая Великобританию, должным образом учитывать при рассмотрении вопроса о нарушении «любого элемента, который является эквивалентом элемента, указанного в претензиях». [10]
В 2017 году лорд Нойбергер в деле Actavis UK против Eli Lilly постановил, что вопросы Протокола следует пересмотреть. Правильные вопросы, которые следует задавать при определении того, имело ли место небуквальное нарушение, по мнению Верховного суда , теперь должны быть такими: [11]
- «Несмотря на то, что это не входит в буквальное значение соответствующей формулы(ов) патента, достигается ли вариант по существу того же результата, по существу тем же способом, что и изобретение, т.е. изобретательская концепция, раскрытая в патенте?»
- «Будет ли для специалиста в данной области техники очевидно, что он читает патент на дату приоритета, но знает, что вариант дает по существу тот же результат, что и изобретение, что он делает это по существу тем же способом, что и изобретение?»
- «Может ли такой читатель патента прийти к выводу, что патентообладатель, тем не менее, предполагал, что строгое соблюдение буквального значения соответствующей формулы(ов) патента является существенным требованием изобретения?»
Чтобы установить нарушение в случае отсутствия буквального нарушения, патентообладатель должен доказать, что ответ на первые два вопроса — «да», а ответ на третий — «нет».
США [ править ]
В Соединенных Штатах также существует как установленная законом доктрина эквивалентов, которая кодифицирована в § 112 § 6 раздела 35 USC, которая распространяется на эквиваленты, доступные при выдаче патента, так и более общая (не установленная законом, созданная судами) доктрина эквивалентов, которая распространяется на технологические эквиваленты. эквиваленты, разработанные после выдачи патента. Примечательно, что доктрина эквивалентности может применяться даже к утверждениям «средство плюс функция» . [12] Предлагаемые эквиваленты также не могут закрывать или запутывать предшествующий уровень техники. [13]
В американской практике доктрина анализа эквивалентов применяется к ограничениям отдельных пунктов формулы изобретения, а не к изобретению в целом. [14] Юридический тест, сформулированный в деле Warner-Jenkinson Co. против Hilton Davis Chem. Co. (1997) заключается в том, является ли разница между особенностью обвиняемого устройства и ограничением, буквально изложенным в патентной заявке, «несущественной».
Один из способов определить, является ли разница «несущественной» или нет, называется тестом «тройной идентичности». В рамках теста тройной идентичности разница между функцией обвиняемого устройства и ограничением, буквально указанным в патентной заявке, может быть признана «несущественной», если функция обвиняемого устройства:
- Выполняет практически ту же функцию
- По существу таким же образом
- Чтобы получить тот же результат
как ограничение, буквально изложенное в патентной заявке. См . дело Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. (1950 г.).
Суд также пояснил, что доктрина эквивалентов применяется, если два элемента взаимозаменяемы и человек, обладающий обычными знаниями в данной области, знал бы, что элементы взаимозаменяемы на момент нарушения. [14]
В Соединенных Штатах доктрина эквивалентов ограничивается возражением против судебного преследования в отношении истории судебного преследования . В рамках оспаривания истории судебного преследования, если патентообладатель отказался путем внесения поправки в патентную заявку на определенное буквальное покрытие притязания (например, путем сужения буквального объема патентной формулы), тогда патентообладатель лишается права впоследствии утверждать, что отказное покрытие несущественно отличается от буквально заявленное ограничение. [15] Кроме того, в соответствии с принципом публичной преданности патентообладатель не может ссылаться на доктрину эквивалентов для повторного использования объекта, раскрытого, но не заявленного в патенте. [16]
гармонизации Попытки
Предпринимались попытки гармонизировать доктрину эквивалентов.
Например, статья 21(2) «Основного предложения» ВОИС по договору, дополняющему Парижскую конвенцию, 1991 г. гласит:
- «(a) (...) претензия считается охватывающей не только все элементы, выраженные в формуле, но также и их эквиваленты.
- (b) Элемент («эквивалентный элемент») обычно считается эквивалентным элементу, выраженному в формуле изобретения, если на момент любого предполагаемого нарушения в отношении изобретения выполняется любое из следующих условий: заявил:
- (i) эквивалентный элемент выполняет по существу ту же самую функцию, по существу тем же способом и дает по существу тот же результат, что и элемент, указанный в формуле изобретения, или
- (ii) специалисту в данной области техники очевидно, что тот же результат, что и результат, достигнутый с помощью элемента, выраженного в формуле изобретения, может быть достигнут с помощью эквивалентного элемента».
EPC 2000 , вступивший в силу 13 декабря 2007 года, включал дополненный «Протокол о толковании статьи 69 EPC », призванный обеспечить единообразие на национальном уровне между государствами, договаривающимися с EPC, при толковании претензий. [10] Измененный текст гласит:
- В целях определения степени защиты, предоставляемой европейским патентом, должным образом учитывается любой элемент, который является эквивалентом элемента, указанного в формуле изобретения.
Однако в Протокол не было включено определение того, что подразумевается под «эквивалентом», и ожидается, что отсутствие обязательного определения мало что даст для достижения желаемого единообразного толкования. [10]
Знаковые решения [ править ]
- Германия
- Решение Batteriekastenschnur. Архивировано 14 апреля 2016 г. в Wayback Machine.
- Защита Формштайна
- Решение Шнайдмессера
- Швейцария
- Великобритания
- Соединенные Штаты
- Graver Tank & Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. , (1950 г.)
- Warner-Jenkinson Co. против Hilton Davis Chem. Компания (1997)
- Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , Федерального округа и Верховного суда решения
- Honeywell International против Hamilton Sundstrand Corp. (док.)
Ссылки [ править ]
- ^ Royal Typewriter Co. против Remington Rand , Inc. , 168 F.2d 691, 692 (2-й округ 1948 г.).
- ^ Шнайдмессер II; GRUR 2002, стр. 513. Федеральный суд Германии , 12 марта 2002 г.
- ^ Шнайдмессер II; GRUR 1986, стр. 803. Федеральный суд Германии , 29 апреля 1986 г.
- ^ Контразептива; GRUR Int 2014, стр. 543. Федеральный патентный суд Швейцарии , 21 марта 2013 г.
- ^ Нарушение патентных прав путем имитации; GRUR Int 1/2017, стр. 40. Федеральный верховный суд , 3 октября 2016 г.
- ^ «Кларк против Эйди». 2 Приложение. Кас. : 315. 1877 г., согласно лорду Кэрнсу, 320.
- ^ «К. Ван дер Лели Нввбамфордс Лимитед» . Отчеты по делам о патентах, промышленных образцах и товарных знаках [RPC] . 80 (4): 61–80. 13 июня 1963 г. doi : 10.1093/rpc/80.4.61 .
- ^ «Европейская патентная конвенция: Протокол о толковании статьи 69 ЕПК» . Европейское патентное ведомство . Проверено 4 января 2019 г.
- ^ «CATNIC COMPONENTS LIMITED И ДРУГОЕ против HILL & SMITH LIMITED» . Отчеты по делам о патентах, промышленных образцах и товарных знаках [RPC] . 99 (9): 61–80. 1 января 1982 года.
- ^ Перейти обратно: а б с «Обзор Новой Европейской патентной конвенции и ее потенциальное влияние на европейскую патентную практику», С. Дж. Фармер и М. Грунд, Обзор права биологических наук, Vol. 9, выпуск 2, стр. 53-61.
- ^ «Эли Лилли и компания (истец) против Actavis UK Limited и других (ответчиков)» . Верховный суд . [2017] UKSC 48. 12 июля 2017 г. Проверено 4 января 2019 г.
- ^ Руководство ВОИС по ведению международных патентных дел для судей: США. 2022. Электронный журнал ССРН. П.С. Менелл, А.А. Шмитт. дои: 10.2139/ssrn.4106648. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4106648
- ^ [1] Depuy Spine, Inc. против Biedermann Motech GMBH (Федеральный округ, 2009 г.)
- ^ Перейти обратно: а б См. Warner-Jenkinson Co.
- ^ См . Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
- ^ Johnson & Johnston Assocs. Inc. против RE Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Федеральный округ, 2002 г.)
Дальнейшее чтение [ править ]
- Мёрер, Майкл Дж. и Нард, Крейг Аллен, « Изобретение, усовершенствование и объем патентной заявки: новый взгляд на доктрину эквивалентов » (20 апреля 2004 г.). Рабочий документ юридического факультета Бостонского университета № 04-03; Исследовательский документ по судебным делам № 04-5. [2]
- Ригамонти, Сирилл П., Противоречивые теории эквивалентности: 35 USC § 112, пар. 6 в Федеральном округе и Верховном суде , 40 IDEA: The Journal of Law and Technology 163 (2000) (PDF, 1,5 МБ)
- «Патентное право: дело Festo и доктрина эквивалентов» , Исследовательская служба Конгресса США, 25 июля 2002 г.