Компания КСР Интернешнл. против Teleflex Inc.
| KSR v. Teleflex | |
|---|---|
 | |
| Аргументировано 28 ноября 2006 г. Решение принято 30 апреля 2007 г. | |
| Полное название дела | Компания КСР Интернешнл. в. Телефлекс Инк. и др. |
| Номер квитанции. | 04-1350 |
| Цитаты | 550 США 398 ( подробнее ) |
| История болезни | |
| Прежний | Решение в упрощенном порядке вынесено ответчику, 298 F. Supp. 2d 581 ( ED, Мичиган, 2003 г.); ред., 119 F. App'x 282 ( Федеральный округ, 2005 г.); сертификат. предоставлено, 547 US 902 (2006). |
| Последующий | Подтверждение решения окружного суда, 228 F. App'x 988 (Федеральный суд, 20 июня 2007 г.) ( неопубликованное мнение ) |
| Холдинг | |
| Федеральный округ допустил ошибку, жестко применив узкий стандарт преподавания/предложения/мотивации для очевидности в соответствии с §103 35 USC, для исключения применения соображений «очевидности для попытки» и слишком жесткого ограничения использования ретроспективного подхода, что противоречит более широкому принципу очевидности. оценка установлена в Грэме . Федеральный округ отменил решение и отправил его под стражу. | |
| Членство в суде | |
| |
| Мнение по делу | |
| Большинство | Кеннеди, к которому присоединились единогласно |
| Примененные законы | |
| 35 Кодекса США, § 103 | |
KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), представляет собой решение Верховного суда США по вопросу очевидности применительно к патентным искам . [ 1 ]
История болезни
[ редактировать ]Teleflex подал в суд на KSR International, утверждая, что один из продуктов KSR нарушает патент Teleflex. [ 2 ] о подключении регулируемой педали управления автомобилем к электронному регулятору дроссельной заслонки . KSR утверждала, что комбинация этих двух элементов очевидна, и поэтому заявка не является патентоспособной . Районный суд вынес решение в пользу КСР. [ 3 ] но Апелляционный суд Федерального округа отменил решение в январе 2005 года. [ 4 ]
Устные аргументы были заслушаны Верховным судом 28 ноября 2006 г. Истца, KSR, представляли Джеймс У. Дэбни и академик патентного права Джон Ф. Даффи . Заместитель генерального прокурора Томас Г. Хунгар представлял правительство, которое встало на сторону петиционера. Томас С. Гольдштейн выступал от имени ответчика, Teleflex. [ 5 ]
Решение
[ редактировать ]30 апреля 2007 г. Верховный суд единогласно отменил решение Федерального округа, постановив, что оспариваемый пункт 4 патента является очевидным в соответствии с требованиями §103 статьи 35 Кодекса законов США, и что, «отклоняя постановления Окружного суда, Суд Апелляционный комитет проанализировал этот вопрос в узкой и жесткой манере, несовместимой с §103 и нашими прецедентами», имея в виду применение Федеральным округом теста «обучение-предложение-мотивация» (TSM) . [ 1 ]
Стандарт «человек, обладающий обычными навыками в данной области»
[ редактировать ]Судья Кеннеди подчеркнул, что, хотя его мнение было направлено на исправление «юридических ошибок, допущенных Апелляционным судом в этом деле», было необходимо отменить решение Федерального округа в свете неправильного применения Федеральным округом контролирующего закона Верховного суда: «Однако, как ясно показывают наши прецеденты, при анализе не обязательно искать точные учения, направленные на конкретный предмет оспариваемого иска, поскольку суд может принять во внимание выводы и творческие шаги, которые сделал бы человек с обычными знаниями в данной области. трудоустроить». По мнению Кеннеди, «Человек обычных навыков — это также человек обычных творческих способностей, а не автомат». Он признал, что его описание человека, обладающего обычными навыками в данной области (PHOSITA), не обязательно противоречит делам Федерального округа , в которых PHOSITA описывался как обладающий « здравым смыслом » и который мог найти мотивацию «неявно в предшествующем уровне техники».
Очевидность
[ редактировать ]При общем описании критерия очевидности Суд был в целом бесспорным:
При определении того, очевиден ли предмет патентной заявки, не имеют значения ни конкретная мотивация, ни заявленная цель патентообладателя. Важен объективный охват иска. Если требование распространяется на то, что очевидно, оно недействительно в соответствии с §103. Одним из способов доказать очевидность предмета патента является указание на то, что на момент изобретения существовала известная проблема, для которой существовало очевидное решение, охватываемое формулой изобретения. [ 1 ]
Однако, когда этот стандарт был применен к фактам, представленным Суду, Суд заявил:
Правильный вопрос, который следовало бы задать, заключался в том, увидит ли разработчик педалей обычной квалификации, сталкивающийся с широким спектром потребностей, возникших в результате разработок в этой области, выгоду от модернизации [патента предшествующего уровня техники] с помощью датчика. [ 1 ]
Суд предложил несколько критериев, по которым можно отклонить патентную претензию на очевидность:
- Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными способами для получения предсказуемых результатов.
- Простая замена одного известного элемента другим для получения предсказуемых результатов.
- Использование известной технологии для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом.
- «Очевидно, что нужно попробовать» — выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха.
- Известная работа в одной области деятельности может привести к ее вариациям для использования либо в той же области, либо в другой на основании стимулов к проектированию или других рыночных сил, если эти изменения предсказуемы для специалиста в данной области.
Подразумеваемое
[ редактировать ]После принятия этого решения возникло множество споров, особенно по поводу последствий для теста TSM и таких понятий, как «очевидно попробовать», « человек, обладающий обычными навыками в данной области » и суммарное суждение . явно не осуждается Несмотря на то, что тест TSM , в отношении него и применения теста Федеральным округом высказываются резкие высказывания. В заключении говорилось, что применение запрета на патенты, заявляющие об очевидном объекте, «не должно ограничиваться испытанием или формулировкой, слишком ограниченными для того, чтобы служить своей цели». В заключении осуждаются процедуры, которые запрещают использование «здравого смысла» во многих случаях, в том числе там, где «жесткие превентивные правила, которые запрещают лицам, занимающимся установлением фактов, обращаться к здравому смыслу, не являются ни необходимыми в соответствии с нашим прецедентным правом, ни согласующимися с ним». [ 1 ] Главный судья Федерального округа Поль Мишель заявил, что, согласно его интерпретации, тест TSM остается частью расчета очевидности, «но он дает нам убедительные инструкции о том, как следует применять тест». [ 6 ]
Решение KSR подверглось критике за то, что оно заменило установленное законом требование неочевидности более простым для доказательства доказательством непредсказуемости. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Статистическое исследование [ 11 ] отметил, что в несколько раз увеличился процент патентов, признанных недействительными в ходе испытаний как по признаку новизны, так и по причине неочевидности до и после рассмотрения дела в КСР. Эти проценты снизились почти до уровня, существовавшего до KSR, за два года после KSR.
В деле Leapfrog Enterprises, Inc. против Fisher-Price, Inc. , [ 12 ] Федеральный округ начал применять дело KSR , имея патент США № 5 813 861. [ 13 ] недействителен, поскольку это очевидно. Анализ очевидности в стиле KSR был применен в деле Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. [ 14 ]
Совет ВПТЗ США по патентным апелляциям и вмешательствам (BPAI) ссылается на KSR примерно в 60% своих решений, связанных с очевидностью, независимо от того, подтверждает ли он отказ патентного эксперта или отменяет отказ. [ 15 ] Общие темпы отказа остались примерно на том же уровне, что указывает на то, что KSR не сразу сделал все изобретения очевидными. BPAI подчеркивает, что эксперты по-прежнему должны привести веские причины для своих отказов. Руководство ВПТЗ США подкрепило этот акцент меморандумом для всех технических директоров, в котором указано, что при отказе от очевидности «остается необходимым определить причину, по которой человек с обычными знаниями в данной области техники мог бы объединить элементы предшествующего уровня техники таким образом, утверждал». [ 16 ]
В статье « Стандарт очевидности KSR: сдвиг маятника к ретроспективе 20/20» [ 17 ] адвокаты Майкл О. Варнеке, эсквайр, и Брэнди Р. Макмиллион , эсквайр. обсудите, как решение Верховного суда 2007 года создает необходимость в полном знании и полном понимании очевидности новой технологии до вынесения постановления 2007 года (20/20 Взгляд в прошлое).
См. также
[ редактировать ]
Работы, связанные с делом KSR International Co. против Teleflex Inc. в Wikisource - Грэм против. Компания Джон Дир. (1966)
- Список дел Верховного суда США, том 550
- Список дел Верховного суда США
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и Международная компания KSR. в. Компания Телефлекс. , 550 США 398 (2007).
Эта статья включает общедоступные материалы из этого документа правительства США .
- ^ Патент США 6 237 565 . «Регулируемый педальный узел с электронным управлением дроссельной заслонкой», 29 мая 2001 г.
- ^ Телефлекс Inc. в. Международная компания KSR. , 298 Ф. Доп. 2d 581 ( ED, Мичиган, 2003).
- ^ Телефлекс Inc. в. Международная компания KSR. , 119 F. App'x 282 ( Федеральный округ, 2005 г.).
- ^ Стенограмма устных аргументов , 28 ноября 2006 г.
- ^ Подробнее о влиянии KSR , Лоуренс Эберт, блог SCOTUS, 1 мая 2007 г.
- ^ Кристофер А. Котропия, Предсказуемость и неочевидность в патентном праве после KSR , 20 Mich. Telecomm. & Техн. Л. Ред. 391 (2014 г.)
- ↑ Трипати, Шивнатх, «Очевидность поста KSR и предсказуемость» (11 февраля 2014 г.). Доступно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=2394211 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2394211 или https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= . 2394211
- ^ Чи.-Кент Дж. Интелл. Положение 165 (2013–2014 гг.) Не все патенты созданы равными: предвзятость в отношении предсказуемых патентов в области искусств в условиях пост-KSR. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jointpro13&div=11&id=&page=
- ^ https://sughrue.gjassets.com/content/uploads/2021/03/Implementing-a-Predictable-Obviousness-Standard-Post-KSR.pdf [ только URL-адрес PDF ]
- ^ Моджиби, А. (2010). «ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ KSR V. TELEFLEX НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ДЕЙСТВИЕ ПАТЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОКРУГА» Albany Law Journal of Science and Technology 20 (3): 559-596.
- ^ Leapfrog Enterprises, Inc. против Fisher-Price, Inc. , 485 F.3d 1157 (Федеральный округ, 2007 г.).
- ^ Патент США 5 813 861.
- ^ Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. , 587 F.3d 1324 (Федеральный округ, 2009 г.).
- ^ Новотарски, Марк, «Использование KSR для преодоления неприятия очевидности» , Intellectual Property Today , сентябрь 2007 г.
- ↑ Фокарино, Маргарет, заместитель комиссара по операциям, USTPO «Решение Верховного суда по делу KSR Int'l. Co., v. Teleflex, Inc.», внутренняя записка директорам подразделений технологического искусства USPTO, 3 мая 2006 г.
- ^ Маседо, ЧР; Кэздан, MJ; Ахсануддин А. (1 ноября 2012 г.). «Опасности ретроспективного подхода в контексте очевидности» . Журнал права и практики интеллектуальной собственности . 7 (11): 779–781. дои : 10.1093/jiplp/jps139 . ISSN 1747-1532 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007 г.) доступен по адресу: Justia Oyez (аудиозапись устного выступления) Верховный суд (оговорка) (в архиве)