State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc.
 | этой статьи Фактическая точность может быть нарушена из-за устаревшей информации . ( январь 2012 г. ) |
| State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. | |
|---|---|
| Суд | Апелляционный суд США по федеральному округу |
| Полное название дела | STATE STREET BANK & TRUST CO., истец-апеллянт, против SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., ответчик-апеллянт |
| Решенный | 23 июля 1998 г. |
| Цитирование | 149 Ф.3д 1368 |
| История болезни | |
| Предыдущая история | Вывод для истца, 927 Ф. Доп. 502 , 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (признание патента США № 5,193,056 недействительным из-за отсутствия предмета, установленного законом) |
| Холдинг | |
| Заявление имеет право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если оно предполагает какое-либо практическое применение и дает полезный, конкретный и осязаемый результат. | |
| Членство в суде | |
| Судьи сидят | Окружные судьи Рич, Плагер и Брайсон |
| Мнения по делу | |
| Большинство | Богатый |
| Примененные законы | |
| 35 Кодекса США, § 101 | |
State Street Bank and Trust Company против Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Федеральный округ, 1998 г.), также называемый State Street или State Street Bank , было решением Апелляционного суда США в 1998 г. Федерального округа относительно патентоспособности методов ведения бизнеса . Стейт-стрит на какое-то время установила принцип, согласно которому заявленное изобретение имеет право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если оно предполагает какое-либо практическое применение и, по словам мнения Стейт-стрит , «оно дает полезный, конкретный и осязаемый результат». ."
Решением Федерального суда по делу Бильски от 2008 г. [ 1 ] однако от теста «полезность, конкретность и осязаемость» отказались. По мнению Бильски из Федерального округа , «расследование с полезными, конкретными и осязаемыми результатами» является недостаточным», а части решения State Street , основанные на этом расследовании, больше не имеют никакой силы в соответствии с патентным законодательством США. Верховный суд подтвердил решение Федерального округа по делу Бильски против Каппоса . [ 2 ]
Фон
[ редактировать ]9 марта 1993 г. компания Signature Financial Group, Inc. получила патент США № 5 193 056. [ 3 ] под названием «Система обработки данных для конфигурации узловых и лучевых финансовых услуг». «Спицы» представляли собой взаимные фонды , объединяющие свои активы в центральном «узле». Когда это делается в связи с определенными ежедневными процедурами бухгалтерского учета в соответствии с правилами Службы внутренних доходов (IRS), прибыль передается акционерам для целей налогообложения без предварительного обложения корпоративным подоходным налогом, как это было бы в противном случае. [ 4 ] Процедуры настолько сложны, что их невозможно выполнить в течение интервала времени, разрешенного правилами IRS, без использования запрограммированного цифрового компьютера. [ 5 ]
Было отмечено, что патентная заявка включает в себя средства для выполнения действий, которые соответствуют требованиям, указанным в постановлении Налоговой службы по уклонению от уплаты налогов. [ 6 ] о партнерстве. [ 7 ] Эта диаграмма показывает, насколько формулировка патентной заявки соответствует налоговому законодательству и правилам США. Таким образом, патент, по сути, соответствует налоговому законодательству США.
| Патент | Налоговое право |
|---|---|
| 1. Система обработки данных для управления конфигурацией финансовых услуг портфеля, созданного как партнерство, где каждый партнер является одним из множества фондов, содержащая:
(a) компьютерное процессорное средство для обработки данных; (b) средство хранения для хранения данных на носителе данных; (c) первое средство для инициализации носителя информации; |
[Эта часть пункта 1 направлена на создание компьютерной системы для обработки данных и получение доступа к источнику хранения данных, подлежащих обработке на компьютере.] |
| [Эти положения IRC устанавливают основу для учета дохода партнерства, давая ему право на сквозной учет. Термины, выделенные курсивом, относятся к последующим положениям и соответствующим формулировкам претензии.] | 26 USC § 706(d)(2)(A): [Если] в течение налогового года партнерства происходит изменение доли участия любого партнера в партнерстве,...
распределяемая доля каждого партнера в любой распределяемой денежной основе должна определяться — (i) путем распределения соответствующей части такой статьи на каждый день в периоде, к которому она относится, и (ii) путем распределения части, назначенной на любой такой день между партнеров пропорционально их долям в товариществе на момент закрытия такого дня. я Рег. 1,704-1(b)(2)(iv): (a): За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b)(2)(ii)(i) настоящего раздела, а также распределение дохода, прибыли, убытка или вычета не будет иметь экономического эффекта в соответствии с пунктом (b)(2)(ii)(i) настоящего раздела и не будет считаться соответствующим интересам партнера в партнерстве в соответствии с пунктом (b)(4) настоящего раздела [ т.е. иметь право на сквозной учет партнерства] , за исключением случаев, когда счета операций с капиталом партнеров определяются и поддерживаются в течение всего срока партнерства [т.е. ежедневно] в соответствии с правилами учета капитала настоящего параграфа (b)(2) (iv). |
| (d) второе средство для обработки данных об активах в портфеле и каждом из фондов за предыдущий день и данных об увеличении или уменьшении каждого из фондов, активов и для распределения процентной доли, которую каждый фонд держит в портфеле; | ...(b)(2)(iv): [Счета капитала партнеров будут считаться рассчитанными и поддерживаться в соответствии с правилами настоящего пункта (b)(2)(iv), если и только если счет движения капитала каждого партнера: ...
увеличивается на (1) сумму денег, внесенную им в партнерство... и уменьшается на (4) сумму денег, распределенную ему партнерством |
| (e) третье средство для обработки данных о ежедневных дополнительных доходах, расходах и чистой реализованной прибыли или убытка для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом; | увеличивается на (3) отчисления на увеличение дохода и прибыли товарищества... и уменьшается на (6) отчисления ему расходов товарищества... и (7) отчисления убытков товарищества |
| (f) четвертое средство обработки данных о ежедневной чистой нереализованной прибыли или убытка портфеля и распределения таких данных между каждым фондом; и | IRS Рег. 1.704-1(f): Соглашение о партнерстве может, при наступлении определенных событий, увеличивать или уменьшать счета капитала партнеров, чтобы отразить переоценку имущества партнерства... Скорректированные таким образом счета капитала не будут считаться определенными и сохраняется в соответствии с правилами, если настоящий пункт (b)(2)(iv) за исключением случаев —...
(2) Корректировки отражают способ, которым нереализованный доход, прибыль, убыток, вычеты, присущие такому имуществу (которые ранее не были отражены в счетах операций с капиталом), были бы распределены между партнерами, если бы существовало налогооблагаемое отчуждение такого имущества. по такой справедливой рыночной стоимости на эту дату. |
| (g) пятое средство обработки данных относительно совокупных доходов, расходов и прироста или убытка капитала на конец года для портфеля и каждого из фондов. | 26 USC § 706(d)(1): [Если] в течение любого налогового года партнеров происходит изменение доли любого партнера в партнерстве, распределительной доли каждого партнера в любой статье дохода, прибыли, убытка, вычета, или кредит партнерства за такой налоговый год определяется с использованием любого метода, предписанного Секретарем в правилах, которые принимают во внимание различные интересы партнеров в партнерстве в течение такого налогового года. |
Заключение Федерального округа
[ редактировать ]Районный суд признал патент недействительным в отношении объектов, не предусмотренных законом. Однако Федеральный округ изменил свое мнение, за которым последовало значительное увеличение выдачи патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. Федеральный округ заявил:
[T] Преобразование данных, представляющих дискретные суммы в долларах, с помощью машины посредством серии математических вычислений в окончательную цену акций представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку оно дает «полезный, конкретный результат». и ощутимый результат» — окончательная цена акций, которая на мгновение фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и на которую полагаются регулирующие органы и в последующих сделках.
В то время и в течение следующего десятилетия многие считали это постановление важным, поскольку ранее считалось, что «методы ведения бизнеса» не подлежат выдаче патентов. [ 8 ] Например, в деле Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co. Второй округ постановил, что система бухгалтерского учета, предотвращающая кражу официантами платежей клиентов за еду, не может быть запатентована. [ 9 ] В деле Джозеф Э. Сигрэм и сыновья против. Марзель , [ 10 ] Окружной суд округа Колумбия постановил, что патент на «слепое тестирование» смесей виски на предмет потребительских предпочтений будет «серьезным ограничением развития науки и промышленности» и поэтому в нем следует отказать. [ 11 ]
Федеральный округ отверг эту точку зрения в своем заключении State Street Bank :
никогда не ссылался на исключение в отношении бизнес -метода Этот суд или CCPA , чтобы признать изобретение непатентованным. Применению этого конкретного исключения всегда предшествовало постановление, основанное на какой-либо более четкой концепции Раздела 35, или, что чаще, применение исключения абстрактной идеи, основанного на поиске математического алгоритма. [ 12 ]
Федеральный округ счел нецелесообразным устанавливать дополнительное исключение. [ 13 ] принципу, что «все, что создано человеком под солнцем, патентоспособно». [ 14 ] Соответственно, Федеральный округ применил этот принцип ко всем методам ведения бизнеса, которые «приносят полезный, конкретный и ощутимый результат».
Последствия
[ редактировать ]
Мнение State Street Bank привело к значительному увеличению количества патентов на методы ведения бизнеса и программное обеспечение. В 1991 году патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20 процентов от общего годового количества; к 2011 году они составляли около 50 процентов. Абсолютное число патентов на программы выросло за этот период примерно с 25 000 в год до 125 000 в год. На прилагаемом графике показан GAO анализ таких данных .
Судебная критика
[ редактировать ]В мае 2006 года судья Кеннеди Верховного суда США высказал совпадающее мнение по eBay . делу [ 15 ] что «растущее число» патентов на бизнес-методы имело «потенциальную неопределенность и подозрительную достоверность». К нему присоединились судьи Стивенс, Соутер и Брейер.
В июне 2006 года суд отклонил дело LabCorp против Metabolite, Inc. [ 16 ] Федеральный округ принял решение по делу на основе прецедента на Стейт-стрит . Трое судей (Дж. Брейер, к которым присоединились Стивенс и Дж. Саутер) не согласились с увольнением, утверждая, что Федеральный округ вынес решение по делу LabCorp на основе ошибочного юридического критерия «полезный, конкретный и осязаемый результат», провозглашенного в штате. Уличный случай. Это была юридическая проверка, утверждали инакомыслящие, согласно которой патенты, которые Верховный суд признал недействительными, будут считаться патентоспособными, приводя в качестве примеров О'Рейли против Морса , Готшалк против Бенсона и Паркер против Флука . Поэтому Суд должен принять решение по этому делу, утверждали несогласные судьи, чтобы «уменьшить правовую неопределенность в этой области, затрагивающую значительное количество патентных исков».
Автомобильные лыжи
[ редактировать ]В 2008 году в Ин ре Бильски Федеральный округ решил пересмотреть State Street en banc . В своем постановлении суд указал в качестве одного из вопросов, которые должны были быть проинформированы заявителем, Управлением по надзору и amici curiae , был следующий: «Следует ли суду пересмотреть решение State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Федеральный округ, 1998 г.) ., в котором суд постановил, что методы ведения бизнеса могут быть запатентованы, и следует ли в каком-либо отношении отменить это дело». [ 17 ]
В заключении en banc, которое суд позднее вынес, [ 18 ] он отказался от теста «полезный-конкретный-осязаемый результат» (UCTR), заявленного в State Street , но не отменил явным образом State Street в целом. Суд заявил, что тест UCTR «недостаточен для определения того, является ли заявка патентной в соответствии с § 101». [ 19 ] и «неадекватен», [ 20 ] и он подтвердил, что « тест «машина или трансформация», предложенный Верховным судом вместо этого следует применять ». Что касается State Street , суд заявил: «На те части наших мнений на State Street , которые опираются на анализ «полезного, конкретного и осязаемого результата», больше нельзя полагаться». [ 21 ]
По мнению большинства Федерального округа, методы ведения бизнеса категорически не подлежат патентованию. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством голосов в том, что заявка Бильски на патент должна быть отклонена, но утверждали, что надлежащим основанием для решения было то, что методы ведения бизнеса не могут быть запатентованы при правильном толковании закона.
В своем отдельном мнении по делу In re Bilski федеральный окружной судья Майер заявил: «Неудивительно, что Стейт-стрит и ее потомки вызвали громоподобный хор критики», и собрал цитаты в поддержку авторитетных источников. Он процитировал один источник заявления: «Недавнее одобрение Федеральным окружным округом патентной охраны методов ведения бизнеса является настолько резким отходом от прецедента, что требует поиска его оправдания», а другой источник: «Назвать [ситуацию, следующую за этим, State Street ] вызывает беспокойство, но, по-видимому, консенсус заключается в том, что патенты на новые методы ведения бизнеса выдаваться не должны».
Верховный суд подтвердил решение о неправомочности патента по делу Бильски против Каппоса . Он не одобрил использование теста машины или преобразования в качестве единственного теста, но заявил, что это всего лишь «полезный ключ» к принятию решения. Большинство членов Суда также отказалось признать методы ведения бизнеса категорически неприемлемыми. Однако четыре судьи — судья Стивенс, поддержавший это решение, а также судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор — признали бы неприемлемыми все патенты на методы ведения бизнеса на основании исторического фона положения о патентах Конституции. В отдельном совпадающем мнении судьи Брейера он перечислил пункты, по которым Суд согласился единогласно. Одним из моментов было то, что дело State Street Bank не было правильным утверждением закона.
Мэйо и Элис
[ редактировать ]Последующие решения Верховного суда по делам Мэйо против Прометея и Алисы против CLS Bank еще больше расширили сферу деятельности Бильски и существенно уничтожили Стейт-стрит . Эти решения установили двухэтапное расследование, в ходе которого, во-первых, суд должен выяснить, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или естественный принцип; если это так, следует второй этап, на котором суд должен определить, реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею изобретательским способом или вместо этого просто рутинным или традиционным способом. Если реализация или применение абстрактной идеи не воплощает «изобретательскую концепцию», заявленное изобретение не подлежит патентованию. (Эти концепции объясняются далее в статьях о делах Мэйо и Элис .) В соответствии с этим тестом патент Стейт-стрит будет недействителен. [ 22 ]
Алиса, в частности, считает, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи не подлежит патентованию. В деле «Алиса » Верховный суд постановил, что изобретение, связанное с программным обеспечением и основанное на существующей бизнес-процедуре, не может быть спасено от лишения патента и стать патентоспособным, просто сказав: «Сделайте это с помощью компьютера». Вместо этого необходимо было бы реализовать процедуру изобретательским способом. Это решение, судя по всему, отменило функцию на State Street Sub Silentio , к чему призывало инакомыслие eBay .
События после Алисы решения
[ редактировать ]После решения Алисы многие патенты на бизнес-методы, выданные в результате решения Стейт-стрит, были признаны недействительными. Один комментатор составил статистику за июнь 2015 года. Он обнаружил, что Федеральный округ признал недействительными более 90 процентов решений, а окружные суды признали недействительными более 70 процентов. [ 23 ]
В одном из таких решений окружного суда федеральный окружной судья Брайсон , заседавший по назначению в качестве окружного судьи, назвал эти патенты на бизнес-методы неизобретательными и простыми «желательными» декламациями «методов выполнения обычных деловых функций» без какого-либо описания « любой новый способ выполнения этой функции», кроме фразы «сделай это с помощью компьютера»:
Короче говоря, такие патенты, хотя часто и облечены в жаргон изобретения, просто описывают проблему, объявляют чисто функциональные шаги, направленные на решение проблемы, и перечисляют стандартные компьютерные операции для выполнения некоторых из этих шагов. Главный недостаток этих патентов заключается в том, что они не содержат «изобретательской концепции», которая решает практические проблемы и гарантирует, что патент направлен на нечто «значительно большее, чем» сама неприемлемая абстрактная идея. По сути, они представляют собой не более чем функциональное описание целей, а не изобретательские решения. Кроме того, поскольку они описывают заявленные способы в функциональном плане, они предвосхищают любые последующие конкретные решения рассматриваемой проблемы. [ 24 ]
См. также
[ редактировать ]- Патент на бизнес-метод
- Diamond v. Diehr
- Экс-партнер Лундгрен
- Тест Фримена-Вальтера-Абеле
- Diamond v. Chakrabarty
- В ре Бильски
- Бильский против. Каппос
Ссылки
[ редактировать ]| Цитаты в этой статье написаны в Bluebook. стиль. Пожалуйста, посетите страницу обсуждения этой статьи. |
- ^ 545 F.3d 943 (Федеральный округ, 2008 г.).
- ^ 561 США 593 (2010).
- ^ Патент США 5193056 «Система обработки данных для конфигурации звездообразных финансовых услуг», поданный 11 марта 1991 года. Названный изобретатель Тодд Боес не был автором технологии «ступица и спицы». Он был разработан ранее, но Боес разработал его для компьютеризированного использования в Signature Financial Group. Само программирование, судя по всему, осуществлялось другими людьми под его руководством.
- ^ Если правила соблюдаются, IRS рассматривает взаимный фонд как партнерство, а не корпорацию или траст.
- ^ Правила IRS требуют ежедневного распределения прибылей и убытков между «партнерами» фонда в течение восьми часов с 16:00 дня закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи до 12 ночи.
- ↑ В устном споре судья Рич спросил адвоката патентообладателя, не был ли патент направлен на «уклонение от налогов».
- ^ Проблемы объема защиты патентов и авторских прав на методы ведения бизнеса , 10 Фордхэм Интел. Проп., СМИ и Ent. LJ 105, 121 и Приложение А (1999). Вышеупомянутое Приложение представляет собой таблицу, показывающую элементы претензии и соответствующие части правил, расположенные рядом. Следующая диаграмма основана на этой таблице.
- ^ См. Дональд С. Чисум, Патенты: трактат о законе Патентоспособность, действительность и нарушение прав § 1.03[5] (изд. 1990 г.) (утверждается, что бизнес-методы не патентоспособны). См. также Эрнест Бейнбридж Липскомб III, Уокер о патентах § 2:17 (3-е изд. 1984 г.) («[А] «система» или метод ведения бизнеса не является «искусством» и не подпадает под какое-либо другое обозначение патентоспособного объекта. помимо физических средств управления системой."); Питер Д. Розенберг, «Основы патентного права», § 6.02[3] (2-е изд. 1995 г.) («Принимая во внимание, что устройство или система, способные выполнять деловую функцию, могут включать патентоспособного объекта, закон по-прежнему гласит, что метод ведения бизнеса, независимо от того, создан ли он с помощью устройства или системы, не является патентоспособным объектом».).
- ^ 160 F. 467 (2-й округ 1908 г.).
- ^ 180 F.2d 26 (округ Колумбия, 1950 г.).
- ^ См. в целом патент на бизнес-метод # США .
- ^ Идентификатор . по 872, 157 USPQ по 617.
- ^ В дополнение к законам природы, абстрактным идеям и тому подобному. См . «Готшальк против Бенсона» .
- ^ Эта фраза представляет собой цитату из постановления Верховного суда США по делу Чакрабарти , основанную, в свою очередь, на фразе из отчета Конгресса 1952 года , приписываемой Пэту Федерико , и в конечном итоге взятой из Книги Экклезиаста , в которой фраза « под солнцем» появляется тридцать раз. Экклезиаст#Темы .
- ^ eBay Inc. против MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006).
- ^ LabCorp против. Метаболит, ООО , 548 США 124 (2006).
- ^ В отношении Бильски, 264 Fed. Прибл. 896 (Федеральный округ, 2008 г.).
- ^ In re Bilski , 545 F.3d 943 (Федеральный округ, 2008 г.) (в банке).
- ^ Бильски , 545 F.3d на 959.
- ^ Идентификатор . в 960.
- ^ Идентификатор . по адресу 960 н.19.
- ↑ Согласно анализу Мэйо-Элиса , претензии в State Street направлены на абстрактную идею соблюдения определенных правил IRS, регулирующих налогообложение ступичных фондов как партнерств. Реализация представляет собой обычную компьютерную реализацию.
- ↑ См. Роберт Сакс, Bilskiblog, архивировано 29 июня 2016 г. на Wayback Machine , «#AliceStorm в июне: более глубокое погружение в судебные тенденции и новые данные об Алисе внутри USPTO» (2 июля 2015 г.) («Например, уровень недействительности 73,1% [после Алисы ] в федеральных судах распадается на 70,2% (66 из 96) в окружных судах и ошеломляющие 92,9% в Федеральном округе (13 из 14)».
- ^ Система преобразования лояльности. Корп. против American Airlines, Inc. , __ F. Supp. 3d __, № 2:13-cv-655, 2014 WL 4364848 (ED Tex. 3 сентября 2014 г.) (цитаты на Элис и Мэйо опущены).
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Текст дела State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Федеральный округ, 1998 г.) доступен по адресу: CourtListener Findlaw Justia OpenJurist Google Scholar
- «У нас есть алгоритм — бум патентов на программное обеспечение»
- Комментарий на веб-сайте Корнелльского университета
- «После золотой лихорадки»