Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.

Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc.
Верховный суд Соединенных Штатов
Аргументировано 21 марта 2017 г. Принято решение 30 мая 2017 г.
Полное название дела	Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc.
Номер квитанции.	15-1189
Цитаты	581 США ___ ( подробнее ) 137 С. Кт. 1523; 198 Л. Эд. 2д 1; 2017 ЛЕКСИС США 3397; 85 USLW 4279; 122 USPQ2d 1605
Аргумент	Устный аргумент
История болезни
Прежний	Lexmark Int'l, Inc. против Ink Techs. Расходные материалы для принтеров, ООО , 9 Ф. Супп. 3d 830 ( SD, Огайо, 2014 г.); № 1:10-cv-564 , 2014 WL 1276133 (SD, Огайо, 27 марта 2014 г.); Частично утвержден, частично отменен подном. , Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prod., Inc. , 816 F.3d 721 (Федеральный округ, 2016 г.); сертификат. предоставлено, 137 S. Ct. 546 (2016).
Холдинг
Владельцы патентов отказываются от своих патентных прав при первой продаже продукта внутри страны или за рубежом.
Членство в суде
Главный судья Джон Робертс Ассоциированные судьи Энтони Кеннеди   · Кларенс Томас Рут Бэйдер Гинзбург   · Стивен Брейер Сэмюэл Алито   · Соня Сотомайор Елена Каган   · Нил Горсач
Мнения по делу
Большинство	Робертс, к которому присоединились Кеннеди, Томас, Брейер, Алито, Сотомайор, Каган
Согласен/Они бы сказали	Гинзбург
Примененные законы
35 Кодекса США,   § 154 (а)

Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc. , 581 US ___ (2017 г.), представляет собой решение Верховного суда США по доктрине исчерпания прав в патентном праве, в котором суд постановил, что после продажи запатентованного предмет, владелец патента не может предъявить иск за нарушение патентных прав, связанное с дальнейшим использованием этого предмета, даже если он нарушает контракт с покупателем или импортирован из-за пределов Соединенных Штатов. Дело касалось иска о нарушении патентных прав, поданного компанией Lexmark против Impression Products, Inc., которая покупала использованные чернильные картриджи , заправляла их, заменяла микрочип на картридже, чтобы обойти схему управления цифровыми правами , а затем перепродавала их. Компания Lexmark заявила, что Impression Products, владея несколькими патентами на чернильные картриджи, нарушает их патентные права. Верховный суд США, отменив решение Федерального округа 2016 года , постановил, что доктрина исчерпания прав предотвращает иск Lexmark о нарушении патентных прав, хотя Lexmark может обеспечить соблюдение ограничений на использование или перепродажу своих контрактов с прямыми покупателями в соответствии с обычным договорным законодательством (но не в качестве патентного права). иск о нарушении прав). Помимо производителей принтеров и чернил, решение по делу может повлиять на рынки высокотехнологичных потребительских товаров и рецептурных лекарств.

Фон

Фактическая установка

Рисунок картриджа с тонером из одного из патентов Lexmark.

Lexmark International, Inc. производит и продает принтеры и картриджи с тонером для своих принтеров. Lexmark владеет рядом патентов, касающихся картриджей и их использования. Компания Lexmark продала картриджи, о которых идет речь в данном случае, — часть в США, часть за границу.

Внутренние продажи

Внутренние продажи Lexmark были разделены на две категории. «Обычный картридж» продается по «прейскурантной цене» и дает покупателю абсолютное право собственности и право собственности. «Картридж программы возврата» продается со скидкой около 20 процентов, и на него распространяются ограничения после продажи: покупатель не может повторно использовать картридж после того, как тонер закончился, и не может передавать его кому-либо еще. Первая часть дела касается правового статуса этих постпродажных ограничений.

Lexmark производила картриджи с тонером с микрочипами, которые посылают на принтеры сигналы, указывающие уровень тонера. Когда количество тонера в картридже падает ниже определенного уровня, принтер не будет работать с этим картриджем. Кроме того, принтер не будет работать с картриджем в рамках программы возврата, заправленным третьей стороной. Таким образом, технология Lexmark предотвратила нарушение послепродажного ограничения на заправку картриджей по программе возврата. Обычные картриджи не имеют функции блокировки заправки, поэтому их можно заправлять и использовать повторно (но они стоят на 20 процентов дороже).

«Однако, чтобы обойти эту технологическую меру, третьи лица «взломали» микрочипы Lexmark. Они создали свои собственные микрочипы для «несанкционированной замены», которые при установке в картридж программы возврата обманывают принтер, позволяя повторно использовать этот картридж. Различные компании приобретать бывшие в употреблении картриджи по программе возврата у клиентов, купивших их у Lexmark. Они заменяют микрочипы микрочипами «несанкционированной замены», заправляют картриджи тонером и продают «восстановленные» картриджи реселлерам, таким как Impression Products, для продажи потребителям для использования с принтерами Lexmark. Компания Lexmark ранее утверждала в деле Lexmark International, Inc. против Static Control Components, Inc., что замена этих микрочипов нарушает закон об авторском праве и Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), но как федеральный, так и Верховный суд вынесли решение против Lexmark, подтвердив, что замена микрочипы не нарушают авторские права.

Импортные картриджи

Вторая часть дела касается картриджей, которые Lexmark продавала за пределами США. Хотя некоторые из картриджей, проданных за рубежом, были обычными картриджами, а некоторые - картриджами в рамках программы возврата, в этой части дела не проводится никакого различия между двумя типами импортных картриджей.

Решение суда первой инстанции

Окружной суд удовлетворил ходатайство Impression об отклонении иска Lexmark о нарушении авторских прав в отношении одноразовых картриджей, которые Lexmark впервые продала в Соединенных Штатах. Окружной суд пришел к выводу, что Верховный суд в деле Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. нашел исчерпание возможностей, когда «Верховный суд определил, что соглашения [оспариваемые] в целом разрешают Intel [продавцу] продавать лицензионные продукты без ограничений и условий». Окружной суд заявил, что « Quanta отменила решение Mallinckrodt sub Silentio », и, следовательно, «эти ограничения на использование после продажи не препятствуют исчерпанию патентных прав, учитывая, что первоначальные продажи были разрешены и неограниченны».

Однако окружной суд постановил, что доктрина исчерпания запасов не применима к картриджам, которые Lexmark продала за границу. Он заявил, что международное исчерпание прав не распространяется на патенты , поскольку Киртсэнг против John Wiley & Sons, Inc. который установил международное исчерпание прав, по крайней мере в некоторых случаях, применялся только к авторским правам. Таким образом, суд отклонил ходатайство Impression об отклонении иска Lexmark о нарушении авторских прав в отношении картриджей, проданных Lexmark за границу.

правительства amicus curiae Позиция

В своем заключении amicus curiae правительство США утверждало, что решение по делу Маллинкродта было принято в 1992 году ошибочно и в любом случае оно было отменено sub молчанием в деле Quanta . В нем говорилось:

По мнению Соединенных Штатов, первая разрешенная продажа запатентованного изделия в Соединенных Штатах полностью исчерпывает исключительные права патентообладателя на этот предмет, несмотря на любые постпродажные ограничения, налагаемые патентообладателем.

Правительство также утверждало, что решение по делу Jazz Photo Corp. против Комиссии по международной торговле США (2001 г.) должно быть частично отменено в свете дела Киртсэнга , поскольку оно постановило, что зарубежные продажи никогда не могут исчерпать патентные права США. Когда патентообладатель не совершает и не санкционирует продажу за рубежом, как это произошло в деле Боеш против Граффа , уместно сказать, что никакого истощения не произошло. Но когда патентообладатель совершает или разрешает продажу за границей и не сохраняет за собой явным образом свои права в США, тогда следует признать исчерпание прав. В данном случае компания Lexmark осуществила продажи за рубежом и не смогла прямо зарезервировать свои права в США; следовательно, продажа исчерпала патентные права.

Судьи Федерального округа

Решение Федерального округа

Продолжительность: 34 минуты 58 секунд. 34:58

Устные прения Федерального округа 6 марта 2015 г.

Продолжительность: 1 час 19 минут 26 секунд. 1:19:26

Повторное рассмотрение дела Федеральным округом в полном составе 15 октября 2015 г.

Каждая из сторон подала апелляцию. После того, как коллегия из трех судей заслушала устные аргументы, Федеральный округ sua sponte постановил аргументировать в полном составе в первой инстанции и предложил подать заключения amicus curiae .

Мнение большинства

Судья Таранто, написав большинством голосов 10 против 2, подтвердил оба предыдущих решения Федерального округа. Подводя итоги, суд постановил:

Во-первых, мы придерживаемся решения по делу Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. что патентообладатель при продаже запатентованного изделия, на которое распространяется ограничение на одноразовое использование/неперепродажу, которое является законным и четко доведенным до сведения покупателя, не предоставляет посредством этой продажи покупателю или последующим покупателям полномочия на перепродажу/повторное использование, которые было категорически отказано. Такая перепродажа или повторное использование, если они противоречат известным законным ограничениям полномочий, предоставленных во время первоначальной продажи, остаются несанкционированными и, следовательно, остаются нарушением прав в соответствии с положениями § 271. Согласно прецеденту Верховного суда патентообладатель может сохранить свои § 271. 271 права посредством таких ограничений при лицензировании других лиц на производство и продажу запатентованных изделий; Маллинкродт считал, что нет никаких серьезных юридических оснований для лишения патентообладателя такой же возможности, которая сама производит и продает изделия. Мы считаем, что принцип Маллинкродта остается обоснованным после решения Верховного суда по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. . .

Во-вторых, мы придерживаемся решения Jazz Photo Corp. против Международной торговой комиссии , что патентообладатель США, просто продавая или разрешая продажу запатентованного в США изделия за границей, не разрешает покупателю импортировать изделие, продавать и использовать его в Соединенных Штатах, что является нарушением прав при отсутствии предоставленного патентообладателем власть. Постановление Jazz Photo о неисчерпании прав признает, что зарубежные рынки, находящиеся под иностранным суверенным контролем, не эквивалентны рынкам США, находящимся под контролем США, на которых продажа патентообладателя США предположительно исчерпывает его права на проданную статью. Покупатель по-прежнему может полагаться на продажу за границей в качестве защиты от нарушения, но только путем установления явной или подразумеваемой лицензии (защиты, отдельной от исчерпания прав, как считает Quanta ), на основе сообщений патентообладателя или других обстоятельств продажи. Мы пришли к выводу, что Jazz Photo принцип неисчерпания ресурсов остается обоснованным после решения Верховного суда по делу Киртсэнг против John Wiley & Sons, Inc. в котором Суд не рассматривал патентное право или вопрос о том, следует ли рассматривать продажу за рубежом как предоставление полномочий совершать внутригосударственные действия, нарушающие иным образом. Киртсэнг представляет собой дело об авторском праве, согласно которому статья 17 USC § 109(a) дает право владельцам статей, защищенных авторским правом, совершать определенные действия «без разрешения» правообладателя. В Законе о патентах нет аналога этому положению, согласно которому продажа за рубежом не рассматривается должным образом как ни окончательно, ни даже предположительно исчерпывающая права американского патентообладателя в Соединенных Штатах.

Домашнее истощение

В этой части своего мнения Федеральный округ подтвердил свое решение Маллинкродта и отверг утверждения о том, что Quanta молча отменила его.

§ 271 отменяет правило общего права

Суд начал с разграничения подходов к нарушению прав, предусмотренных Законом о патентах и ​​Законом об авторском праве. В разделе 17 USC § 109(a) Закона об авторском праве говорится: «Несмотря на положения раздела 106(3)», определяющие нарушение авторских прав при продаже, покупатель «имеет право без разрешения владельца авторских прав продавать или иным образом распоряжаться владение» купленным экземпляром произведения. Напротив, Закон о патентах не содержит положений об исчерпании прав. Таким образом, Закон о патентах требует «наделения патентообладателем «полномочиями»… для того, чтобы действия, перечисленные в § 271(a), не представляли собой нарушение авторских прав». Это означает, что во избежание нарушения прав должно быть «разрешение патентообладателя». Суд не принимает исчерпание прав как форму «конструктивного» разрешения. Следовательно, если патентообладатель устанавливает явные ограничения или условия для своего разрешения, они определяют объем разрешения. Это приводит к ограничению общего права.

Правило General Talking Pictures применяется к «условной» продаже.

Суд обратился к решению General Talking Pictures : в котором говорится, что «Lexmark не исчерпала бы свои патентные права на эти картриджи после продажи лицензиатом производства (первой продажи), если бы покупатель, зная об ограничениях, перепродал или повторно использовал их в нарушение ограничений». Хотя правительство в своем заключении amicus curiae и ответчик Impression утверждают, что «требуется другой результат — что Lexmark автоматически потеряла свои патентные права — просто потому, что Lexmark сама продала картриджи в рамках Программы возврата, с учетом того же самого заявленного ограничения, а не оставила производство и продажа другим лицам по лицензии», суд не признает, что:

Мы приходим к иному выводу, как и в деле Маллинкродта и последующих решениях. Продажа, осуществленная в соответствии с четко сформулированным и в противном случае законным ограничением на использование или перепродажу после продажи, не дает покупателю и последующему покупателю «полномочия» участвовать в использовании или перепродаже, которые исключает это ограничение. И нет ни веской причины, ни прецедента Верховного суда, требующего проведения различия, которое дает меньший контроль практикующему патентообладателю, который производит и продает свой собственный продукт, чем непрактикующему патентообладателю, который лицензирует других на производство и продажу патентообладателя. продукт.

Кванты различимые и неприменимые

Суд обратился к решению Quanta и счел его неприменимым к данным вопросам. «Quanta вообще не предполагала продажу патентообладателю, не говоря уже о том, что на нее распространяются ограничения или, в частности, ограничение на одноразовое использование / запрет на перепродажу». Скорее, Quanta задействовала лицензию патентообладателя (LGE) на производителя (Intel), который продал ее обвиняемому нарушителю (Quanta). LGE не ограничила лицензию Intel на производство запатентованного продукта, хотя и наложила на Intel договорные обязательства. «Никакие условия не ограничивали полномочия Intel продавать продукты, в значительной степени воплощающие патенты». Федеральный округ подчеркнул: «Продаж патентообладателей не было, и не было никаких ограничений на продажи лицензиата». Эти факты были исключены из дела в коллегии адвокатов. Таким образом, «обсуждение этого вопроса в Суде Quanta не подрывает Маллинкродта о том, что патентообладатель постановление может сохранить свои патентные права путем ограничения его продаж». Федеральный округ также подчеркнул как существенный провал Суд Quanta открыто отверг Маллинкродта , несмотря на тот факт, что в своем заключении amicus «правительство явно представило аргумент о том, что Маллинкродт был неправ и его следует отвергнуть».

Предыдущие дела

Затем суд обратился к предыдущим делам Верховного суда. Рассмотрев их, он обнаружил, что, хотя они использовали резкие формулировки о том, что продажа патентообладателем запатентованного продукта ставит его за пределы досягаемости патента, так что никакие постпродажные ограничения не могут быть применены в соответствии с патентным законодательством, эти формулировки выходят за рамки реальных фактов. случаев. Во-первых, в большинстве случаев продажи осуществлялись без каких-либо условий или ограничений на то, что покупатель мог делать с товаром. Во-вторых, в тех случаях, когда были наложены явные условия или ограничения, речь шла о привязке или фиксировании цен.

Суд признал, что в деле General Electric Верховный суд заявил: «Как уже говорилось, четко установлено, что, когда патентообладатель производит запатентованное изделие и продает его, он не может осуществлять в будущем контроль над тем, что покупатель может желание сделать с изделием после его покупки, оно вышло за рамки прав патентообладателя». Но в этом деле речь шла о нарушении антимонопольного законодательства в отношении распространения ламп GE, не соответствующих этому описанию. Дело касалось ценовых ограничений лицензированного производителя. Затем Федеральный округ пояснил, что слово «урегулировано» в заявлении Верховного суда имеет особое, узкое значение: «Мы считаем эту формулировку «урегулированной» только в том, что было урегулировано в цитируемых прецедентах: продажи патентообладателя без ограничений исчерпывают патентные права на проданный товар». Таким образом, формулировка Верховного суда о широком исчерпании средств применяется в прецедентном порядке только к делам, в которых либо продажа осуществлялась без каких-либо условий или ограничений, либо продажа осуществлялась с условием привязки или фиксирования цен. «Однако Суд не постановил, что все ограничения на продажу патентообладателя неэффективны для сохранения патентных прав патентообладателя».

Точно так же в деле Соединенные Штаты против Univis Lens Co. радикальные формулировки Верховного суда теперь должны быть ограничены фактическим контекстом дела:

Более того, хотя некоторые формулировки в Univis , как и формулировки в других решениях в этой области, могут быть вырваны из контекста и прочитаны как выходящие за рамки конкретных ограничений, самое большее, что Суд постановил, даже в отношении самого патентного права, заключалось в том, что ограничение вертикального контроля цен было неэффективным для сохранения патентных прав после продажи изделий, воплощающих патенты. Хотя Univis контролирует свои решения по рассматриваемым вопросам, мы не считаем целесообразным придавать широкий смысл формулировкам Univis , вырванным из контекста, чтобы поддержать здесь необоснованный в противном случае вывод по вопросу, который там не обсуждался.

Таким образом, Федеральный округ сделал такой вывод из прошлой серии дел Верховного суда об исчерпании прав:

По вышеизложенным причинам мы считаем, что лучший урок, который можно извлечь из прецедентов Верховного суда применительно к стоящему перед нами вопросу, заключается в том, что патентообладатель может сохранить свои патентные права путем ограничений, которые в противном случае были бы уместны, когда он сам производит и продает запатентованные изделия и не только тогда, когда он заключает контракты на производство и продажу.

Патентное право превосходит общее право

Федеральный округ вернулся к общему праву и комментариям лорда Кока к нему. Опять же, суд настоял на том, что Конгресс отменил запреты общего права на постпродажные ограничения, чтобы способствовать технологическому прогрессу:

[Независимо от того, какие соображения могут учитываться при выборе юрисдикции в отношении основного правила для личной собственности в целом, законодатели могут разумно сделать другой выбор для конкретных видов собственности. Примечательно, что что касается интеллектуальной собственности в ее различных формах, Конгресс, реализуя Конституцию, уже давно считает важным стимулировать создание и раскрытие информации посредством предоставления создателю прав, чтобы на время исключить других. . . . Это важнейшее законодательное предписание выводит продажу запатентованных изделий из сферы описания Лордом Коком 1628 года общего закона о собственности, разработанного в его стране в судебном порядке. . . . Короче говоря, несмотря на описание лордом Коуком общего английского закона о личном имуществе, принятого судьями, здесь должен иметь решающее значение законодательный анализ, касающийся конкретных патентов.

Вероятные последствия для населения

Затем суд обратился к тому, что он назвал «вероятными реальными последствиями того или иного ответа на представленный здесь вопрос об исчерпании ресурсов». Суд отметил, что в деле Киртсэнг Верховный суд предусмотрел серьезные негативные последствия для конкуренции, если не будут соблюдены правила закона о собственности Coke 1628. Федеральный округ заявил, что это не относится к патентам:

[Мы] не видим оснований для прогнозирования крайних, односторонних последствий, которые Суд счел правдоподобными в деле Киртсэнга при различных обстоятельствах. Дело Маллинкродта является регулирующей прецедентной практикой с 1992 года и было подтверждено в последующих прецедентах. И все же нам не было предоставлено надежной демонстрации широко распространенных проблем, которые не решаются на рынке. Учитывая General Talking Pictures , единственный вопрос заключается в способности патентообладателей делать для своих продаж то, что они уже могут сделать, заключая контракты на производство и продажу. Что касается конкретного сценария, который мы рассматриваем сегодня, — в котором патентообладатель стремился сохранить свои патентные права, обусловливая свою первую продажу ограничением одноразового использования/без перепродажи, о котором обвиняемый нарушитель был надлежащим образом уведомлен во время покупки, — мы не получили никаких доказательств наличия серьезных проблем с защитой патентных прав.

Кроме того, Федеральный округ заявил, что поведение, оспариваемое здесь, может иметь преимущества. В рамках программы Lexmark клиенты, соглашающиеся на ограничение, платят более низкую цену, чем те, кто этого не делает. Возможно, компании, заправляющие картриджи, используют продукцию низкого качества, которая может нанести вред машинам Lexmark, что «может нанести вред репутации Lexmark». Предположение о том, что ограничения нелегитимны, противоречило бы тенденциям «за последние четыре десятилетия, которые заменили строгое осуждение различных вертикальных ограничений, которые характеризовали» более ранние антимонопольные законы и законы о неправомерном использовании патентов в первой половине двадцатого века. «Сфера использования, территориальные и другие ограничения лицензий на интеллектуальную собственность могут служить конкурентным целям, позволяя лицензиару использовать свою собственность максимально эффективно и действенно». Таким образом, суд пришел к выводу, что к ограничениям после продажи уместно применять ту же терпимость, которую доктрина General Talking Pictures предусматривает ограничения в лицензиях на производство.

Международное истощение

В этой части своего заключения Федеральный округ подтвердил свое о Jazz Photo мнение и отверг утверждения о том, что Киртсэнг подорвал основу Jazz Photo . Федеральный округ настаивал на том, что « Киртсэнг ничего не говорит о патентном праве».

Суд подчеркнул различия между патентным правом и законом об авторском праве. Например, патентное право дает патентообладателям исключительное право на использование изобретения, но закон об авторском праве не дает общих исключительных прав на использование (он дает исключительные права на публичное исполнение и демонстрацию «использования», но не другие). Кроме того, получение патента обходится гораздо дороже и требует больше времени, чем получение авторского права. Однако суд не объяснил, каким образом те или иные различия между авторскими правами и патентами приводят к противоположным результатам в отношении международного исчерпания прав.

Суд заявил, что патентный статут США дает патентообладателям вознаграждение, получаемое от «продаж на американских рынках, а не от продаж на зарубежных рынках». Таким образом, продажа на внешнем рынке не дает надлежащего основания для установления исчерпания прав. «Американские рынки существенно отличаются от рынков многих других стран, и не только из-за неравенства в богатстве, которое может привести к резкому различию цен» в этой стране и за рубежом (как это было в Киртсэнге ). «Политика правительства существенно различается, включая политику регулирования цен и, в частности, политику доступности и объема патентной защиты». Однако суд не пояснил далее, применимы ли и каким образом такие существенные различия в политике к тонер-картриджам, о которых идет речь в настоящем деле.

Затем суд обратился к единственному делу Верховного суда об исчерпании прав иностранцев — «Бёш против Граффа» . В этом случае Графф был правопреемником патента США. Boesch купила продукт у немецкого поставщика, который в соответствии с немецким законодательством имел право преимущественного пользователя на производство и продажу продукта, поскольку поставщик начал свою деятельность до того, как была подана заявка на немецкий аналогичный патент. Правопреемник США и изобретатель не имели никакого отношения к компании Boesch. Когда Graff импортировала продукт в США, Boesch подала в суд за нарушение авторских прав. Суды США признали Боша виновным. Права, которые Боеш имел в соответствии с законодательством Германии, не давали ему права импортировать продукт в США. Это регулируется законодательством США. Патентообладатель США никогда «не получал никаких гонораров и не давал никакой лицензии на использование запатентованного изделия в какой-либо части Соединенных Штатов». Соответственно, суд постановил, что продажа за рубежом сама по себе не дает разрешения на ввоз в США.

Однако это не означает, что патентообладатель своим поведением не может отказаться от своих прав в США, не может быть лишен возможности отстаивать их или быть уличен в предоставлении подразумеваемой лицензии.

Суд выразил обеспокоенность тем, что отмена решения Jazz Photo нанесет вред фармацевтической промышленности США:

Кажется, нет никаких сомнений в том, что лекарства, запатентованные в США, часто продаются за пределами Соединенных Штатов по значительно более низким ценам, чем те, которые взимаются здесь, и, кроме того, эта практика может быть нарушена увеличением арбитражных возможностей, которые возникнут, если считать, что права США устраняются продажа за рубежом, совершенная или санкционированная патентообладателем США.

Наконец, суд отклонил предложение о том, что исчерпание патента следует презюмировать, если только патентообладатель не заявит, что он оставляет за собой свои права в США. Иностранные правительства могут «запретить продавцам заявлять о правах, которые затруднят импорт и продажу в Соединенных Штатах». Также: «Могут быть созданы компании-посредники между покупкой за границей и импортом в Соединенные Штаты, что затруднит для патентообладателя США бремя доказывания надлежащего уведомления об оговорках, прилагаемых к изделию, проданному за границей».

Особое мнение

Судья Дайк, к которому присоединился судья Хьюз, не согласился с обеими сторонами анализа исчерпания ресурсов. Судья Дайк резюмировал свое несогласие следующим образом:

Я бы отменил наше решение по делу Маллинкродта как несовместимое с руководящими полномочиями Верховного суда, а также отменил бы решение Jazz Photo в той степени, в которой оно налагает полный запрет на иностранное исчерпание прав. Я бы признал иностранное исчерпание прав, если американский правообладатель не уведомил покупателя о сохранении за ним патентных прав США.

Домашнее истощение

В этой части несогласия судья Дайк утверждал, что большинство неправильно истолковало судебную практику Верховного суда по исчерпанию прав, чтобы заменить его собственными идеями о надлежащем балансе между патентными правами и публичными правами. Он начал со слов:

Во-первых, я согласен с правительством в том, что Маллинкродт был не прав, когда принимал решение, и в любом случае это не может быть согласовано с недавним решением Верховного суда по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. Мы превосходим свою роль в качестве нижестоящего суда, отказываясь следовать четкому внутреннему правилу исчерпания прав, объявленному Верховным судом.

Он утверждал, что с 1850 года Верховный суд постановил, что продажа патентообладателем или его лицензиатом исчерпывает все патентные права. В таких случаях «вопрос о том, разрешил ли продавец покупателю использовать или перепродавать товар, просто не имеет значения». Постпродажные ограничения не могут быть соблюдены в соответствии с федеральным патентным законодательством. Единственным делом Верховного суда, в котором этот принцип отошел от этого принципа, было дело Генри против AB Dick Co. и пять лет спустя оно было явно отменено решением Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co. Принцип отмененного дела Дика , согласно которому патентообладатель мог наложить послепродажное ограничение, уведомив об этом покупателя, был «тот же, что и доля участия комиссии в Маллинкродте и доля большинства в этом деле».

Он настаивал на том, что мнение большинства неверно истолковало решение по патентам на кинофильмы, утверждая, что «оно лишь «признало неправомерными определенные ограничения»… но «не исключало, что все ограничения на продажу патентообладателя были неэффективными для сохранения патентных прав патентообладателя». »» Он пояснил:

Это не точно. Патенты на кинофильмы не оставили после себя остатков AB Dick - за исключением врезок и поддержания перепродажной цены. Напротив, Суд по делам о патентах на кинопостановление установило, что «патентное законодательство не дает никаких оснований» для ограничений, налагаемых владельцем патента.

Более поздние дела, такие как «Кванта» , подтвердили это «правило широкого исчерпания патентов [в патентах на кинофильмы ] и не оставили места для воскрешения А.Б. Дика ».

Затем он обратился к упоминаниям большинства об «условных продажах» и «безусловных продажах» и сказал, что большинство неправильно истолковало эти термины. «Условная продажа», - сказал он, - как она использовалась в прецедентном праве до Маллинкродта , относилась только к сохранению правового титула на обеспечительный интерес при покупках в рассрочку. «Другими словами, продажа с ограничениями, тем не менее, может быть «безусловной» продажей, при которой переходит право собственности, причем ограничения недействительны в соответствии с патентным законодательством из-за исчерпания прав».

Затем он раскритиковал большинство за разработку специальных правил для патентных дел, которые отличались от общего права и общих правовых принципов, сославшись на предостережения Верховного суда не делать этого: «Верховный суд неоднократно поручал нам не игнорировать традиционные правовые принципы, чтобы модифицировать правила, «уникальные для патентных споров».

Наконец, судья Дайк по ряду причин выразил несогласие с попытками большинства разграничить и ограничить постановления Верховного суда. «Оправдания большинства в отношении отказа следовать решению Верховного суда, устанавливающего правило исчерпания прав, неправильно понимают нашу роль как нижестоящего суда». По его словам, каждое обоснование решения большинства является необоснованным.

• «Во-первых, большинство характеризует заявление о правиле исчерпания прав в делах Верховного суда как простое изречение, потому что в этих делах либо не было наложено никаких ограничений, либо ограничение в противном случае нарушило бы антимонопольное законодательство. Но эти дела не налагают такой квалификации на правило Верховный суд неоднократно уведомлял апелляционные суды, что наша задача — следовать правилам, провозглашенным Судом, а не пытаться различать дела Верховного суда по их фактам».
• «Во-вторых, большинство опирается на 35 USC §§ 271(a) и 154(a)(1), чтобы предположить, что широкое прочтение доктрины исчерпания прав несовместимо с законодательными формулировками, делающими актом нарушения... любое использование или продажу запатентованного изобретения «без полномочий» владельца патента и предоставления владельцу патента «права на исключение». Однако доктрина исчерпания патента представляет собой ограничение действия этих разделов и применяется независимо от них.
• «В-третьих, большинство утверждает, что полное изложение доктрины исчерпания прав в деле Quanta и других делах было бы несовместимо с решением Верховного суда по делу General Talking Pictures Corp. против Western Electric Co ... Большинство предполагает, что это будет быть неуместным, если «патентообладатель не может защитить свои патентные права от использования запатентованного изделия, если вместо того, чтобы лицензировать кого-либо на производство и продажу изделия, он решает произвести и продать... сама статья». "

Но в General Talking Pictures речь шла о лицензии на производство в ограниченной области, а не о продаже с постпродажным ограничением. В делах признается это различие. Так, в деле Quanta Верховный суд заявил, что General Talking Pictures «постановила, что исчерпание прав не применимо, поскольку у производителя не было полномочий продавать усилители для коммерческого использования». И хотя в данном случае производитель (Intel) действительно имел общие полномочия на производство и продажу, Верховный суд постановил, что к продаже применяется исчерпание прав.

Большинство обнаружило «напряжение» между «общим заявлением Верховного суда о правиле исчерпания прав и General Talking Pictures » и стремилось разрешить его, расширив правило General Talking Pictures и сузив доктрину исчерпания прав в области возможного конфликта. Но Дайк утверждал:

[Это] не наша задача игнорировать решения Верховного суда как «неоправданные» или «необоснованные», потому что они якобы несовместимы с другими делами Верховного суда. Различие между ограничениями на продажу (недопустимыми) и ограничениями на лицензиатов (допустимыми) существует в прецеденте Суда, и не нам решать, является ли это различие обоснованным.

• «Наконец, большинство предлагает, чтобы мы каким-то образом сохранили это ограничение, потому что оно может способствовать конкуренции. продажа была разрешена, и предмет вышел за рамки патентной монополии». Более того, Верховный суд заявил в деле Киртсэнг , что запрет на перепродажу «явно антиконкурентный».

Дайк завершил свое обсуждение исчерпания прав на внутреннем рынке заявлением: «В общем, нет убедительных оснований для несоблюдения большинством правил об исчерпании прав для продаж на внутреннем рынке, сформулированных Судом в деле Quanta и во многих других делах».

Международное истощение

В этой части несогласия судья Дайк выступал за тонкий баланс, который требовал различных результатов в зависимости от того, несет ли патентообладатель ответственность за продажу за границей, которая, как утверждается, вызвала исчерпание прав.

Он начал с указания на то, что, поскольку зарубежные продажи Lexmark осуществлялись без каких-либо ограничений или оговорок, «даже при скованном мнении большинства об исчерпании прав, нет никаких сомнений в том, что эти продажи исчерпали бы внутренние патентные права Lexmark. Вопрос в том, было ли зарубежное местоположение Продажа должна привести к иному результату, как мы ранее считали в Jazz Photo ».

Затем он обратился к «основному пункту мнения большинства о том, что существует доктринальный полный запрет на исчерпание прав иностранцев, а именно к решению Верховного суда по делу Боеш против Граффа» . Но « Boesch не объявила о таком полном запрете», сказал он. «Это даже не предполагало санкционированную продажу владельцем патентных прав США, а скорее продажу третьей стороной в соответствии с исключением иностранного законодательства о преждепользовании». Но « Boesch здесь не применяется, поскольку зарубежные продажи осуществляла Lexmark».

В каждом решении суда низшей инстанции США до Jazz Photo : «Когда продажа осуществлялась лицом, не обладающим патентными правами США, как в деле Boesch , или когда уполномоченный иностранный продавец явно сохранял за собой права США, исчерпания прав не было». Напротив, «если продажа за рубежом была осуществлена ​​продавцом, обладающим патентными правами США без договорной оговорки прав США, исчерпание прав произошло в результате разрешенной продажи за рубежом».

Дайк утверждал, что « Киртсэнг дает важные рекомендации и не может быть отброшен просто как случай, связанный с авторским правом, или как ограниченный положением о «первой продаже» Закона об авторском праве». Скорее, политика, которая вдохновляла Киртсэнга, обычно применяется к исчерпанию патентов. Но поскольку в некоторых случаях разница может быть значительной, необходим сбалансированный подход. Дайк выступал за «возложение бремени на правообладателя в США по предоставлению покупателю уведомления об оговорке прав в США». Таким образом, он «признал бы иностранное исчерпание прав, если американский правообладатель не уведомил покупателя о сохранении за ним патентных прав США».

Верховный суд

В марте 2016 года Impression подала ходатайство об истребовании дела в Верховный суд США. Компания Impression представила эти вопросы в своей петиции:

1. Избегает ли «условная продажа», которая передает право собственности на запатентованный объект с указанием постпродажных ограничений на использование или перепродажу изделия, применения доктрины исчерпания патентов и, следовательно, допускает применение таких постпродажных ограничений посредством нарушения патентного законодательства средство.

2. Является ли, в свете решения Суда по делу Киртсэнг против John Wiley & Sons, Inc. , 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), что доктрина общего права, запрещающая ограничения на отчуждение, которая является основой доктрины исчерпания прав, «не проводит географических различий», продажа запатентованного изделия, разрешенная патентообладателем США, которая происходит за пределами Соединенных Штатов. Штаты исчерпывают патентные права США в этой статье.

Продолжительность: 1 час 2 минуты 0 секунд. 1:02:00

Устные прения в Верховном суде 21.03.17

20 июня 2016 г. Суд предложил Генеральному солиситору представить записки по этому делу, выражающие точку зрения Соединенных Штатов. В октябре 2016 года правительство подало запрошенное заключение amicus curiae . Он рекомендовал предоставить истребование дела по обоим вопросам. В записке утверждается, что «решение Федерального округа неправильно интерпретирует» прецеденты Верховного суда и «существенно подорвет доктрину исчерпания прав». Верховный суд вынес решение certiorari 2 декабря 2016 г. и заслушал устные прения по делу 21 марта 2017 года. Суд опубликовал свои решения 30 мая 2017 года.

Большинство

Единогласный суд обнаружили, что Lexmark исчерпала свои патентные права при первой продаже на внутреннем рынке, даже несмотря на ограничения на одноразовое использование и запрет на перепродажу, налагаемые Lexmark в контрактах со своими клиентами, хотя такие ограничения могут применяться в соответствии с договорным законодательством. Суд отметил, что доктрина исчерпания прав имеет долгую историю. и что любое изменение окажет существенное влияние на торговлю в современном мире, отметив, что «распространение патентных прав за пределы первой продажи засорит каналы торговли, при этом мало пользы принесет дополнительный контроль, который сохраняют патентообладатели», отмечая, что сложные современные цепочки поставок могут включать большое количество патентов. Главный судья Робертс, по его мнению, сравнил ситуацию с авторемонтными мастерскими: «Бизнес работает, потому что мастерская может быть уверена, что, пока они принадлежат тем, кто привозит автомобили, мастерская может свободно ремонтировать и перепродавать эти автомобили. Этот плавный поток торговли рухнет, если компании, производящие тысячи деталей, входящих в состав автомобиля, смогут сохранить свои патентные права после первой продажи».

Семь судей присоединились к мнению Суда, распространив эту аргументацию на предметы, ввезенные из-за границы. Компания Lexmark утверждала, и Федеральный округ согласился, что продажа за рубежом «не приводит к исчерпанию патента, если только патентообладатель «прямо или косвенно не передает или не лицензирует» свои права». Суд, однако, постановил, что «разрешенная продажа за пределами Соединенных Штатов, как и продажа внутри Соединенных Штатов, исчерпывает все права, предусмотренные Законом о патентах». Суд опирался на свое решение 2013 года по делу Киртсэнг против John Wiley & Sons, Inc. по почти идентичному вопросу закона об авторском праве. Поскольку в основополагающем законе не было ясно относительно его географического охвата, Суд по делу Киртсенг решил, что, поскольку статут основан на доктрине исчерпания прав общего права, которая не ограничена в географическом охвате, рассматриваемый статут, следовательно, не предназначен для ограничено только продажами в США. Применение того же принципа к патентному праву, которое исторически имеет тесную связь с законом об авторском праве, было «простым». и «связь между [авторским правом и патентным законодательством] не оставляет места для разногласий по вопросу международного исчерпания прав».

Частичное несогласие

Судья Гинзбург не согласился с решением Суда в отношении импортированных предметов. Придерживаясь по существу тех же доводов, что и ее несогласие в деле Киртсэнг , судья Гинзбург утверждала, что, поскольку патентное право является территориальным, а продажа товара за границей «независима[] от патентной системы США, нет смысла говорить, что такая продажа исчерпывает патентные права изобретателя в США». Она бы поддержала решение Федерального округа о том, что продажа за границей не исчерпывает права патентообладателя в Соединенных Штатах.

Комментарий

Герштейн

Роберт М. Герштейн пришел к выводу, что дальнейшее рассмотрение дела в Верховном суде вполне вероятно:

Учитывая интерес Верховного суда к патентным делам, решительное несогласие со стороны Lexmark , опирающееся на ряд прецедентов Верховного суда, включая Quanta и Kirtsaeng , а также позицию Министерства юстиции о том, что Quanta отменила решение Mallinckrodt , неудивительно, что Верховный суд Суд рассмотрит дело Lexmark в следующий срок.

Додд и Дауд

Джефф К. Додд и Мэтью Дж. Дауд рассматривали это решение как подтверждение сильных патентных прав:

Lexmark придерживается очень строгого взгляда на патентные права и узкого взгляда на объем исчерпания прав. Он подтверждает, что держатели патентов имеют широкие возможности сегментирования и контроля распределения по рыночным каналам продуктов, на которые распространяется действие патентов. Эта свобода особенно широка в отношении ограничения импорта в Соединенные Штаты запатентованных товаров, продаваемых в рамках разрешенных продаж на иностранных рынках, даже если не было доказано, что ограничения на перепродажу были доведены до сведения иностранных покупателей. Несмотря на это, суд оставил открытой возможность того, что зарубежные продажи при определенных обстоятельствах могут включать подразумеваемую лицензию на импорт и использование продукта на территории Соединенных Штатов.

Цукерский и Мася

Кевин Дж. Цукерски и Адам Х. Масиа рассматривают это решение как «правообладателя патента», но еще раз предупреждают о преждевременности празднования:

Но будьте осторожны: вполне вероятно, что дело будет рассмотрено Верховным судом. Учитывая противоречия между этим делом и формулировками Верховного суда в Кванте и Киртсэнге , а также разногласия на уровне окружного суда и среди комментаторов перед решением Федерального округа, есть большая вероятность, что Верховный суд сделает это. Пока Верховный суд не скажет свое слово, вам следует принять меры предосторожности на случай, если Верховный суд примет расширительное мнение об исчерпании патентов и решит отменить эти исключения.

«Без прецедента»

Другой комментатор (комментарий без подписи) выразил скептическое мнение по поводу тенденции Федерального округа перейти к другому барабанщику. Процитировав предостережение судьи Дайка: «Мы превосходим свою роль в качестве нижестоящего суда, отказываясь следовать явному правилу внутреннего исчерпания средств, объявленному Верховным судом», он (или она) заметил:

Для нынешних целей просто стоит отметить, что Федеральный округ, похоже, снова приближается к концепции, согласно которой патентное право — это просто уникальное животное с уникальными правилами и требованиями. В прошлом Верховный суд скептически относился к такому подходу. И вполне может быть снова.

Ян, Пихлер и Ло

Пол Ян, Руфус Пихлер и Линкольн Ло поднимают множество вопросов (в основном о «четком общении») по поводу того, что, по мнению большинства Lexmark, осталось нерешенным:

• Конфликт или напряженность с Quanta: « Quanta четко разграничила подразумеваемые лицензии и исчерпание прав, заявив, что отказ от лицензионных прав «не имеет значения», когда «право на использование патентов основано не на подразумеваемой лицензии, а на исчерпании прав». Но «Федеральный округ, судя по всему, рассматривает исчерпание прав как подразумеваемую лицензию, от которой патентообладатель может отказаться, «четко сообщив[d]» об ограничениях». Quanta, судя по всему, считает, что попытка патентообладателя наложить послепродажное ограничение на лицензиата производства неэффективна, если лицензия не соответствует делу General Talking Pictures .
• не оспаривалось «[Какое] соглашение между продавцом и покупателем является достаточным для лишения «полномочий»? В деле Lexmark то, что между Lexmark и каждым конечным пользователем существовало «явно выраженное и имеющее юридическую силу договорное соглашение», и что запрет на перепродажу и ограничения на повторное использование были обязательными для конечных пользователей. Тем не менее, в заключении Lexmark большинство предполагает, что ограничения могут быть достаточными, если они «четко доведены до сведения», даже если они далеки от договорного соглашения».
• Другими словами, что такое «четкое общение»? В деле Jazz Photo Федеральный округ отметил, что «инструкции на упаковке [не были] в форме договорного соглашения покупателя об ограничении повторного использования камер». Соответственно, «не было обнаружено «соглашения мнений», согласно которому покупатель и те, кто получил выброшенную камеру покупателя, могут считаться нарушившими договор или лицензию, ограниченную однократным использованием камеры». Таким образом, авторы приходят к выводу: «Неясно, намеревался ли Федеральный округ расширить возможности патентообладателя-продавца избежать исчерпания прав».
• Кроме того, насколько ясным должно быть «четкое общение»? «Федеральный округ, судя по всему, ограничивает иски о нарушении прав против последующих покупателей теми, кто «знает об ограничениях». Апелляционный суд не уточнил, какие средства защиты может иметь последующий неосведомленный покупатель , предполагая отсутствие исчерпания средств. Суд лишь вскользь упоминает, что «у нас нет вопросов, которые могут возникнуть, будь то в соответствии с принципами, регулирующими добросовестных приобретателей, или в соответствии с принципами, регулирующими добросовестных приобретателей» . в противном случае, если последующий повторный покупатель приобрел запатентованное изделие, не зная об ограничении». "
• Наконец, оказывает ли внимание суда на «четкое общение» негативное влияние на послепродажные ограничения, которые ограниченный лицензиат General Talking Pictures обязан налагать ? «Федеральный округ неоднократно заявлял, что для того, чтобы продажа лицензиата не была исчерпывающей, может потребоваться знание покупателями ограничений области использования лицензиата. Хотя компания General Talking Pictures не дала четкого ответа на этот вопрос, многие лицензиары предполагают, что продажи лицензиата за пределами области действия лицензии, являются полностью неразрешенными и, следовательно, не являются исчерпывающими, независимо от знания покупателя об ограничении области использования». Таким образом, добавляет ли здесь акцент «на знании покупателя, даже если он диктует » неопределенность в этом вопросе?

Castanias, Nix, and Kazhdan

Грегори А. Кастаниас, Келси И. Никс и Дэниел Каждан также указывают на нерешенные проблемы, в отношении которых владельцы патентов «все еще должны быть осторожны»:

Lexmark явно оставила открытыми несколько конкретных вопросов, в том числе (i) что произойдет, если кто-то приобретет запатентованное изделие, «не зная фактически» об ограничениях, наложенных на первоначальную продажу владельцем патента, и (ii) когда иностранный покупатель иметь «подразумеваемую лицензию» на продажу в Соединенных Штатах, независимо от исчерпания патентов. Эти вопросы наверняка будут подниматься в будущих делах.

Крауч

Деннис Крауч в журнале Patently-O прокомментировал эти вопросы и представил краткое изложение материалов дела, поданных в Верховный суд по состоянию на 31 января 2017 года. Крауч выступил против решения Федерального округа по следующим причинам:

Что касается личной собственности, суды уже давно отклонили сервитуты (такие как ограничения на использование и перепродажу), которые являются обязательными для последующих покупателей. В отличие от недвижимости, личная собственность перемещается и часто передается без существенных документов или ведения учета, а введение ряда уникальных ограничений может привести к засорению рынка. Федеральный округ в данном случае пошел на другую сторону, постановив, что при продажах за рубежом презумпция заключается в том, что никакие патентные права США не исчерпаны. Последние несколько смартфонов я купил на подержанном рынке, а также несколько раз ремонтировал их. По закону я, вероятно, должен был принять меры, чтобы гарантировать, что все производители оригинального оборудования положительно предоставили права на ремонт и перепродажу. В совокупности подход Федерального округа в данном случае потенциально может ограничить рынок ремонта и перепродажи товаров. Я бы предположил, что эта деятельность невероятно полезна для нашего общества с точки зрения распределения ресурсов и предотвращения расточительства, а также расширения прав и возможностей граждан и предотвращения антиконкурентного рыночного поведения.

Примечания и ссылки

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

Внешние ссылки

• Текст дела Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc. , 581 США ___ (2017 г.) доступен по адресу:   Cornell    CourtListener    Google Scholar    Justia    Oyez (аудио устных аргументов)    Верховный суд (оговорочное мнение)  
• освещение в блоге SCOTUS
• Подкаст – Интервью с владельцем Impression Products