Патентное дело

Патентное делопроизводство описывает взаимодействие между заявителями и их представителями и патентным ведомством в отношении патента или заявки на патент . В широком смысле патентное судебное преследование можно разделить на судебное преследование перед выдачей патента, которое включает в себя прения до выдачи патента, а иногда и переговоры с патентным ведомством о выдаче патента, и судебное преследование после выдачи, которое включает в себя такие вопросы, как внесение поправок и возражение после выдачи патента. .

Патентное преследование отличается от патентного разбирательства, которое описывает судебные иски, связанные с нарушением патентов .

Правила и законы, регулирующие патентное делопроизводство, часто излагаются в руководствах, выпускаемых патентными ведомствами различных правительств, таких как Руководство по процедуре патентной экспертизы (MPEP) в США или Руководство по практике патентных ведомств (MOPOP) в Канаде. .

Предварительное судебное преследование

Подготовка заявки

Чтобы получить патентные права для изобретателя, практикующий специалист обычно сначала составляет заявку, беседуя с изобретателем, чтобы понять природу изобретения и помочь прояснить его новые особенности. Практикующим специалистам необходимо выяснить, что уже известно людям, знакомым с общей областью изобретения (такой уже известный материал называется предшествующим уровнем техники) , а также получить чертежи и письменные примечания, касающиеся особенностей изобретения и предпосылок.

На этом начальном этапе, иногда называемом «подготовкой патента», практикующий специалист может также попытаться точно определить, кто способствовал созданию изобретения. Предварительное публичное раскрытие изобретения (или предложение о продаже) или неверный список изобретателей могут неизлечимо лишить законной силы любой патент, полученный в результате подачи заявки.

Это решение особенно важно в Соединенных Штатах , но может считаться менее важным в других юрисдикциях, поскольку в США заявки должны быть поданы изобретателем(ами), а не владельцем(ами) патента(ов). Практикующий специалист может также попытаться выяснить, были ли сделаны какие-либо публикации, предложения о продаже или другое подобное публичное раскрытие изобретения. В США эти законы изложены в Разделе 35 Кодекса Соединенных Штатов , §102.

По правилам большинства юрисдикций публичное раскрытие изобретения изобретателем или предложение продать изобретение до подачи заявки на патент считается общедоступным известным уровнем техники, что уничтожает новизну заявки на патент и препятствует выдаче патента. . По состоянию на май 2023 года некоторые страны (например, Аргентина, Австралия, Беларусь, Бразилия, Канада, Эстония, КНР, Япония (с июня 2018 года), Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Украина, США и Турция) ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} предоставить изобретателю(ям) льготный период в один год , если их собственные раскрытия не считаются предшествующим уровнем техники для последующей заявки на патент, хотя на практике этим правилом трудно воспользоваться. Австрия, Германия, Великобритания и Европейское патентное ведомство ^{[ нужны разъяснения ]} иметь льготный период 6 месяцев. ^{[ 1 ]}^{[ 4 ]} Примечательно, что Всемирная организация интеллектуальной собственности и предлагаемый Договор о патентном праве не предоставляют льготного периода для своих патентных заявок. ^{[ 5 ]} До 1970 года практика льготного периода была более распространена, чем сегодня. ^{[ 1 ]}^{[ 6 ]}

В статье 2022 года совместная группа США и Италии выступила за отмену льготного периода во всем мире:

Успехи европейских компаний в гонке по разработке вакцин против Covid-19 демонстрируют, что способность Европы к инновациям не сильно страдает из-за отсутствия льготного периода. Это оправдывает европейский подход. ^{[ 1 ]}

После составления заявки на патент, соблюдения любых дополнительных правил (например, проверки изобретателем или изобретателями заявки перед подачей) и получения разрешения заявителя практикующий специалист подает заявку на патент в патентное ведомство. Обычно практикующий специалист стремится подать заявку как можно скорее, поскольку в настоящее время во всех странах/юрисдикциях, если поданы две или более заявки на один и тот же объект, только та сторона, которая подала заявку первой, будет иметь право на патент в соответствии с « Правило первого файла ». До принятия Закона об изобретениях в Америке Соединенные Штаты следовали правилу «первым изобретатель» , согласно которому ранняя подача заявки может помешать использованию определенных материалов в качестве предшествующего уровня техники, пока заявка на патент находится на рассмотрении до принятия закона об изобретениях в Америке. патентное бюро. Однако на трех последовательных сессиях Конгресса США в 2005–2009 гг. Закон о патентной реформе 2005 года , Закон о патентной реформе 2007 года и Закон о патентной реформе 2009 года . Соединенные Штаты перешли к правилу «первым подавшим заявку» Наконец, 16 сентября 2011 года, с принятием Закона об изобретениях в Америке, .

Подача заявки

Большинство патентных заявок содержат по крайней мере два компонента, включая общее письменное описание изобретения и по крайней мере одного его «варианта осуществления», а также набор « формуляции изобретения », написанный особым стилем, который точно определяет, что именно заявитель считает конкретным. особенности своего изобретения. Эти формулы используются для того, чтобы отличить изобретение от существующего уровня техники, и патентное ведомство сравнивает их с уровнем техники перед выдачей патента.

Патентные заявки в большинстве юрисдикций также обычно включают (и могут быть обязаны включать) чертеж или набор чертежей, чтобы облегчить понимание изобретения. В некоторых юрисдикциях также могут быть представлены патентные модели для демонстрации действия изобретения. В приложениях, связанных с генетикой , могут потребоваться образцы генетического материала или последовательностей ДНК.

Поиск и экспертиза

Этапы поиска и экспертизы составляют основную часть рассмотрения заявки на патент, ведущую к ее выдаче или отказу.

Патентное ведомство проводит поиск любого уровня техники, который имеет отношение к рассматриваемой заявке, и о результатах этого поиска сообщается заявителю в отчете о поиске . Обычно эксперт, проводящий поиск, указывает, в каком аспекте цитируемые документы являются релевантными (новизна, изобретательский уровень , предыстория) и к каким формулам они относятся. Материалы, в которых ведется поиск, различаются в зависимости от патентного ведомства, проводящего поиск, но в основном охватывают все опубликованные патентные заявки и технические публикации. Патентное ведомство может предоставить предварительное, необязательное заключение о патентоспособности, чтобы сообщить заявителю свое мнение о патентоспособности и позволить заявителю решить, как действовать дальше на ранней стадии.

Отчет о поиске обычно публикуется вместе с заявкой на патент через 18 месяцев после самой ранней даты приоритета или, если он недоступен в это время, он публикуется, как только он станет доступен.

Экспертиза патентных заявок может проводиться либо одновременно с поиском (как в США, где отчет о поиске не выдается), либо позднее после того, как заявитель запросил экспертизу (как, например, в соответствии с ЭПК).

Экспертиза – это процесс, посредством которого патентное ведомство определяет, соответствует ли заявка на патент требованиям для выдачи патента . Этот процесс включает рассмотрение того, является ли изобретение новым и изобретательным , находится ли изобретение в исключенной области и соответствует ли заявка различным формальностям соответствующего патентного закона.

Если эксперт обнаруживает, что заявка не соответствует требованиям, выдается отчет об экспертизе ( действие Ведомства в США), в котором возражения эксперта доводятся до сведения заявителя и с просьбой их устранить. Заявитель может ответить на возражения, аргументируя свою позицию или внося в заявку изменения для приведения ее в соответствие. ^{[ 7 ]} Альтернативно, если возражения эксперта обоснованы и не могут быть преодолены, заявка может быть отклонена.

Процесс возражения и ответа повторяется до тех пор, пока патент не будет приведен в форму, пригодную для выдачи, заявитель отказывается от заявок, ^{[ 8 ]} или назначается слушание для решения вопроса.

Скорость рассмотрения заявок на патенты может существенно различаться в зависимости от технологии. патентные заявки США в области электрических разъемов Например, на патенты на бизнес-методы получают только одно разрешение на каждые 20 отклонений. получают одну скидку на каждые два отклонения. Однако заявки ^{[ 9 ]}

В некоторых юрисдикциях экспертиза патентных заявок по существу не проводится на регулярной основе. Вместо этого вопрос действительности регистрации изобретений рассматривается во время любого действия по нарушению прав.

Процесс поиска и экспертизы в основном проводится между патентным ведомством и заявителем. Однако в некоторых юрисдикциях заинтересованные третьи стороны могут подать заключение о патентоспособности заявки. Такие заключения могут принимать форму формальной процедуры возражения inter partes перед выдачей разрешения или просто представлять собой возможность подачи возражений в качестве третьей стороны. Законодательная реформа направлена на создание оппозиционной системы в Соединенных Штатах.

Заявитель имеет право отказаться от заявки в процессе поиска и экспертизы. Заявка может быть отклонена, если, например, обнаружен предшествующий уровень техники, который препятствует выдаче патента, и заявитель решает сэкономить, прекратив подачу заявки. Заявка может быть признана патентным ведомством отклоненной, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям процесса подачи заявки, например, не отвечает на отчет экспертизы.

Отсроченное обследование

В некоторых юрисдикциях (таких как Япония и Южная Корея) ^{[ нужна ссылка ]}), после подачи заявления экспертиза необязательна и только по запросу, а не автоматическая. Например, в Японии заявка публикуется через 18 месяцев после даты приоритета, но в противном случае заявка остается без рассмотрения до тех пор, пока заявитель не потребует проведения экспертизы, в течение семи лет после подачи. Это дает заявителю время оценить, на какие заявки стоит тратить деньги, а от каких следует просто отказаться. Только часть от общего количества поданных заявок отбирается для рассмотрения заявителями.

Регистрация изобретения

Некоторые юрисдикции, включая Бермудские острова, Южную Африку, Китай (в случае полезных моделей), Германию (в случае Gebrauchsmusters (полезная модель)) и, по выбору, Испанию, идут еще дальше, заключаясь в том, что заявка передается на выпуск и публикацию. в качестве патента, имеющего юридическую силу, в короткие сроки, без проведения экспертизы по существу. Вопросы новизны и неочевидности/изобретательского уровня не рассматриваются до тех пор, пока по этим вопросам не возникнут судебные разбирательства. Очевидно, что такой патент не имеет той же презумпции действительности, что и патент, прошедший полную экспертизу. Такие системы известны как режимы «регистрации изобретений» и имеют преимущество в виде снижения затрат, поскольку заявители могут отложить или полностью отказаться от дорогостоящего процесса экспертизы изобретений, которые имеют небольшую или спекулятивную ценность в области деятельности заявителя. Еще одним преимуществом является то, что патент выдается относительно быстро. Например, патент в Южной Африке выдается примерно через 8 месяцев после даты подачи заявки, тогда как в странах, где проводится экспертиза, выдача патента менее чем за 3 года весьма необычна. ^{[ нужна ссылка ]} В то же время простая подача заявки обычно сохраняет за заявителем право впоследствии добиваться полной экспертизы и защиты своего изобретения, если позже будет обнаружено, что конкурент или пират нарушил изобретение.

Апелляции

Однако если эксперт и заявитель не могут прийти к соглашению относительно патентоспособности заявки, заявитель может подать апелляцию либо в патентное ведомство, либо в суд, утверждая, что его заявка на патент была ошибочно отклонена. Чтобы такая апелляция была успешной, заявитель должен доказать, что патентное ведомство неверно применяло закон, интерпретировало формулировку патентной заявки или интерпретировало и применяло известный уровень техники по отношению к патентной заявке. Если апелляция будет успешной, патентное ведомство или суд могут распорядиться о выдаче патента на основании заявки или о том, чтобы патентное ведомство исправило экспертизу заявки, если будет установлено, что патентное ведомство допустило ошибки. В противном случае, если заявитель не будет сочтен убедительным, отклонение заявки на патент может быть оставлено в силе.

В США апелляции происходят довольно редко. Совет по патентным апелляциям и вмешательствам выносит решения лишь по 1–2% всех выданных патентов. Однако в спорных областях, таких как патенты на бизнес-методы , количество апелляций намного выше. Около 10% патентов на бизнес-методы, выданных в 2006 году, были обжалованы. В некоторых областях, таких как страховые патенты , ставка достигает 30%. ^{[ 10 ]}

Отказ

Как правило, заявитель имеет право отказаться от своей заявки на патент в любое время, и во многих юрисдикциях он может «отказаться» от своего патента даже после его выдачи. Такой отказ может произойти в ходе процесса судебного преследования, например, когда заявитель не может убедить патентное ведомство отозвать отказ по его или ее патентной заявке. Кроме того, отказ часто считается имеющим место, если заявитель не отвечает в течение определенного периода времени на иск патентного ведомства, или если заявитель конкретно выражает свое намерение отказаться от заявки.

Скорость отказа от патентных заявок может существенно различаться в зависимости от технологии. В США патентные заявки в области электрических разъемов , например, отклоняются с низкой скоростью: всего одна отмена заявки на каждые 18 действий ведомства (например, отказов). Однако заявки на патенты на бизнес-методы отклоняются с гораздо большей частотой: одно отказ на каждые 5 действий ведомства. ^{[ 11 ]}

После отказа в большинстве юрисдикций заявителю обычно запрещается в дальнейшем обращаться за патентной охраной на тот же объект, от которого заявитель ранее отказался.

Судебное преследование после выдачи гранта

Оппозиция

Возражение — это процесс, предусмотренный некоторыми системами патентного права, в котором третья сторона может возражать против выдачи патента, пытаясь предотвратить (или отозвать) выдачу патента. Например, в Европейском патентном ведомстве любое лицо может подать возражение против выдачи европейского патента в течение девяти месяцев с момента выдачи. ^{[ 12 ]} В Израиле третья сторона может возражать против разрешенной заявки в течение трех месяцев после публикации разрешенной заявки. ^{[ нужна ссылка ]}

Переиздание, пересмотр и вмешательство

В некоторых юрисдикциях после выдачи патента владелец патента может запросить «перевыпуск» патента для исправления ошибок в выданном патенте. Такие «заявки на переоформление» обычно должны быть поданы в течение определенного периода времени после выдачи исходного патента. В некоторых юрисдикциях, например в США, владелец патента может даже попытаться расширить объем изобретения, определенного в формуле изобретения, путем подачи заявки на переиздание, хотя в США расширение переиздания должно быть подано в течение 2 лет с момента выдачи патента. Кроме того, в США только владелец патента может подать заявку на переоформление. Дело Ин Ре Танака ^{[ 13 ]} установил принцип, согласно которому патентообладатель может добавлять узкие зависимые пункты формулы к выданному патенту посредством процесса перевыпуска, поскольку патент с более узкими зависимыми пунктами формулы в меньшей степени подлежит признанию недействительным в ходе судебного разбирательства. Однако чаще всего патентообладатель должен выявить ошибки в исходной формуле изобретения, тем самым отказываясь от некоторого объема формулы изобретения взамен. ^{[ 14 ]}

В Соединенных Штатах «повторная экспертиза» относится к процессу подачи запроса в патентное ведомство еще раз подвергнуть выданный патент дальнейшей экспертизе, сопровождаемой патентами или печатными публикациями, показывающими, что существует новый существенный вопрос патентоспособности («SNQ»). и/или объяснение значимости уровня техники для заявленного изобретения. ^{[ 15 ]} В отличие от других соображений недействительности, при повторной экспертизе будут рассматриваться только патенты и печатные публикации; см. 37 CFR 1.552. ^{[ 16 ]} В отличие от перевыпуска, повторную экспертизу может запросить не только патентообладатель или изобретатель, но и кто угодно , в том числе анонимно, хотя тот, кто просит повторную экспертизу, должен также внести пошлину, которая существенно выше, чем подача новой заявки на патент. Преимущество повторной экспертизы состоит в том, что выданные патенты могут быть либо признаны недействительными, либо снова признаны действительными, без значительных затрат и длительного времени, необходимых для судебного иска о нарушении патентных прав или декларативного судебного решения .

Кроме того, в Соединенных Штатах до вступления в силу Закона об изобретениях в Америке в 2012 году, если поданы две патентные заявки, в которых излагаются претензии, направленные на один и тот же объект, патентное ведомство может объявить о «вмешательстве» и потребовать, чтобы каждая из них стороны предстают перед патентным ведомством, чтобы определить, кто первым обнаружил заявленное изобретение. Эта «практика вмешательства» не соблюдается в большинстве других юрисдикций, поскольку ее устраняет система «первого подачи», используемая в большинстве стран. Во время вмешательства стороны могут представить доказательства, подтверждающие их утверждение о том, что они являются первым изобретателем, а патентное ведомство выносит решение после процедуры вмешательства, аналогичной судебному разбирательству. Практика вмешательства не применяется к патентам, поданным после 12 сентября 2012 г., поскольку США перешли на систему «первым, кто раскрыл информацию», которая во многом аналогична системе «первым, кто подал заявку».

Патентные поверенные и поверенные

В некоторых юрисдикциях только уполномоченные практикующие специалисты могут выступать в патентном ведомстве, хотя заявители ( например, изобретатели) обычно могут представлять себя сами. Это известно как представление pro se .

Обычно заявителю рекомендуется не представлять себя pro se. Например, в США патентный эксперт выдает следующий параграф формы, если очевидно, что заявитель не знаком с политикой и процедурами патентного ведомства: ^{[ 17 ]}

¶ 4.10 Найм адвоката или агента

Экспертиза данной заявки показывает, что заявитель не знаком с процедурой патентного делопроизводства. Хотя изобретатель может подать заявку в суд, отсутствие навыков в этой области обычно выступает в качестве препятствия для обеспечения максимальной защиты раскрытого изобретения. Заявителю рекомендуется воспользоваться услугами зарегистрированного патентного поверенного или агента для рассмотрения заявки, поскольку ценность патента во многом зависит от квалифицированной подготовки и судебного преследования. Офис не может помочь в выборе адвоката или агента.

Список зарегистрированных патентных поверенных и агентов доступен на интернет-сайте USPTO http://www.uspto.gov в указателе сайта в разделе «Список поверенных и агентов». Заявители также могут получить список зарегистрированных патентных поверенных и агентов, расположенных в их регионе, написав в Mail Stop OED, директору Бюро по патентам и товарным знакам США, почтовый ящик 1450, Александрия, Вирджиния, 22313-1450.

См. также

Участие общественности в патентной экспертизе
Patent Prosecution Highway (сотрудничество между некоторыми патентными ведомствами)
Количество нерассмотренных патентных заявок

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Озыхар Т., Барнабей Л., Мирик Д. Когда скорость имеет значение: дискуссия о преимуществах льготного периода в патентном праве для ускорения фармацевтических инноваций во время пандемии. J Law Biosci. 2022;9(1):28 дои: 10.1093/jlb/lsac004.
^ Франзони С., Счеллато Г. Льготный период в международном патентном праве и его влияние на сроки раскрытия информации. Политика Рес. 2010;39(2):200-13 doi: 10.1016/j.respol.2009.11.006.
^ Сомс К. Льготные периоды и патентоспособность. Обзоры природы Открытие лекарств. 2006;5(4):275- doi: 10.1038/nrd2010.
^ Сомс К. Льготные периоды и патентоспособность. Обзоры природы Открытие лекарств. 2006;5(4):275- doi: 10.1038/nrd2010.
^ Батлер Д., Диксон Д. Брюссель отклоняет «льготный период» по патентам. Природа. 1998;395(6702):531- дои: 10.1038/26815.
^ Ранзони С., Счеллато Г. Льготный период в международном патентном праве и его влияние на сроки раскрытия информации. Политика Рес. 2010;39(2):200-13 doi: 10.1016/j.respol.2009.11.006.
^ «37 CFR § 1.111 – Ответ заявителя или владельца патента на неокончательное действие ведомства» . ЛИИ/Институт правовой информации . Проверено 14 марта 2021 г.
^ «37 CFR § 1.135 – Отказ в связи с неспособностью ответить в течение определенного периода времени» . ЛИИ/Институт правовой информации . Проверено 14 марта 2021 г.
^ Новотарски, Марк, «Сокращение количества невыданных патентов и затрат на судебное преследование с использованием данных PAIR», блог по надзору за IP, 16 августа 2010 г.
^ Источник: Insurance IP Bulletin, 15 декабря 2005 г. Архивировано 27 сентября 2007 г., в Wayback Machine.
^ Новотарски, Марк, «Прорывы и отказ от патентов: уровень отказов от патентов является надежным показателем спекулятивных портфелей», блог по надзору за IP, 27 сентября 2010 г.
^ Статья 99 EPC
^ В решении суда по делу Танаки
^ Джастин Хаддлсон, «Сужение патентных претензий при переиздании: хеджирование ваших ставок от недействительности не является приемлемой целью». Архивировано 16 июля 2011 г. в Wayback Machine , Sunstein IP Update (январь 2010 г.).
^ «35 USC 302 Запрос на повторную экспертизу. – Патентное законодательство» . Архивировано из оригинала 11 сентября 2010 г. Проверено 30 сентября 2010 г.
^ «МПЭП» .
^ MPEP 401 Ведомство США по патентам и товарным знакам не может помочь в выборе поверенного [R-5] - 400 Представитель изобретателя или владельца

[Ozyhar-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Озыхар Т., Барнабей Л., Мирик Д. Когда скорость имеет значение: дискуссия о преимуществах льготного периода в патентном праве для ускорения фармацевтических инноваций во время пандемии. J Law Biosci. 2022;9(1):28 дои: 10.1093/jlb/lsac004.

[2] Франзони С., Счеллато Г. Льготный период в международном патентном праве и его влияние на сроки раскрытия информации. Политика Рес. 2010;39(2):200-13 doi: 10.1016/j.respol.2009.11.006.

[3] Сомс К. Льготные периоды и патентоспособность. Обзоры природы Открытие лекарств. 2006;5(4):275- doi: 10.1038/nrd2010.

[4] Сомс К. Льготные периоды и патентоспособность. Обзоры природы Открытие лекарств. 2006;5(4):275- doi: 10.1038/nrd2010.

[5] Батлер Д., Диксон Д. Брюссель отклоняет «льготный период» по патентам. Природа. 1998;395(6702):531- дои: 10.1038/26815.

[6] Ранзони С., Счеллато Г. Льготный период в международном патентном праве и его влияние на сроки раскрытия информации. Политика Рес. 2010;39(2):200-13 doi: 10.1016/j.respol.2009.11.006.

[7] «37 CFR § 1.111 – Ответ заявителя или владельца патента на неокончательное действие ведомства» . ЛИИ/Институт правовой информации . Проверено 14 марта 2021 г.

[8] «37 CFR § 1.135 – Отказ в связи с неспособностью ответить в течение определенного периода времени» . ЛИИ/Институт правовой информации . Проверено 14 марта 2021 г.

[9] Новотарски, Марк, «Сокращение количества невыданных патентов и затрат на судебное преследование с использованием данных PAIR», блог по надзору за IP, 16 августа 2010 г.

[10] Источник: Insurance IP Bulletin, 15 декабря 2005 г. Архивировано 27 сентября 2007 г., в Wayback Machine.

[11] Новотарски, Марк, «Прорывы и отказ от патентов: уровень отказов от патентов является надежным показателем спекулятивных портфелей», блог по надзору за IP, 27 сентября 2010 г.

[12] Статья 99 EPC

[13] В решении суда по делу Танаки

[14] Джастин Хаддлсон, «Сужение патентных претензий при переиздании: хеджирование ваших ставок от недействительности не является приемлемой целью». Архивировано 16 июля 2011 г. в Wayback Machine , Sunstein IP Update (январь 2010 г.).

[15] «35 USC 302 Запрос на повторную экспертизу. – Патентное законодательство» . Архивировано из оригинала 11 сентября 2010 г. Проверено 30 сентября 2010 г.

[16] «МПЭП» .

[17] MPEP 401 Ведомство США по патентам и товарным знакам не может помочь в выборе поверенного [R-5] - 400 Представитель изобретателя или владельца

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]