Достаточность раскрытия информации

Достаточность раскрытия или возможности — это патентного права требование , согласно которому заявка на патент раскрывает заявленное изобретение достаточно подробно, чтобы специалист в данной области мог реализовать это заявленное изобретение. Это требование является основополагающим для патентного права: монополия предоставляется на определенный период времени в обмен на раскрытие общественности того, как создавать или применять изобретение.

Фон

Требование о раскрытии лежит в основе и происхождении патентного права. Изобретателю на определенный период времени в обмен на то, что изобретателя или правопреемнику предоставляется монополия изобретатель раскроет публике, как создавать или применять на практике свое изобретение. Если патент не содержит такой информации, сделка нарушается, и патент не имеет исковой силы или может быть отозван. ^[1]

Изобретатели, которые не желают рассказывать миру о своих изобретениях, по-прежнему имеют некоторую защиту в соответствии с законом о коммерческой тайне , который защищает ценные секреты от незаконного присвоения недобросовестными способами (такими как кража или промышленный шпионаж). Но если изобретатели не подадут заявку на получение действующего, дающего право на патент, они не смогут воспользоваться монопольными правами патентного права и, таким образом, не смогут помешать конкурентам разрабатывать тот же продукт или процесс надлежащими средствами (такими как независимое изобретение или обратный инжиниринг). Раскрытие информации — это цена, которую изобретатель платит за патентную монополию.

Юрисдикции

Европа

Статья 83 Европейской патентной конвенции гласит, что заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области . Достаточность рассматривается экспертом в ходе экспертизы заявки на патент, и для выдачи патента должно быть соблюдено требование статьи 83. Недостаточное раскрытие информации также является основанием для возражения в соответствии со статьей 100(b) EPC .

Например, недостаточность раскрытия может возникнуть, если ссылки на документы по стандартизации предоставляются для поддержки существенных аспектов изобретения, но если эти ссылки недостаточно точны, так что «квалифицированному специалисту придется приложить… чрезмерные усилия, чтобы найти и собрать информацию, необходимую для осуществления изобретения». ^[2]

Недостаточность также является основанием для отзыва патента в соответствии со статьей 72 Закона Великобритании о патентах .

Соединенные Штаты

Патентное законодательство Соединенных Штатов требует, среди прочего, чтобы описание патента «содержало письменное описание изобретения, а также способа и процесса его создания и использования в таких полных, ясных, кратких и точных терминах, как дать возможность любому лицу, квалифицированному в той области, к которой оно относится или с которой оно наиболее тесно связано, изготовить и использовать его». ^[3]

Федеральные суды США и юридические комментаторы интерпретировали это заявление как имеющее два взаимосвязанных, но различных требования: письменное описание и разрешение . ^[4] Хотя требования к включению и письменному описанию имеют много общего, их цели различны.

Требование включения относится к обучению тому, как создавать/использовать изобретение. Напротив, требование письменного описания позволяет владельцу патента обосновать свои претензии, которые определяют границы временной монополии на изобретение. ^[5] Также следует отметить, что суды США рассматривают предоставление прав как «вопрос права, основанный на фактах» (т.е. последнее слово остается за судьей), в то время как требование о письменном описании является вопросом факта, решаемым присяжными. ^[5]

Другими словами, цель письменного описания — поддержать терминологию и объем патентной формулы . Патентообладателю не разрешается заявлять что-то, что не подтверждается текстом раскрытия патента — в этом и заключается цель письменного описания . С другой стороны, цель предоставления возможностей состоит в том, чтобы научить человека с обычными навыками в данной области техники создавать и использовать изобретение без ненужных экспериментов . Расширение возможностей является ключевой частью патентной «сделки»: изобретатель получает монополию в обмен на обучение мира своему изобретению.

Хотя теоретически и «письменное описание», и «разрешение» должны применяться к отдельным искам, когда суды США обнаруживают отсутствие разрешения, они обычно лишают законной силы весь патент, а не отдельные претензии. ^{[ нужна ссылка ]} Историческую эволюцию письменного описания и требований к включению можно найти здесь. ^{[ где? ]}^[4]

Включение

Патентное раскрытие «делает возможным» изобретение, если оно позволяет специалисту в данной области техники применять изобретение на практике без ненужных экспериментов. Патенты могут не пройти этот тест, если они заявляют больше, чем учат: например, патент, который заявляет права на все лампочки, но объясняет только, как сделать лампочку определенного типа. Патент также может быть недействительным, если в нем утверждается использование вольфрамовых нитей в лампочке, но не раскрывается способ изготовления вольфрамовых нитей, и не существует общеизвестного метода их изготовления.

Патентная заявка, не отвечающая требованию о разрешении, может быть отклонена патентным экспертом до выдачи патента или признана недействительной после повторной экспертизы или судебного разбирательства после выдачи. Разрешение определяется на дату подачи заявки на патент, и владельцы патентов не могут использовать эксперименты, проведенные после подачи заявки, для установления действительности своих патентов. ^[6]

Неоправданное экспериментирование

В соответствии с патентным законодательством США требование разрешения не удовлетворяется, если лицо, обладающее «обычными навыками в области техники» ( PHOSITA ) изобретения, не может создать и использовать изобретение без ненужных экспериментов . ^[4]

Неуместное экспериментирование основано не столько на количестве экспериментов, сколько на непредсказуемости результата. ^[7] В «предсказуемых искусствах», таких как изобретения в области механики и программного обеспечения , требуется очень мало описаний. Например, достаточно простой блок-схемы программного обеспечения. Исходный код обычно не требуется. В «непредсказуемых искусствах», таких как химия и фармацевтика , требуется очень подробное описание. ^[8]

В 1988 году Федеральный округ установил 8 факторов Wands , которые можно учитывать при определении того, требует ли раскрытие информации неоправданного экспериментирования: ^[9]

необходимое количество экспериментов;
количество представленных указаний или указаний;
наличие или отсутствие рабочих примеров;
сущность изобретения;
уровень техники;
относительная квалификация специалистов в данной области;
предсказуемость или непредсказуемость искусства; и
широта претензий.

В судебном деле в США в 2005 году несколько патентов Джерома Х. Лемельсона, касающихся считывателей штрих-кода, были признаны недействительными, поскольку спецификация не была достаточно полной, чтобы человек с обычными знаниями в области электротехники мог создать и использовать заявленное изобретение. на момент подачи патента (1954 г.) без ненужных экспериментов. В этом случае суд постановил, что на дату подачи первоначальной заявки на патент в 1954 году лицо, имеющее обычную квалификацию в данной области, было дипломированным инженером-электриком с двухлетним опытом работы. Одна из проблем этого судебного дела, которое было решено в 2005 году нужно было найти экспертов по современному уровню техники, которые были живы в 1954 году. ^{[ нужна ссылка ]}

В мае 2023 года Верховный суд США не учел конкретно восемь факторов Wands в своем решении по делу Amgen Inc против Sanofi . Однако Суд заявил, что спецификация может потребовать разумного количества экспериментов для реализации и использования всего объема заявленного изобретения. ^[10]

Письменное описание и владение

В Соединенных Штатах потенциальный патентообладатель должен предоставить «письменное описание» изобретения, достаточное для обоснования требований патента во время патентной экспертизы. «Письменное описание» определяет объем притязаний. ^[11]

Цель этого правила – избежать спекулятивной подачи заявителями заявок на патенты на изобретения, которые они еще не изобрели, чтобы получить приоритет перед конкурентами. Как Федеральный округ пояснил в деле Amgen Inc. против Hoechst Marion Roussel, Inc. 314 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2003), «цель требования о письменном описании состоит в том, чтобы помешать заявителю впоследствии утверждая, что он изобрел то, чего не делал».

Показательным историческим решением по вопросу «письменного описания» стало дело Рочестерского университета против Сирла . ^[12] в связи с патентами на ингибиторы ЦОГ-2 . В начале 1990-х годов ученые из Рочестерского университета обнаружили две разные циклооксигеназы , называемые ЦОГ-1 и ЦОГ-2 . В большинстве патентов желательно ингибировать ЦОГ-2, а не ЦОГ-1. Ранее известные НПВП ингибируют ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и, таким образом, не только уменьшают воспаление, но и вызывают побочные эффекты, такие как расстройство желудка, раздражение, язвы и кровотечения. Это революционное открытие побудило учёных из Рочестера запустить программу разработки селективных ингибиторов ЦОГ-2, и они разработали метод скрининга таких ингибиторов, который стал предметом патента US5837479, выданного в 1998 году, в котором утверждались методы «идентификации соединения, которое ингибирует синтез простагландинов, катализируемый простагландин H-синтазой-2 млекопитающих (PGHS-2)». Раскрывая открытие целевого фермента (который является непатентованным продуктом природы ) и методов идентификации его ингибиторов, патент США 5837479 не предоставил каких-либо конкретных формул для заявленных ингибиторов. «Соответственно, суд пришел к выводу, что требования патента недействительны из-за отсутствия письменного описания», поскольку «в нем заявлен метод достижения биологического эффекта, но не раскрыты соединения, которые могут достичь этого результата». ^[13]

Подводя итог: без требования письменного описания/достаточного раскрытия заявитель может задержать научно-технический прогресс, не позволяя конкурентам изобрести что-то, что заявитель еще не изобрел (т.е. не описал в своей патентной заявке). Таким образом, требование письменного описания усиливает идею о том, что патенты являются наградой за изобретения, поскольку от заявителя требуется доказать, что он владеет изобретением. ^[14]

Депонирование биологического материала

Биологический (т.е. «способный к самовоспроизведению прямо или косвенно») ^[15] материалы (такие как дрожжи, водоросли, простейшие, эукариотические клетки, клеточные линии, гибридомы, плазмиды, вирусы, клетки растительных тканей, лишайники, семена, векторы, клеточные органеллы и т. д.) могут быть запатентованы в США как композиции веществ или как изделия. производства при условии, что они полезны, новы и неочевидны. Однако точное описание (например, молекулярная структура ) в таких случаях не всегда возможно, что затрудняет соблюдение письменных требований к описанию и разрешению претензий, касающихся биологических материалов. Одним из вариантов заявить о таких биологических изобретениях является использование патентов на растения . Другим вариантом является использование обычных патентов на полезные ископаемые в сочетании с депонированием заявленного биологического материала в соответствии с Будапештским договором 1977 года. Законодательство США разрешает производить такое биологическое депонирование в любое время до выдачи патента (а в некоторых случаях во время повторной экспертизы ), однако во многих других странах требуется внести залог перед подачей заявки на патент. ^[15] Такие депозиты обычно делаются на срок 30 лет.

Лучший режим

В Соединенных Штатах требование достаточности раскрытия дополняется дополнительным требованием, которое обычно не встречается в других национальных патентных юрисдикциях: «требование наилучшего режима». Согласно требованию, раскрытие также должно содержать «наилучший способ» изобретателя создать или реализовать изобретение. Например, если изобретатель знает, что для достижения оптимальных характеристик жидкость следует нагреть до 250 градусов, но раскрывает в патенте, что жидкость следует нагреть до «более 200 градусов», то изобретатель не раскрыл свой «лучший режим» для осуществления изобретения. Лучший вариант должен быть раскрыт для всего изобретения, а не только его инновационных аспектов. ^[16]

Цель требования «наилучшего варианта» — обеспечить полное раскрытие информации, чтобы изобретатель не мог «раскрывать только то, что, как он знает, является его вторым лучшим вариантом, оставляя лучшее для себя». ^[17]

«Требование наилучшего режима» применяется только к тому, что изобретатель знал на момент подачи заявки, а не к тому, что обнаружено впоследствии. ^[18]

После принятия AIA законодательство США больше не допускает признания патента США недействительным из-за нераскрытия наилучшего режима, хотя технически лучший режим по-прежнему должен быть раскрыт в соответствии с формулировкой раздела 112 раздела 35 USC.

См. также

Ссылки

^ См., например, статью 100(b) EPC и статью 138(1)(b) EPC ; Решение T 1452/06 от 10 мая 2007 г. (Апелляционная коллегия Европейского патентного ведомства) , пункт 23 «Причин»: «Основной принцип патентной системы заключается в том, что исключительные права могут быть предоставлены только в обмен на полное раскрытие изобретение, (...)».
^ Решение Апелляционного совета ЕПВ T 1191/04 от 22 ноября 2007 г. , Причины 2, Факты V. 6.
^ 35 USC 112 (1)
^ Jump up to: ^а ^б ^с Сэмпсон, Маргарет (2000). «Эволюция требований к разрешениям и письменному описанию в соответствии с § 112 раздела 35 USC в области биотехнологии». Журнал технологического права Беркли . 15 (3): 1233–1274. дои : 10.15779/z38566h . JSTOR 24115688 .
^ Jump up to: ^а ^б Холман, Кристофер М. (апрель 2018 г.). «Разрешение используется как« требование к сверхписьменному описанию »для отмены приговора присяжных на сумму 2,5 миллиарда долларов» . Отчет о законе о биотехнологиях . 37 (2): 63–67. дои : 10.1089/blr.2018.29062.cmh .
^ « В судебном процессе о нарушении патентных прав '318 » (PDF) . Проверено 18 июня 2023 г.
^ Эллиотт, Джордж (сентябрь 2007 г.). «Основы патентов США и патентной системы» . Журнал AAPS . 9 (3): Е317–Е324. дои : 10.1208/aapsj0903035 . ПМЦ 2751480 . ПМИД 17915834 .
^ Ресурсы, МПЭП. «МПЭП» . www.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.
^ In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Федеральный округ, 1988 г.)
^ «Amgen Inc. против Санофи, 598 США ___ (2023 г.)» . Закон Юстии . Проверено 13 января 2024 г.
^ Слияние, Даффи. Патентное право и политика: кейсы и материалы. 5-е издание. 2011. Лекси Нексис
^ Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc., 2004. F 3d. 358/Нет. 03-1304, 916. https://scholar.google.com/scholar_case?case=7591116462080156066&q=Rochester,+Searle,+federal+circuit&hl=en&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1 . (в повторном слушании в полном объёме отказано в деле Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc.: ходатайство о повторном слушании в полном объёме отклонено. 2004. № 03-1304. https://scholar.google.com/scholar_case?case=16767896458902625336&q =Рочестер,+Сирл,+федеральная+схема&hl=en&scisbd=2&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1
^ Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc., 2004. F 3d. 358/Нет. 03-1304, 916: https://scholar.google.com/scholar_case?case=7591116462080156066&q=Rochester,+Searle,+federal+circuit&hl=en&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1
^ Майкл А. Грин, Комментарий, Позолота Лилли: § 112 Требование к письменному описанию отдельно от включения, 52 BCL Rev. E. Supp. 213 (2011), http://www.bc.edu/bclr/esupp_2011/17_greene.pdf .
^ Jump up to: ^а ^б «МПЭП» . mpep.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.
^ « Аджиномото Ко. против решения суда Комиссии по международной торговле» (PDF) . Проверено 18 июня 2023 г.
^ В отношении Нельсона , 280 F.2d 172, 184 (CCPA 1960)
^ Ресурсы, МПЭП. «МПЭП» . www.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.

Дальнейшее чтение

Мэтью Дж. Дауд, Нэнси Дж. Лейт и Джеффри С. Уивер, Нанотехнологии и лучший способ , Нанотехнологическое право и бизнес , сентябрь 2005 г. [1] (файл в формате PDF)
Стивен Б. Уолмсли, Лучший режим: призыв исправить или пожертвовать этим нарушенным требованием патентного законодательства США , 9 Mich. Telecomm. Тех. L. Rev. 125 (2002), доступно по адресу [2]

Внешние ссылки

Статья 5 PCT : Описание (в Договоре о патентной кооперации )
Статья 83 EPC : Раскрытие изобретения (в Европейской патентной конвенции )
35 USC § 112 : Спецификация (в Кодексе США )

[1] См., например, статью 100(b) EPC и статью 138(1)(b) EPC ; Решение T 1452/06 от 10 мая 2007 г. (Апелляционная коллегия Европейского патентного ведомства) , пункт 23 «Причин»: «Основной принцип патентной системы заключается в том, что исключительные права могут быть предоставлены только в обмен на полное раскрытие изобретение, (...)».

[2] Решение Апелляционного совета ЕПВ T 1191/04 от 22 ноября 2007 г. , Причины 2, Факты V. 6.

[3] 35 USC 112 (1)

[Sampson2000-4] Jump up to: ^а ^б ^с Сэмпсон, Маргарет (2000). «Эволюция требований к разрешениям и письменному описанию в соответствии с § 112 раздела 35 USC в области биотехнологии». Журнал технологического права Беркли . 15 (3): 1233–1274. дои : 10.15779/z38566h . JSTOR 24115688 .

[Billion_Jury_Verdict_2018._p._37/2-5] Jump up to: ^а ^б Холман, Кристофер М. (апрель 2018 г.). «Разрешение используется как« требование к сверхписьменному описанию »для отмены приговора присяжных на сумму 2,5 миллиарда долларов» . Отчет о законе о биотехнологиях . 37 (2): 63–67. дои : 10.1089/blr.2018.29062.cmh .

[6] « В судебном процессе о нарушении патентных прав '318 » (PDF) . Проверено 18 июня 2023 г.

[7] Эллиотт, Джордж (сентябрь 2007 г.). «Основы патентов США и патентной системы» . Журнал AAPS . 9 (3): Е317–Е324. дои : 10.1208/aapsj0903035 . ПМЦ 2751480 . ПМИД 17915834 .

[8] Ресурсы, МПЭП. «МПЭП» . www.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.

[9] In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Федеральный округ, 1988 г.)

[10] «Amgen Inc. против Санофи, 598 США ___ (2023 г.)» . Закон Юстии . Проверено 13 января 2024 г.

[11] Слияние, Даффи. Патентное право и политика: кейсы и материалы. 5-е издание. 2011. Лекси Нексис

[12] Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc., 2004. F 3d. 358/Нет. 03-1304, 916. https://scholar.google.com/scholar_case?case=7591116462080156066&q=Rochester,+Searle,+federal+circuit&hl=en&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1 . (в повторном слушании в полном объёме отказано в деле Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc.: ходатайство о повторном слушании в полном объёме отклонено. 2004. № 03-1304. https://scholar.google.com/scholar_case?case=16767896458902625336&q =Рочестер,+Сирл,+федеральная+схема&hl=en&scisbd=2&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1

[13] Университет Рочестера против GD Searle & Co., Inc., 2004. F 3d. 358/Нет. 03-1304, 916: https://scholar.google.com/scholar_case?case=7591116462080156066&q=Rochester,+Searle,+federal+circuit&hl=en&as_sdt=4,60,131,189&as_ylo=2000&as_vis=1

[14] Майкл А. Грин, Комментарий, Позолота Лилли: § 112 Требование к письменному описанию отдельно от включения, 52 BCL Rev. E. Supp. 213 (2011), http://www.bc.edu/bclr/esupp_2011/17_greene.pdf .

[auto-15] Jump up to: ^а ^б «МПЭП» . mpep.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.

[16] « Аджиномото Ко. против решения суда Комиссии по международной торговле» (PDF) . Проверено 18 июня 2023 г.

[17] В отношении Нельсона , 280 F.2d 172, 184 (CCPA 1960)

[18] Ресурсы, МПЭП. «МПЭП» . www.uspto.gov . Проверено 18 июня 2023 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]