Полезность (требование патентоспособности)

Не путать с патентом на полезную модель или полезной моделью .

В США патентном праве полезность является условием патентоспособности . Как предусмотрено раздела 35 Кодекса США   § 101 , изобретение является «полезным», если оно обеспечивает некоторую определяемую выгоду и пригодно для использования, и «бесполезным» в противном случае. Большинство изобретений обычно не оспариваются как бесполезные. но доктрина препятствует патентованию фантастических или гипотетических устройств, таких как вечные двигатели .

Руководящие принципы патентных экспертов требуют, чтобы патентная заявка отражала конкретную, заслуживающую доверия и существенную полезность. Отклонение экспертом обычно требует документальных доказательств, подтверждающих prima facie отсутствие конкретной, существенной и заслуживающей доверия полезности.

Основная причина введения требования о полезности заключается в предотвращении выдачи патентов на вещи, которые являются спекулятивными и могут блокировать полезные изобретения в будущем. В фармацевтическом контексте проблема полезности обычно возникает, когда имеется патентная заявка на новое лекарство, но в описании патента не указано (или не доказано), какое заболевание лечит это лекарство. Примечательно, что для подачи заявки на патент не требуется полного FDA одобрения препарата . Достаточно продемонстрировать, что этот кандидат в лекарственные средства проходит некоторые установленные испытания in vitro (см. ниже).

Один комментатор объяснил в 1853 году обоснование против бесполезных изобретений следующим образом:

Патент на бесполезное изобретение одни считают недействительным по общему праву, другие считают его недействительным в силу Статута о монополиях , который делает недействительными предоставление привилегий, которые наносят ущерб торговле или вообще неудобны. Теперь, если бы была разрешена монополия на бесполезное изобретение, другим лицам было бы запрещено улучшать его или использовать его для каких-либо целей, так что это могло бы затруднить сочетание полезностей. Это помешало бы настоящим изобретателям и, следовательно, нанесло бы вред обществу в целом.

В европейском патентном праве и Договоре о патентной кооперации вместо полезности используется термин «промышленная применимость» . Хотя он служит той же цели, что и требования США к полезности и патентоспособным объектам , на практике он более узок.

Критерии полезности

При рассмотрении требований полезности патентов необходимо учитывать три основных фактора: работоспособность изобретения, полезное использование изобретения и практическое использование изобретения.

Работоспособность

Важность работоспособности как требования претензий оспаривается.

Дженис Мюллер утверждает, что неработоспособное изобретение может не соответствовать требованиям, предусмотренным § 112 раздела 35 USC, потому что «изобретатель не может должным образом описать, как использовать неработоспособное изобретение...». Однако, как авторитетный учебник г-жи Мюллер цитирует другой учебник, «Лэндис по механике составления патентных заявок», который сам цитирует раздел 2173.05(l). в Руководстве по проведению патентной экспертизы . Раздел 2173.05(l) не был частью Руководства по процедуре патентной экспертизы с 1990-х годов. Самая последняя версия Руководства по процедуре патентной экспертизы — 2107.01:

Ситуации, когда изобретение оказывается «неработоспособным» и, следовательно, бесполезным, редки, а отказы, поддержанные федеральным судом исключительно на этом основании, еще реже. Во многих из этих дел полезность, заявленная заявителем, считалась «невероятной в свете знаний данной области или фактически вводящей в заблуждение» при первоначальном рассмотрении Ведомством. ... Другие случаи позволяют предположить, что при первоначальной оценке Ведомство сочло заявленную полезность несовместимой с известными научными принципами или «в лучшем случае умозрительной» относительно того, действительно ли в изобретении присутствовали атрибуты изобретения, необходимые для придания заявленной полезности. ... Как бы то ни было, основной вывод суда по этим делам заключался в том, что на основании фактических материалов дела было ясно, что изобретение не могло и не работало так, как утверждал изобретатель. Действительно, использование множества ярлыков для описания одной проблемы (например, ложное утверждение о полезности) привело к некоторой путанице, которая существует сегодня в отношении отклонения, основанного на требовании «полезности».

Выгодная полезность

Полезная полезность стала требованием патентного права США в 1817 году в результате дела Лоуэлл против Льюиса (1 Мейсон, 182; 1 Робб, Пат. Кас. 131 Окружной суд, Д. Массачусетс. Майский срок, 1817 г.). Критерий полезности, установленный в этом деле, заключается, как написал судья Джозеф Стори в решении Суда, что для того, чтобы быть патентоспособным, изобретение должно быть «полезным» и «не должно быть легкомысленным или вредным для благосостояния, хорошей политики или здоровая мораль общества». Однако, несмотря на это постановление, патенты продолжали выдаваться на устройства, которые можно было считать аморальными (например, устройства для азартных игр, см., например, Брюэр против Лихтенштейна). и ex parte Мерфи ) или обманчивым (см . дело Juicy Whip, Inc. против Orange Bang, Inc. (дело о автомате для раздачи сока, который, возможно, обманул общественность, заставив поверить в то, что жидкость, увиденная в прикрепленном резервуаре, была именно той жидкостью, которая выдавалась)). В деле Juicy Whip Апелляционный суд Федерального округа положил конец этому требованию: «Конгресс никогда не предполагал, что патентные законы должны заменять полицейские полномочия штатов, подразумевая под этим термином те полномочия, с помощью которых здоровье, порядок, содействуются миру и общему благосостоянию общества… мы не находим в статье 101 никаких оснований считать, что изобретения могут быть признаны непатентованными из-за отсутствия полезности просто потому, что они способны обмануть некоторых представителей общественности». ( Juicy Whip Inc. v. Orange Bang Inc. , 185 F.3d 1364, 1367–68, 51 USPQ2d 1700, 1702-03 (Федеральный округ, 1999 г.), см. также Руководство по процедуре патентной экспертизы 706.03(a)(II))

Практическая полезность

Последняя категория полезности — практическая или специфическая полезность. По словам Мюллера, «чтобы изобретение было патентоспособным, оно должно найти применение в реальной жизни». Порог полезности относительно легко удовлетворить для механических, электрических или новых изобретений, поскольку цель требования полезности состоит в том, чтобы гарантировать, что изобретение работает на некотором минимальном уровне. Однако требование практической или специфической полезности для патентоспособности может быть труднее удовлетворить для химических или биологических изобретений из-за уровня неопределенности в этих областях. Верховный суд США в деле Бреннер против Мэнсона (в 1966 г.) постановил, что новый процесс изготовления известного стероида не удовлетворяет требованию полезности, поскольку заявители на патент не доказали, что стероид выполняет какую-либо практическую функцию. Суд постановил: «...патент на процесс в области химии, который не был разработан и не указал на степень специфической полезности, создает монополию на знания, которая должна предоставляться только в том случае, если это четко предусмотрено законом». Практическая или специфическая полезность — это требование, чтобы изобретение имело конкретную цель.

История и развитие

Самый первый Закон о патентах США 1790 года требовал, чтобы патентоспособные изобретения были «достаточно полезными и важными». В деле 1817 года Лоуэлл против Льюиса (Окружной суд, Д. Массачусетс) было провозглашено, что: слово «полезный», следовательно, включено в закон о [Патентах] в отличие от вредного или аморального. Это очень широкое определение сохранилось и в двадцатом веке. Это послужило основой доктрины полезности , которая исключает из патентоспособности все аморальное или лживое. Однако в 1970-х годах после дел об установлении патентоспособности игрового автомата в 1977 г. и автоматы для напитков с декоративными резервуарами, в которых не содержался фактически выдаваемый напиток, Ведомство США по патентам и товарным знакам и федеральные суды больше не принимают во внимание полезную полезность, а также лживые или аморальные качества изобретений.

Однако не только «вредные или аморальные» изобретения мешают утилитарный вызов. Часто новые химические вещества, которые, как известно, полезны как класс, но не продемонстрировали «специфическую, существенную и надежную полезность». отказывают в патенте. Важным решением в этой области является решение по делу Бреннер против Мэнсона 1966 года . В этом случае SCOTUS пришел к выводу, что новый стероид не является «полезным» в значении патентного закона, поскольку на момент подачи заявки у него не было определенного применения. «Патент не является охотничьей лицензией», - заявил суд. Это «не награда за поиски, а компенсация за успешное завершение [поиска]». Этот стандарт полезности не может быть достигнут до тех пор, пока «конкретная выгода не появится в доступной в настоящее время форме».

В тот же день, что и Бреннер против Мэнсона , суд вынес решение по двум другим делам: «Ин ре Кирк» и «Ин ре Джоли» . В этих случаях было отказано в патентоспособности химических промежуточных продуктов для продуктов, применение которых не известно.

В 1955 году Апелляционный суд Федерального округа США в Ин-ре-Брана разъяснил, что требование полезности фармацевтических изобретений не требует официального одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами . Вместо этого in vitro достаточно подтверждения эффективности с использованием известного теста.

В 1995 году ВПТЗ США опубликовало новые рекомендации по полезности, которые устранили «существенные», но сохранили «конкретные» и «достоверные» требования. В случае процесса производства химикатов полезность процесса может быть установлена ​​только в том случае, если продукт этого процесса имеет полезность. Таким образом, процесс, в результате которого получаются только продукты, применение которых не известно, не является патентоспособным.

Еще одним знаковым решением, связанным с полезностью биологических изобретений, стало дело 2005 года по делу Фишера . Он отрицал патентоспособность экспресс-меток последовательностей (которые представляют собой «небольшие части целого гена, которые можно использовать для идентификации неизвестных генов и картирования их положений в геноме»), поскольку на момент выдачи патента их единственное известное применение приложение было инструментом исследования.

Полезность изобретения должна быть продемонстрирована в самой заявке на патент. Действия после подачи заявления не могут использоваться для доказательства полезности.

Бремя доказывания в ходе судебного преследования

Во время патентного разбирательства раскрытая полезность считается действительной. Патентное ведомство несет бремя опровержения полезности. Стандарт, который использует ВПТЗ США, заключается в том, вероятнее ли, что он будет недостаточно полезен с точки зрения человека, обладающего обычными навыками в данной области . Если эксперт доказывает, что изобретение бесполезно, бремя доказывания полезности переходит на заявителя. Затем заявитель может предоставить дополнительные данные для обоснования вывода о полезности. Изобретение должно обладать полезностью на момент подачи заявки.

См. также

• Diamond v. Diehr
• Невероятная полезность
• Сведение к практике
• State Street Bank против Signature Financial Group
• Достаточность раскрытия информации
• Полезность в канадском патентном праве
• Полезная модель

Внешние ссылки

• 2107 Руководство по проверке заявок на соответствие требованиям коммунальных услуг (веб-сайт USPTO)