Rosetta Stone Ltd. против Google, Inc.
| Rosetta Stone Ltd. против Google, Inc. | |
|---|---|
 | |
| Суд | Апелляционный суд США четвертого округа |
| Решенный | 9 апреля 2012 г. |
| Цитирование | 676 Ф.3д 144 (Дело № 10-2007) |
| История болезни | |
| Предыдущая история | 730 Ф. Доп. 2д 531 ( ЭД Вирджиния, 2010 г.) |
| Держа | |
| Четвертый округ отменил решение окружного суда по ходатайству Google о вынесении упрощенного решения о прямом нарушении прав на товарный знак , сопутствующем нарушении прав на товарный знак и размывании товарного знака . Четвертый округ оставил в силе решение окружного суда, вынесенное в порядке упрощенного судопроизводства, по ходатайству Google о косвенном нарушении прав на товарный знак, а также оставил в силе решение окружного суда по ходатайству Google об отклонении заявления о неосновательном обогащении . | |
| Членство в суде | |
| Судьи сидят | Уильям Б. Трэкслер мл. , Барбара Милано Кинан , Клайд Х. Хэмилтон |
| Мнения по делу | |
| Большинство | Тракслер |
| Ключевые слова | |
Розетта Стоун против. Google , 676 F.3d 144 (4-й округ, 2012 г.) [1] было решением Апелляционного суда США четвертого округа , оспаривавшим законность программы Google AdWords . Суд отменил вынесенное в порядке упрощенного судопроизводства решение компании Google, согласно которому Google AdWords не являлся нарушением закона о товарных знаках (см. федеральный закон Лэнхэма , 15 USC § 1114 (1)).
Хотя другие дела касались нарушения прав на товарные знаки в контексте онлайн-рекламы по ключевым словам (см . Playboy Enterprises, Inc. против Netscape Communications Corp. , Google, Inc. против American Blind & Wallpaper Factory, Inc. ), дело Rosetta Stone против Google. рассматривается последний серьезный американский вызов программе Google AdWords. [2] Хотя Розетта Стоун «выиграла» отмену решения, вынесенного в упрощенном порядке, последующее соглашение между двумя сторонами побудило комментаторов заявить, что Google выиграла битву за рекламу торговых марок по ключевым словам. [2]
Предыстория [ править ]
Google использует версию рекламы по ключевым словам , теперь известную как Google Ads , а ранее известную как Google AdWords. С октября 2000 года [3] Google размещает платные объявления вверху и внизу страницы результатов поиска. [3] Каждый раз, когда кто-то вводит поисковый запрос, Google проводит аукцион, чтобы определить, какую рекламу показывать. Аукцион учитывает релевантность объявления, а также денежную ставку, сделанную для этого ключевого слова каждым рекламодателем. [4] Большинство рекламодателей Google платят на основе цены за клик . [3]
В 2004 году Google изменил свою политику и начал разрешать рекламодателям делать ставки на слова, защищенные товарными знаками. В 2009 году Google еще больше изменил свою политику AdWord, теперь разрешая использование товарных знаков как в рекламном тексте, так и в качестве ключевых слов рекламы. [1] [5] В результате изменения политики против Google было подано более двадцати исков о нарушении прав на товарный знак. [6]
В ответ на изменение политики AdWord Rosetta Stone , производитель популярного программного обеспечения для изучения иностранных языков, подала иск против Google за нарушение Закона Лэнхэма , утверждая, что Google «помогает третьим лицам вводить потребителей в заблуждение и незаконно присваивать знаки Rosetta Stone, используя их в качестве «Ключевое слово» вызывает платную рекламу и ее использование в тексте или заголовке платной рекламы». [7] [8] [9] Rosetta Stone подали в суд конкретно за: прямое нарушение прав на товарный знак, сопутствующее нарушение прав на товарный знак, косвенное нарушение прав на товарный знак и размывание товарного знака. [8] Розетта Стоун также подала в суд за неосновательное обогащение в соответствии с законодательством штата Вирджиния. [8]
Окружной суд удовлетворил ходатайство Google о вынесении упрощенного решения по всем искам в соответствии с Законом Лэнхэма, установив, что не было никакого путаницы среди потребителей, использование Google ключевых слов, защищенных товарными знаками, было функциональным, а использование ключевых слов, защищенных товарными знаками, было либо номинальным добросовестным использованием, либо способствовало увеличению количества Rosetta. Узнаваемость бренда Stone. [1] Окружной суд также удовлетворил ходатайство Google об отклонении иска Розетты Стоун о неосновательном обогащении. [8] Розетта Стоун подала апелляцию по всем искам в Четвертый округ, который рассмотрел дело заново . [1]
Проведение суда [ править ]
Четвертый округ отменил решение окружного суда, вынесенное в упрощенном порядке, в отношении прямого нарушения прав на товарный знак, сопутствующего нарушения прав на товарный знак и размывания товарного знака. Суд подтвердил вынесение решения в порядке упрощенного судопроизводства по иску о нарушении прав на товарный знак и удовлетворил ходатайство об отклонении дела в связи с неосновательным обогащением по иным мотивам, чем районный суд. [1]
Анализ [ править ]
Прямое нарушение прав на товарный знак [ править ]
Чтобы добиться победы в деле о прямом нарушении прав на товарный знак в соответствии с Законом Лэнхэма, истец должен доказать:
- Что они владеют действительным знаком
- Ответчик использовал товарный знак в коммерческих целях без разрешения истца.
- Ответчик использовал знак (или его имитацию) «в связи с продажей, распространением или рекламой» товаров или услуг; и
- Использование ответчиком знака может запутать потребителей. [1] [9]
В апелляции оспаривался только пункт «вероятность путаницы». [1] В Четвертом округе вероятность путаницы определяется с учетом девяти факторов: (1) сила или отличительность знака истца, который фактически используется на рынке; (2) сходство двух знаков для потребителей; (3) сходство товаров или услуг, которые обозначаются знаками; (4) сходство средств, используемых держателями марок; (5) сходство рекламы, используемой держателями марок; (6) намерение ответчика; (7) настоящая путаница; (8) качество продукции ответчика; и (9) искушенность потребителей. [10]
Суд сначала подтвердил ограниченный факторный анализ районного суда. [1] Окружной суд рассмотрел только намерение, фактическую путаницу и сложность поглощающих общественных факторов. [8] Однако суд не согласился с доводами районного суда по всем трем факторам. [1]
Суд указал на изменение Google политики в отношении товарных знаков AdWord и на ожидание Google судебных исков по товарным знакам в результате этого изменения, чтобы установить, что существует реальная проблема с фактами в отношении намерений Google, и отменил решение окружного суда, вынесенное в порядке упрощенного судопроизводства. [1]
Что касается фактического замешательства потребителей, суд постановил, что окружной суд не принял во внимание должным образом путаницу со спонсорством. Закон Лэнхэма допускает путаницу у потребителей относительно источника происхождения товаров или путаницу в том, спонсируется ли товар владельцем товарного знака. [9] Таким образом, суд счел рассмотрение окружным судом фактических доказательств замешательства потребителей ошибочным. [1] Рассмотрев эти доказательства, суд установил, что показания реальных потребителей, свидетельствующие о путанице и количестве жалоб в центр обслуживания клиентов Rosetta Stone, поднимают реальный вопрос о том, имела ли место фактическая путаница, и отменил решение окружного суда об упрощенном порядке. суждение. [1]
Наконец, Суд пришел к выводу, что искушенность потребителей является слишком определяющим фактором, чтобы принимать решение по ходатайству о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства. [1]
Функциональность [ править ]
в Доктрина функциональности законе о товарных знаках запрещает права на товарные знаки в отношении функциональных особенностей продукта или его упаковки. ( 15 USC § 1052 (e)(5)) [9] Функциональность определяется как особенность продукта, которая важна для использования или назначения продукта, или если эта функция влияет на стоимость или качество продукта. [11]
Окружной суд установил, что даже если Rosetta Stone сможет обосновать введение в заблуждение потребителей, он вынесет упрощенное решение по прямому иску о товарном знаке на основе доктрины функциональности. [8] Окружной суд установил, что ключевые слова выполняли важную функцию индексации, позволяя Google легко идентифицировать информацию в своих базах данных. [8] Окружной суд также установил, что ключевые слова выполняют рекламную функцию для потребителей, позволяя им находить конкретную информацию, товары или услуги, а также сравнивать цены. [8]
Суд полностью отверг применение доктрины функциональности при данных обстоятельствах. [1] Суд постановил, что надлежащим местом для анализа функциональности является то, как торговая марка связана с функциональностью реального продукта, а не то, улучшает ли она работу компьютерной программы Google. [1]
Сопутствующее нарушение [ править ]
Сопутствующее нарушение прав происходит, когда производитель или дистрибьютор намеренно побуждает другого нарушить права на товарный знак или если он продолжает поставлять свою продукцию тому, кто, как ему известно или имеет основания знать, участвует в нарушении прав на товарный знак. В таких ситуациях производитель или дистрибьютор несет солидарную ответственность за любой вред, причиненный в результате обмана. [11] Общих знаний недостаточно; ответчик должен поставлять свою продукцию или услуги «установленным лицам», о которых он знает или имеет основания знать, что они участвуют в нарушении прав на товарный знак. [1]
Окружной суд опирался на дело Tiffany Inc. против eBay, Inc. , где Второй округ отклонил иск eBay о нарушении прав на товарный знак против Tiffany's , чтобы вынести решение против иска Rosetta Stone о дополнительном нарушении прав. [8] В этом случае Второй окружной суд постановил, что получение тысяч уведомлений о поддельных украшениях Tiffany не означает «знает или имеет основания знать» от имени eBay. [12] Окружной суд установил, что вручение Rosetta Stone около 200 уведомлений о спонсорских ссылках, рекламирующих поддельное программное обеспечение Rosetta Stone, недостаточно для доказательства того, что Google знал или имел основания знать, что сайты нарушают права на товарные знаки. [8]
Суд отменил решение, установив, что оценка доказательств окружным судом показала, что Розетта Стоун не отвечает своему бремени упрощенного вынесения решения. [1] Однако вопрос заключался в том, выполнила ли Google свое бремя вынесения упрощенного решения и предоставила ли доказательства в поддержку иска Розетты Стоун, и что решение Tiffany Inc. против eBay, Inc. было принято после судебного разбирательства и, следовательно, имело ограниченное применение в данном случае, суд отменил решение. решение районного суда в упрощенном порядке. [1]
Неосновательное обогащение [ править ]
Окружной суд постановил, что Rosetta Stone не ссылалась на неявное обещание заплатить, тем самым удовлетворив ходатайство Google об отклонении дела. [8] Суд счел это неправильным толкованием стандарта неосновательного обогащения, но поддержал ходатайство об отклонении дела на том основании, что Розетта Стоун не привела факты, свидетельствующие о том, что она предоставила Google выгоду, за которую Google следовало бы разумно ожидать возмещения. [1]
Размывание товарного знака [ править ]
В 1996 году Конгресс принял Федеральный закон о размывании товарных знаков (с поправками, внесенными в 2006 году принятием Закона о пересмотре размытия товарных знаков 2006 года ), который установил федеральный иск о размывании товарных знаков . [13] Чтобы заявить иск о разводнении prima facie , истец должен заявить, что:
- Она владеет знаменитой маркой, которая является отличительной
- Ответчик начал использовать товарный знак в коммерческой деятельности, что предположительно размывает знаменитый товарный знак.
- Сходство между знаком Ответчика и знаменитым знаком приводит к ассоциации между знаками; и
- Ассоциация может ухудшить различительную способность известного знака или нанести вред репутации известного знака. [9]
Размывание товарного знака не связано с введением в заблуждение потребителей, вместо этого размытие связано с сведением на нет коммерческой силы и ценности существующего товарного знака в результате его несанкционированного использования другими лицами. [12]
Окружной суд удовлетворил ходатайство Google о вынесении упрощенного решения по иску о размывании акций по двум причинам. [8] Во-первых, компания Google использовала знак Rosetta Stone не для идентификации своих собственных товаров и услуг, и поэтому положения Закона Лэнхема о добросовестном использовании защищали Google от претензий Rosetta Stone. [8] Во-вторых, товарный знак Rosetta Stone не был размыт, поскольку Rosetta Stone не смогла доказать, что использование Google могло ухудшить различительную способность известного знака или нанести ущерб репутации известного знака. [8] Вынося решение против размывания, окружной суд в первую очередь опирался на повышение узнаваемости бренда Rosetta Stone после введения новой политики Google в отношении товарных знаков AdWord. [8]
Что касается добросовестного использования, Суд установил, что номинальные положения о добросовестном использовании являются защитой, возлагая бремя доказывания на Google, а не на Rosetta Stone. [1] Более того, окружной суд не смог проанализировать, действовала ли Google добросовестно, что является требованием добросовестного использования. [1]
Что касается второй причины, Суд установил, что вероятность разводнения представляет собой шестифакторный анализ, в ходе которого суд должен учитывать:
- Степень сходства между знаком или фирменным наименованием и известным знаком.
- Степень присущей или приобретенной различительности известного знака.
- Степень, в которой владелец известного знака осуществляет по существу эксклюзивное использование знака.
- Степень узнаваемости знаменитой марки
- намеревался ли пользователь знака или торговой марки создать ассоциацию со знаменитым знаком
- Любая фактическая связь между знаком или торговым наименованием и известным знаком [1]
Окружной суд проанализировал только один фактор — степень признания знака Rosetta Stone. [1] Суд удалил решение, чтобы суд низшей инстанции мог рассмотреть дополнительные факторы, которые могут иметь значение. [1]
Последующее развитие [ править ]
Прежде чем начать новое судебное разбирательство, Rosetta Stone и Google согласились урегулировать все претензии. [14] 31 октября 2012 года обе компании опубликовали через Reuters совместное заявление , в котором говорилось: «Rosetta Stone Inc и Google согласились отклонить трехлетний иск о нарушении прав на товарный знак между ними и осмысленно сотрудничать в борьбе с онлайн-рекламой контрафактных товаров и предотвратить неправомерное использование и злоупотребление товарными знаками в Интернете». [14] Условия урегулирования не разглашаются. [14]
Последствия [ править ]
Google полагается на AdWord как на основной источник дохода для своего бизнеса стоимостью 60 миллиардов долларов. [15] Хотя неизвестно, какая часть этих доходов связана с товарными знаками, отрицательное решение могло существенно повлиять на доходы Google. [15]
После Второго округа решения по делу Rescuecom Corp. против Google Inc. стало справедливо установлено, что реклама по ключевым словам удовлетворяет критериям «использования в коммерческих целях» при прямом нарушении прав на товарный знак. [16] [17] Это решение сместило вопрос о том, имела ли компания действительную претензию на товарный знак против Google AdWord, на вопрос о том, может ли владелец товарного знака доказать вероятность путаницы. [18] Вывод суда по делу Розетта Стоун против Google о существовании действительно существенного фактического вопроса о намерениях Google, фактическом замешательстве клиентов и об искушенности потребителей первоначально рассматривался как предоставление владельцам товарных знаков возможности доказать вероятность путаница в прямых исках против Google и других рекламодателей по ключевым словам. [18] Однако мировое соглашение сторон лишило возможности доказать эту теорию и, по сути, решило последнюю серьезную проблему новой политики Google в отношении товарных знаков. [2] В настоящее время, благодаря многочисленным победам Google в исках о нарушении прав на товарные знаки в Соединенных Штатах, а также недавней победе Google в Европейском суде , комментаторы начинают заявлять, что рекламные программы поисковых систем по ключевым словам защищены от исков о нарушении прав на товарные знаки. [2]
См. также [ править ]
Общая информация [ править ]
- Товарный знак
- Нарушение прав на товарный знак
- Размывание товарного знака
- Юридические аспекты вычислений
- Киберправо
- Виртуальная собственность
Дела [ править ]
- Rescuecom Corp. против Google Inc. 562 F.3d 123 (2-й округ 2009 г.).
- 1-800 Contacts против Lens.com, 2013 г., WL 3665627 (10-й округ 2013 г.).
- Brookfield Communications, Inc. против West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036 (9-й округ 1999 г.).
- Network Automation, Inc. против Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9-й округ 2011 г.).
- Google France против Louis Vuitton , Суд ЕС, Решение от 23 марта 2010 г., C-236/08 по C-238/08.
Ссылки [ править ]
- ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г час я дж к л м н О п д р с т в v В Икс Розетта Стоун против. Google , 676 F.3d 144 (4-й округ, 2012 г.).
- ^ Перейти обратно: а б с д «Еще одно подтверждение того, что Google выиграл битву за товарные знаки AdWords по всему миру» , Forbes , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Как именно работает Google AdWords?» , Forbes , дата обращения 22 февраля 2014 г.
- ^ Майлз, Дэвид. «Секреты аукциона Google Ads» . Машина КПК . Проверено 6 сентября 2019 г.
- ^ «Обновление политики в отношении товарных знаков в тексте объявлений США» , Inside AdWords , blogspot , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ «Больше доказательств того, что конкурентная реклама по ключевым словам приносит пользу владельцам товарных знаков» , Forbes , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Жалоба Rosetta Stone против Google , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г час я дж к л м н О Розетта Стоун против Google , 730 F. Supp. 2д 531 (2010).
- ^ Перейти обратно: а б с д Это «Закон Лэнхема» . Проверено 22 февраля 2015 г.
- ^ George & Co., LLC против Imagination Entm't Ltd. , 575 F.3d 383 (4-й округ, 2009 г.).
- ^ Перейти обратно: а б Inwood Labs против Ives Labs , 456 F.3d 844 , 850 n.10 (Верховный суд, 1982 г.).
- ^ Перейти обратно: а б Tiffany Inc. против eBay, Inc. , 600 F.3d 93 (2-й округ 2010 г.).
- ^ «Разбавление (торговая марка)» , Юридический словарь Wex , Юридический факультет Корнельского университета , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Иск Rosetta Stone и Google Settle о товарных знаках» , Reuters , Reuters , 31 октября 2012 г. , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Доходы Google выше, но прибыль не соответствует ожиданиям» , New York Times , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Rescuecom Corp против Google , 562 F.3d 123 (2-й округ 2009 г.).
- ^ Второй судебный процесс утверждает, что продажа рекламы по ключевым словам Google может быть использована в коммерции - Rescuecom против Google, Блог о законе о технологиях и маркетинге , 3 апреля 2009 г. , получено 22 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Ирен Сулейман, Доказательство вероятности путаницы остается тяжелой битвой для владельцев торговых марок в случаях рекламы по ключевым словам » , Berkeley Tech. Л. Дж. Болт , Технологический институт Беркли. Эл Джей Болт , получено 22 февраля 2014 г.
Дальнейшее чтение [ править ]
- Эйткен, Бенджамин. «РЕКЛАМА, СВЯЗАННАЯ С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ, НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ GOOGLE» . Обзор закона и технологий герцога.
- Голдман, Эрик (28 сентября 2014 г.). «Владельцы товарных знаков просто не могут выиграть дела о рекламе по ключевым словам — EarthCam против OxBlue» .
- Гольдман, Эрик (31 июля 2013 г.). «Еще больше доказательств того, что конкурентная реклама по ключевым словам приносит пользу владельцам торговых марок» . Форбс .
- Оррик, Сара Уэллс (1 сентября 2013 г.). «Расшифровка Розеттского камня: почему принцип предотвращения наименьших затрат открывает код для нарушения прав на товарный знак в рекламе по ключевым словам» . Журнал технологического права Беркли.
- Судебная интерпретация этого закона гласит, что природные явления, законы природы и абстрактные идеи сами по себе не подлежат патентованию (хотя конкретное применение закона природы или абстрактной идеи может быть патентоспособным). [1]
Внешние ссылки [ править ]
- Текст дела Розетта Стоун против Google , 676 F.3d 144 (4-й округ, 2012 г.) доступен по адресу: CourtListener Google Scholar Leagle 4th Circuit (ошибочное мнение)
- ^ См., например, «Совместные услуги Мэйо». против Лабораторий Промртеуса. Inc. , 132 S. Ct. 1289 (2012); Alice Corp. против CLS Bank Int'l , 134 S.Ct. 2347. 2359 (2014).